Ser o parecer: revocación de medidas cautelares contra Apple en Colombia

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Por medio de una publicación hecha en septiembre último comunicamos en este blog que, como medida cautelar, un juzgado civil de Bogotá había prohibido a Apple Colombia la importación, ofrecimiento y venta de equipos en Colombia que empleasen la tecnología protegida en dicho país por una patente considerada esencial para la implementación de tecnología estándar 5G, de titularidad de la empresa sueca Ericsson. Tal como se dijo entonces, esta medida podía conducir a que, eventualmente, el mercado colombiano quedase desabastecido de iPhones y de iPads. En su oportunidad, esta medida cautelar fue objeto de un recurso de apelación por parte de Apple Colombia.

Pues bien, el último 15 de noviembre, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ha emitido un pronunciamiento sobre el recurso de apelación, por medio de la cual ha decidido revocar las medidas cautelares adoptadas, con lo cual Apple Colombia se encuentra habilitada para seguir introduciendo en el mercado colombiano los equipos antes señalados.

En la presente publicación reseñaremos las razones por las cuales fueron revocadas las medidas cautelares en cuestión para, a continuación, analizar si dicha decisión se ajusta o no a los estándares que debe observar un pronunciamiento cautelar.

Es importante referir que Ericsson había planteado su pedido de medidas cautelares amparándose en la reivindicación 13 de la patente 36031. En particular, señaló que dicha reivindicación cubría una tecnología considerada esencial para la implementación de tecnología estándar 5G, por lo que cualquier equipo apto para para cumplir con dicho estándar se encontraría necesariamente dentro del ámbito de protección de la reivindicación citada. En este sentido, se sostuvo que la publicidad hecha por Apple con respecto a sus equipos conducía a establecer que estos implementaban los protocolos de red 5G. Ericsson respaldó estas afirmaciones a través de sendos dictámenes periciales.

Al plantear su recurso de apelación, Apple Colombia basó su defensa en los siguientes tres argumentos, respaldados todos también por un dictamen pericial:

    • Existen diferencias significativas entre el método definido por la reivindicación 13 de la patente 36031 y las partes del estándar 5G identificadas por Ericsson. En concreto, la norma 5G incorpora una técnica diferente a la descrita por la reivindicación en cuestión.
    • Inclusive si el objeto descrito por la reivindicación 13 de la patente 36031 fuese esencial para el estándar 5G, sería imposible que Apple Colombia la infringiese, debido a que dicha reivindicación define un método que en la actualidad no podría ejecutarse ya que no hay redes operativas 5G en Colombia.
    • Se ha identificado que en el estado de la técnica existen antecedentes que anticipan la materia reivindicada por la patente 36031, por lo que no debió haber sido concedida. Además, al presentar su solicitud, Ericsson no mencionó antecedentes relevantes del estado de la técnica.

Dicho lo anterior, la revocación de medidas cautelares por parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá se fundamentó en lo siguiente:

    • No es posible inferir de forma razonable que se infrinja la reivindicación 13 de la patente 36031, debido a que, al existir diferencias entre esta reivindicación y parte del estándar 5G según el dictamen pericial presentado por Apple Colombia, la patente no sería esencial a dicho estándar, lo cual se contrapone a lo señalado por los dictámenes presentados por Ericsson. Así pues, resulta anticipado dilucidar la existencia o no de la infracción en cuestión (incluso si es inminente), debiendo ser en el desarrollo de la acción que se efectúe el debate probatorio debido en aras de establecer cuál de dichos dictámenes resulta acertado y concluyente.
    • Asimismo, se debe tener en cuenta que Ericsson no habría puesto en conocimiento de la oficina de patentes colombiana el estado de la técnica correspondiente.

Sin perjuicio de la conclusión citada, la Sala Civil señaló que, a pesar de lo afirmado por Apple Colombia, no resultaba necesaria la materialización del uso del método protegido para que las medidas cautelares resulten procedentes, ya que las medidas cautelares tienen como fin impedir la comisión de la infracción.

Seguidamente, se hará un análisis sobre la revocación en cuestión. Ante todo, se debe tener en cuenta que la reivindicación 13 de la patente 36031 define un proceso con las siguientes características técnicas:

“Un método para obtener, en un dispositivo inalámbrico de una red de comunicación inalámbrica, una indicación de un recurso de señal de referencia en la red de comunicación inalámbrica, comprendiendo el método: recibir una indicación, desde un nodo de red, de una combinación de una pluralidad de componentes contenidos en uno o más bloques de recursos físicos de una ranura; y utilizando la combinación indicada de uno o más componentes para un recurso de señal de referencia, en el que el bloque de recursos físicos abarca una pluralidad de subportadoras, y en el que indicar la combinación de uno o más componentes incluye indicar uno o más índices de subportadora, en el que la indicación de uno o más índices de subportadora incluye un mapa de bits, y en donde cada bit en el mapa de bits corresponde únicamente a un índice de subportadora y un bit establecido en el mapa de bits indica que un componente ubicado en un índice de subportadora correspondiente al bit establecido es parte de la combinación de uno o más componentes usados para el recurso de señal de referencia.”

Cabe hacer énfasis en que ni el pronunciamiento de primera instancia, que decretó las medidas cautelares en contra de Apple Colombia, ni el de segunda instancia, que las revocó, se fundaron en la confrontación de los pasos definidos por la reivindicación en cuestión y los pasos o etapas que emplean o podrían llegar a emplear los equipos de dicha empresa. Después de todo, la procedencia de un caso de infracción de patente presupone el estudio de las características que presenta la realización controvertida.

Ahora bien, lo dicho no se encuentra dirigido a rechazar el criterio lógico asumido por ambas instancias; después de todo, los fallos no se encontraban dirigidos a determinar inequívocamente la comisión o inminencia de una infracción, sino, apenas, a constatar indicios que permitieran presumir su existencia.

En este caso, la presunción inicial venía dada por el hecho de que, según lo planteado por Ericsson, la reivindicación 13 de la patente 36031 cubre una tecnología considerada esencial para la implementación del estándar 5G, lo que podía hacer presumir que ciertos equipos de Apple Colombia se encontraban dentro del ámbito de protección de dicha reivindicación, en la medida que sus anuncios difundían que aquellos eran aptos para implementar tal estándar. Por lo demás, no parece estar en discusión que los equipos de Apple Colombia sean dispositivos capaces de implementar el estándar 5G, en tanto esta empresa no ha negado ello. Desde luego, a efectos de generar la presunción de una infracción o la inminencia de ella, todo esto podría considerarse suficiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el argumento principal planteado por Apple Colombia, que fue finalmente acogido por la segunda instancia, fue que la norma 5G incorpora una técnica distinta a la descrita por la reivindicación 13 y que, por tanto, no podría concluirse sin más que sus equipos implementaban la materia definida por dicha reivindicación.

Aquí cabe hacer una primera observación. Al revocar las medidas cautelares, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá señaló que era anticipado dilucidar la existencia de la infracción o de su inminencia, debido a que los dictámenes presentados por ambas partes resultan contrapuestos; no obstante, ¿no es acaso común que en un proceso las partes y las pruebas que respaldan sus argumentos presenten posiciones contrapuestas? Más aún, como instrumento procesal de carácter provisorio, las medidas cautelares no tienen como fin dilucidar la existencia de la infracción o de su inminencia, sino únicamente si existen pruebas que permiten presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia.

Quizás, lo pertinente hubiese sido que la segunda instancia determine en qué medida el dictamen pericial presentado por Apple Colombia la condujo a convencerse de que, al menos preliminarmente, el estándar 5G se diferencia de la materia definida por la reivindicación 13, resaltando a este efecto en qué aspectos concretos radicaría tal diferencia. No obstante, la motivación de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá carece de un razonamiento como el señalado. Al respecto, debe ponerse especial consideración en que, como se ha expuesto líneas arriba, la reivindicación 13 define un proceso constituido por una serie de pasos, por lo que concluir que este difiere de la tecnología estándar 5G requeriría indicar con claridad cuál o cuáles de los pasos descritos en la reivindicación se encuentran ausentes en dicho estándar. Demás está señalar que la definición del alcance de protección que brinda una patente no se limita al sentido literal de su tenor, sino que puede hacerse extensivo a medios equivalentes, por lo que para llegar a la conclusión antes dicha tendría que establecerse además que los pasos distintos hallados no son ni siquiera equivalentes.

Pues bien, no se desprende de la decisión revocatoria en análisis que el dictamen pericial de Apple Colombia contenga una apreciación basada en la metodología antes indicada. Así, a falta de lo indicado, no sería posible llegar razonablemente a la conclusión de que el estándar 5G difiere de la reivindicación 13. Por lo dicho, se estima que la presunción hecha para adoptar las medidas cautelares en primera instancia no habría quedado sin sustento, por lo que, tal vez, lo más apropiado era que se confirmen estas medidas.

Aunado a lo anterior, se debe considerar que en los casos en los que se alega una infracción a una patente que protege un proceso, la carga de la prueba descansa sobre el demandado según el artículo 240 de la Decisión 486, que prevé el régimen comunitario andino de patentes, por lo que Apple Colombia tiene que demostrar además que los procesos que sus equipos son capaces de implementar no se encuentran dentro del ámbito de la reivindicación 13, cosa que tampoco habría hecho.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe destacar que, de forma correcta, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá subrayó que no es necesario que se materialice en Colombia el uso del estándar 5G para poder dictar medidas cautelares, ya que estas tienen como fin impedir la comisión de la infracción o evitar sus consecuencias, por lo que no resultaría relevante en el presente caso que en Colombia no haya redes operativas 5G para que los dispositivos de Apple Colombia ejecuten el estándar en cuestión.

Lo actuado en este caso denota que, al analizar la viabilidad de dictar medidas cautelares por infracción de patentes, existen instancias judiciales en Colombia que persiguen llegar a una verdad concluyente, cosa que pone en peligro la naturaleza y fines de tales medidas, para cuya adopción no es necesario llegar a una determinación absoluta sobre la existencia de la infracción alegada, sino, únicamente, apreciar la existencia de indicios razonables de su comisión o inminencia, siempre, no obstante, a la luz de razones debidamente justificadas.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Abogado y candidato a doctor. Su investigación doctoral se centra en encontrar un nuevo diseño de protección de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, de modo que pueda ser incluido con éxito en el sistema internacional de patentes, tema que aborda desde su experiencia como funcionario en la Oficina de Patentes de Perú (Indecopi). Fundador del podcast YachayPAT, especializado en difundir temas de propiedad intelectual.

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