El regreso de las patentes muertas

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El reciente 16 de mayo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de Perú – Indecopi (en adelante, la Sala) emitió una resolución por medio de la cual restableció los derechos de exclusión de una patente que previamente había sido declarada nula en primera instancia pero que, para cuando la Sala emitió la resolución aludida, el plazo de duración de veinte años ya había vencido. Pero, ¿ello es legalmente viable bajo el régimen comunitario andino de patentes? Este breve artículo se encuentra dirigido a demostrar que no. Para ello, en primer lugar, pasaré a narrar los hechos que dieron lugar a la resolución objeto de discusión, para luego efectuar el análisis respectivo.

Breve cronología de los hechos

El caso se remonta al 9 de junio de 2006, cuando la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales de Perú (Adifan) inició una acción que perseguía que la autoridad peruana en materia de patentes declare la nulidad de una patente de propiedad de la empresa Eli Lilly and Company (en adelante, Eli Lilly) que cubría un procedimiento farmacéutico (procedimiento de glicosilación estereoselectiva), registrada bajo título 396 (en adelante, patente 396). Es de señalar que esta patente fue solicitada allá en el año 1993, por lo que su caducidad habría operado legalmente en el año 2013.
Adifan aducía que la invención protegida por la patente 396 carecía de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

El 31 de mayo de 2007, la primera instancia administrativa declaró la nulidad de la patente 396 tras determinar que el invento protegido carecía de nivel inventivo. Esta decisión fue objeto de un recurso de apelación, el cual entonces pasó a ser visto en segunda instancia administrativa por la Sala. El 18 de enero de 2008 fue emitido el pronunciamiento final, por medio del cual fue confirmada la declaración de nulidad hecha en primera instancia.
Ahora bien, esta historia no termina aquí, ya que, de acuerdo con la normatividad peruana, es posible impugnar ante el Poder Judicial las decisiones adoptadas en última instancia por la Sala. Es así que fue iniciada una larga batalla legal que concluyó en octubre de 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró nula la decisión de la Sala. Nótese que el proceso en el Poder Judicial fue sumamente largo (casi más de trece años) y que en el ínterin ya se habían cumplido los veinte años de duración de la patente 396 (lo cual tuvo lugar en el año 2013).

Vale indicar que Eli Lilly había señalado ante el Poder Judicial que, para resolver el caso, la Sala se había basado en un informe técnico que no le había sido notificado antes de que se emitiera la decisión final, lo que había recortado su derecho de defensa. Este argumento fue acogido por la Corte Suprema, que, al decidir la nulidad de la resolución de la Sala, ordenó a ésta que, antes de resolver nuevamente el caso, procediera a notificar el informe en cuestión.

Llegamos así al año 2022. Tras notificar a las partes el informe técnico y recibir los argumentos de defensa respectivos, la Sala emitió una nueva decisión. Esta vez, determinó que algunas de las realizaciones preferidas de la reivindicación 1 de la patente 396 sí eran inventivas, por lo que dispuso revocar parte de lo resuelto en primera instancia y, por sus efectos, declarar infundada la acción de nulidad respecto a las realizaciones consideradas inventivas (después de todo, la normatividad andina permite la anulación parcial de una reivindicación). Aquí es importante reiterar que el año 2013 ya se habían cumplido los veinte años de vigencia de la patente 396; entonces, al declarar infundada la acción de nulidad sobre algunas de las realizaciones reivindicadas, la Sala ordenó restablecer la patente en dicho extremo por el plazo de cinco años, 4 meses y 28 días, contado a partir de la notificación de la sentencia de la Corte Suprema al Indecopi, ello tras señalar que, cuando en el 2008 declaró la nulidad de la patente, se había interrumpido el plazo de vigencia de la patente.

Cabe indicar que el plazo de restablecimiento aludido fue establecido a partir del tiempo transcurrido entre el 24 de enero de 2008, cuando la Sala notificó aquella lejana resolución que declaró la nulidad de la patente 396 en una primera oportunidad, y el 28 de octubre de 2021, cuando fue notificada al Indecopi la sentencia de la Corte Suprema que declaró la nulidad de dicha resolución.

Pero, ¿tal restablecimiento de derechos es viable en el Perú?

Lo primero que llama la atención al revisar la resolución por medio de la cual la Sala restableció parte de la patente 396 es que no justifica dicha decisión en función a base legal alguna. De hecho, no podría hacerlo, ya que ni el marco comunitario andino en materia de patentes ni la reglamentación nacional peruana prevén que se pueda otorgar un plazo adicional de protección de patente por una interrupción de su vigencia como consecuencia de una declaración de nulidad posteriormente dejada sin efecto por el Poder Judicial.

El único supuesto de ajuste del plazo de vigencia de patentes aplicable en el Perú se da ante el retraso irrazonable en el trámite de su concesión -más de cinco años desde la presentación de la solicitud hasta la fecha de concesión, y tres años desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha de concesión- (artículo 32 del Decreto Legislativo N° 1075), y solo puede ser invocado dentro del término de treinta días contado desde que queda consentida la resolución que concede la patente. Por lo demás, se debe tener en cuenta que el marco comunitario andino en materia de patentes ordena que el plazo de duración de las patentes es de veinte años contado desde la fecha de la solicitud (artículo 50 de la Decisión 486), por lo que tras el fin de este plazo -o, de ser el caso, el fin del plazo adicional concedido en base al ajuste por retraso irrazonable- la materia reivindicada pasará al dominio público.

Cabe hacer énfasis en que el objeto de las disposiciones normativas enunciadas en el párrafo anterior es brindar seguridad jurídica a la sociedad, al asegurar a ésta cuándo podrá iniciar la libre explotación de materia que hasta una fecha previamente determinada gozaba de la protección de una patente.

Por lo expuesto, se puede afirmar que, aunque la decisión de la Sala de restablecer la vigencia de la patente 396 por un período adicional parece buscar justicia para su titular, quien no pudo hacer efectivo su derecho de exclusividad por un período determinado como consecuencia de una nulidad posteriormente dejada sin efecto, constituye un acto que no solo no encuentra un respaldo legal sino que se encuentra reñido con el plazo de vigencia que la normatividad comunitaria fija para las patentes, lo que, a la postre, afecta la seguridad jurídica con que contaba la sociedad, que sabía de antemano cuándo la materia reivindicada pasaría a ser de libre uso.

Pero, entonces, qué solución se le puede dar al titular de una patente en la circunstancia antes descrita. En opinión de quien suscribe el presente, resolver el caso de un modo consistente con el artículo 50 de la Decisión 486 implica asumir que, una vez transcurrido el período de veinte años, la patente ha perdido su vigencia. En todo caso, si en última instancia la autoridad determinase que la invención sí cumplía con los requisitos de ley, lo que correspondería sería declarar infundada la acción, habilitando al titular de la patente a iniciar las acciones legales pertinentes para reclamar la o las indemnizaciones correspondientes por los daños y perjuicios ocurridos durante el tiempo en que la patente no pudo surtir sus plenos efectos legales, ello de modo consistente con el artículo 241 literal b) de la Decisión 486. Esto aseguraría que el titular de la patente exija y recupere el patrimonio menoscabado como producto de las infracciones acaecidas en el tiempo en que no pudo hacer efectivos sus derechos de exclusividad sin que se vea afectada la seguridad jurídica que ofrece a la sociedad el plazo de caducidad del artículo 50 de la Decisión 486.

Cabe indicar que la Decisión 486 ofrece similar solución para aquellos casos en los que el titular de una patente no pudo hacer efectivos sus derechos de exclusión mientras su solicitud todavía se encontraba en trámite. En efecto, el artículo 239 de la Decisión 486 establece que el titular de una patente cuenta con el derecho de reclamar los daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención ocurrido durante el período comprendido entre la fecha en que la solicitud adquirió carácter público y la fecha de concesión de la patente. El período en cuestión se encuentra dentro del plazo de duración de la patente según el artículo 50 de la Decisión 486 (veinte años desde la solicitud) y, como se puede advertir, es imposible jurídicamente ejercer derechos de exclusividad respecto de la materia reivindicada; no obstante, el sistema comunitario andino de patentes prevé como solución facultar al titular de la patente a reclamar los daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención por parte de terceros. Así pues, la solución legal en estos casos no ha sido brindar al titular de la patente un derecho de exclusividad compensatorio por el período en que no pudo hacer efectivo su derecho de exclusión, sino asegurar que obtenga un justo resarcimiento económico por los daños y perjuicios ocasionados.

En suma, existe un problema que se puede producir a raíz de un pronunciamiento que, revocando una decisión hecha en primera instancia, sostenga que una patente fue correctamente concedida, y que ello suceda cuando ya ha vencido el plazo de duración de la patente; sin embargo, otorgar un plazo de exclusividad compensatorio, confiriéndole “nueva vida a una patente muerta”, no es una solución que tenga respaldo legal y, más bien, contraviene la seguridad jurídica que busca ofrecer el sistema de patentes.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

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