Formas de ver las formas: protección de signos tridimensionales en la CAN e infracciones marcarias en casos de franquicia

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Estimados lectores, este mes traemos noticias que serán de particular interés para quienes practican o están familiarizados con el derecho marcario y tienen como base sendos pronunciamientos realizados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). Vamos allá.

Reglas para analizar el registro de un signo tridimensional en la CAN

El 6 de mayo último, el TJCA ha emitido sentencia en el Proceso 81-IP-2020, brindando su interpretación sobre las reglas que deberían tener en cuenta las oficinas de propiedad industrial de los países miembros de la Comunidad Andina al momento de analizar la protección de una marca tridimensional. Vale indicar que esta sentencia fue emitida como consecuencia de un pedido de interpretación prejudicial formulado por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) en un caso en el que la empresa Hewlett Packard Enterprise Development LP busca protección para el siguiente signo tridimensional (clase 9 de la Clasificación de Niza):

De este modo, el TJCA ha listado los siguientes aspectos a considerar en el análisis de registrabilidad de signos tridimensionales:

  • Identificar y excluir del análisis las formas de uso común en el mercado o en parte de éste.
  • identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases.
  • Si la exclusión realizada conforme a los puntos anteriores llegara a reducir el signo de tal manera que hiciera inoperante el análisis, éste deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.
  • Efectuado lo anterior, el examen deberá hacerse partiendo por los elementos que aportan distintividad (elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente).
  • No deberán tenerse en cuenta elementos accesorios, tales como el etiquetado. Ahora bien, si el signo llegase a gozar de distintividad en virtud de elementos adicionales, tales como elementos denominativos o gráficos, y no por la forma en sí misma, no se estaría en rigor ante un signo tridimensional, sino ante un signo mixto (elemento denominativo más componente tridimensional, elemento figurativo más componente tridimensional, elementos denominativo y figurativo más componente tridimensional).

Dicho lo anterior, ahora queda en manos de la autoridad judicial peruana determinar si el signo antes mostrado reúne las condiciones necesarias para ser protegida.

Afirmación de competencia para determinar vigencia de franquicia en casos de infracción marcaria

El 6 de mayo el TJCA también emitió sentencia en el Proceso 15-IP-2020, como consecuencia de un pedido de interpretación prejudicial realizado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (Colombia) a efectos de que determinar si el juez que conoce una acción por infracción marcaria supeditada a la vigencia de un contrato de franquicia tiene competencia para determinar tal vigencia, ello a raíz de un litigio iniciado por la compañía Kentucky Fried Chicken Internarional Holdings, Llc. contra Alimentos y Productos del Caribe S.A.S. por el uso de las marcas KFC (mixtas), KFC (denominativas), KENTUCKY (denominativas), KENTUCKY FRIED CHICKEN (denominativas), CORONEL SANDER RECIPE (denominativas), CORONEL SANDERS (denominativas), CORONEL (denominativas) y FIGURATIVA.

Sobre el particular, se ha señalado que si un contrato de franquicia dejase de estar vigente, el uso que hiciera el franquiciado sobre las marcas licenciadas luego de su finalización supondría una infracción a los derechos del franquiciante. Bajo este postulado, se ha señalado que el juez competente para resolver la demanda o denuncia por infracción cuenta con las facultades del caso para determinar la vigencia o eficacia del contrato en cuestión, ya que ello es condición necesaria para determinar la comisión de la infracción alegada.

Eso es todo de momento. Nos reencontramos el próximo mes con más noticias del otro lado del charco. Hasta entonces.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

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