Ya lo pasado, pasado: Perú y non bis in idem en materia de patentes

Desde la barra Análisis Ya lo pasado, pasado: Perú y non bis in...
- Advertisment -

El reciente 5 de octubre, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi (en adelante, Comisión de Invenciones), órgano competente para resolver acciones por infracción en materia de patentes en Perú, emitió la Resolución 107-2021/CIN-INDECOPI, pronunciamiento que sienta bases importantes para someter a evaluación si la presentación de una acción por infracción en dicho país afecta el principio de cosa decidida o non bis in idem frente a un caso anterior en el que la parte reclamada fue absuelta de responsabilidad. Bajo los estándares que subyacen el principio de cosa decidida, propio del derecho sancionador, el pronunciamiento en cuestión recalca la necesidad de evaluar si todo nuevo caso de infracción resulta idéntico a uno anterior que ya se encuentra resuelto y firme, en términos del sujeto (identidad subjetiva), hechos (identidad objetiva) y fundamento (identidad causal). En particular, se ha abordado cómo se debe conducir el análisis de identidad objetiva, a efectos de determinar si la acción se basa en nuevos hechos o no.

Para poner en contexto al lector sobre los hechos que envolvieron el caso concreto, resulta pertinente señalar que ante la Comisión de Invenciones fue presentada una primera acción en contra de una empresa por la construcción y uso de una laguna artificial que, según el reclamo realizado, infringía el alcance de cuatro patentes, dos de las cuales cubrían una estructura y un proceso de filtración de agua, respectivamente. Conviene señalar que en aquella oportunidad se concluyó que ni la estructura de la laguna artificial de la empresa reclamada ni su proceso de filtración de agua se encontraban dentro del alcance de protección de las patentes citadas, ya que, a pesar de presentar ciertas características afines, no presentaban todas las características definidas por las reivindicaciones principales protegidas.

La decisión antes señalada fue consentida por la parte accionante, por lo que adquirió carácter firme. Vale la pena hacer énfasis en que la determinación realizada en el caso citado precedentemente denota que el análisis realizado por la Comisión de Invenciones a efectos de constatar la comisión de la infracción imputada se guio por el principio de simultaneidad de elementos (all-elements rule), en virtud del cual únicamente se puede concluir que un caso de infracción es fundado si la realización que es objeto de controversia presenta, de manera simultánea, todas las características técnicas de la materia reivindicada por la patente base de la acción.

Ahora bien, con posterioridad, se llegó a plantear una nueva acción por infracción en contra de la misma empresa al amparo de las antes citadas patentes para la estructura y el proceso de filtración de agua, alegándose que la laguna artificial que había sido objeto de revisión en el primer caso había sufrido ciertas modificaciones que conducían a establecer que su estructura y el proceso de filtración de agua respectivo se encontraban dentro del alcance de protección de tales patentes. En este caso, la titular de las patentes manifestó que el cambio de los componentes y etapas de la laguna artificial de la empresa reclamada daba lugar a la constitución de hechos diferentes a los vistos en la primera acción y que, en consecuencia, no podría haber una afectación al principio de cosa decidida o non bis in idem.

Tras analizar lo actuado en el segundo caso, la Comisión de Invenciones hizo énfasis en lo siguiente:

“[R]esulta relevante señalar que, en tanto el principio non bis in idem busca mantener inalterable toda declaración efectuada sobre la legalidad o ilegalidad de una conducta y de las consecuencias jurídicas respectivas, debe quedar claro que cuando en un procedimiento de infracción de patente se determina de manera firme que el objeto materia de reclamo no se encuentra dentro del ámbito de protección de la patente que sustenta la acción por comprender características que difieren de la materia reivindicada por ésta, la permanencia de dichas características en el objeto en cuestión debe brindar la seguridad suficiente de que la futura explotación del mismo no podrá ser materia de una nueva acción que persiga establecer una afectación a la misma patente, aun cuando el resto de las características de dicho objeto sufra alguna variación, dado que la concurrencia simultánea de las características que condujeron a establecer que tal patente no era vulnerada constituye mérito suficiente para asegurar que el producto o proceso en cuestión se encuentran fuera del alcance de protección respectivo, ello en virtud del principio de simultaneidad de todos los elementos.

Por lo expuesto, en el análisis de una posible vulneración al principio de cosa decidida non bis in idem, no podrán considerarse hechos nuevos los actos de explotación realizados sobre un producto o proceso que incorpora las características técnicas que, según lo decidido en un caso firme, condujeron a establecer que dicho producto o proceso se encontraba fuera del ámbito de protección de la patente.”

A la luz de la interpretación anterior, se llegó a concluir que, en el segundo caso visto, la acción por infracción afectaba el principio de cosa decidida en el extremo vinculado a la imputación efectuada en base a la patente que cubre la estructura de la laguna, ya que la estructura de la empresa reclamada conservaba las características que en el primer caso condujeron a establecer que ésta se encontraba fuera del ámbito de protección de dicha patente. Por otro lado, se determinó que no ocurría lo mismo con la imputación efectuada en base a la patente sobre el proceso de filtración de agua, ya que el proceso empleado por la reclamada ya no presentaba las condiciones que, según lo visto en el primer caso, conducían a establecer que difería de dicha patente, concluyéndose así que la acción seguida en dicho extremo no vulneraba el principio de cosa decidida, razón por la que seguidamente se procedió a analizar si, en efecto, el empleo de dicho proceso vulneraba los derechos derivados de la patente citada.

A efectos de graficar lo anterior, supongamos que se iniciara una acción en base a una patente que presentase los elementos “a”, “b”, “c” y “d”, y que finalmente fuese desestimada tras concluirse que, aunque la realización materia de litis presenta los elementos “a” y “b”, difiere en cuanto a los elementos “c” y “d”. Si dicha decisión adquiriese carácter firme, la persona que hubiese sido emplazada con la acción habría de tener plena certeza de que, mientras su realización conserve las características que, según lo establecido, difieren de los elementos “c” y “d”, no podría ser emplazada con una nueva acción en su contra sin que el principio de cosa decidida se viese afectado, aun cuando, por ejemplo, reemplazara los elementos “a” y “b”, que inicialmente incorporaba su realización, por otros elementos.

En el sentido expuesto, la conservación de las características que condujeron a que en un caso concreto se hubiese determinado que la realización introducida en el mercado por una persona se encontraba fuera del ámbito de protección de una patente debe constituir garantía suficiente de que en el futuro no podría formularse contra ella una nueva acción formulada a la luz de la misma patente, ya que, bajo el principio de simultaneidad de elementos, bastaría la sola presencia de dichas características para descartar la comisión de una nueva infracción. En otras palabras, según la interpretación de la Comisión de Invenciones, la incorporación de características diferentes a las que fueron materia de análisis en una primera acción por infracción no da lugar, sin más, a la constitución de nuevos hechos, antes bien, se tendrá que analizar si la realización cuestionada conserva las características que, según el primer caso, conducían a establecer que ésta se encontraba fuera del alcance de la patente.

Como es de apreciar, el pronunciamiento reseñado da cuenta de la construcción de un marco en materia de observancia de patentes que debería brindar mayor seguridad jurídica a los agentes que participan en el mercado peruano y que tiene como soporte principal la aplicación del principio de simultaneidad de elementos, asegurándose que, bajo ciertas condiciones, lo pasado quede definitivamente en el pasado.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

LO ÚLTIMO

Must read

-COM(2011) 287 final (Bruselas, 24.5.2011): COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL...
- Advertisement -

Quizá también te gusteRELACIONADOS
Recomendados para ti