Cuando el confundido es el juez

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Este post ha sido escrito por Paweł Poznański, abogado en ZM LEGAL.

En el mundo de la propiedad industrial, nosotros, los practicantes, estamos acostumbrados a que el consumidor medio sea la persona que se puede confundir. Sin embargo, no siempre es así, de hecho puede ser al revés. Echadle un ojo a esto…

En principio es algo obvio. El consumidor medio no existe en realidad, tiene un carácter abstracto. Para resolver el caso, el juez es la persona que tiene que ponerse en la posición del consumidor medio. Pero a veces el consumidor en sí mismo es la persona que puede confundir al juez. Esto puede suceder, por ejemplo, en los casos donde hay que probar el renombre o el carácter distintivo adquirido de una marca. ¿Por qué?

Según las prácticas bien establecidas en el ámbito de la UE, los estudios de mercado suelen presentarse como pruebas para demostrar el carácter distintivo adquirido o el renombre de una marca. En estos el consumidor, como sujeto del estudio, puede confundir al juez con sus respuestas.

CP12 – Ayuda mucho, pero no en todo

En marzo de este año, la EUIPO publicó la Comunicación Común CP12 “La prueba en el procedimiento de recurso sobre marcas: cumplimentación, estructura y presentación de las pruebas, y tratamiento de las pruebas confidenciales” (en adelante CP12). La CP12 brinda un conjunto de principios rectores, no vinculantes, en relación con las pruebas en los procedimientos de recurso sobre marcas. No obstante, esos principios rectores también pueden aplicarse en los casos que lleguen a primera instancia. La CP12 presenta varios tipos de pruebas y las reglas correspondientes para su admisibilidad. Lo interesante es que casi el 1/6 del contenido de la CP12 se refiere a los estudios de mercado, en particular, las encuestas.

Entre otros, la CP12 presenta unas pautas de cómo preparar las preguntas o cuál debería ser el tamaño de la muestra. La CP12 contiene una lista de comprobación – una herramienta de apoyo para evaluar el contenido- y el método de realización de una encuesta. En la lista de comprobación se encuentra una pregunta sobre el nivel de confianza “suficentemente fiable” de la muestra y un margen de error específico. Desafortunadamente, no hay nada sobre el nivel de confianza que posee el consumidor respondiendo a la pregunta durante la encuesta.

En mayo de este año, cuatro profesores de la Universidad de Nueva York publicaron el siguiente artículo: The role of consumer uncertainty in Trademark Law: An experimental and theoretical investigation. El artículo establece que no se toma en cuenta la casi inexistencia, en los procedimientos de marcas, de la incertidumbre del consumidor que participa en las encuestas del mercado.

A pesar de que los procedimientos en Estados Unidos (territorio al cual se refieren los profesores) son diferentes de lo que conocemos en la UE, hay similitudes. Si una parte alega que la marca goza de renombre, una de las herramientas para probarlo es la encuesta/estudio de mercado.

Aunque no toda encuesta es fiable. Como escriben los profesores, hay numerosas personas encuestadas reacias a admitir que no saben de algo o no tienen opinión sobre un asunto. Esto crea la percepción de que los encuestados están más seguros de sus respuestas de lo que realmente están. Con lo cual, el juez puede confundirse, y en muchos casos así será.

La incertidumbre que no debe tenerse en cuenta

Los profesores enfatizan que uno de los asuntos más relevantes del comportamiento del consumidor en el mercado es su actitud y convicción. Por convicción hay que entender la confianza, de que un producto tiene su origen en una empresa particular. En caso de que la actitud o la convicción del consumidor sea débil, esto afecta a la pertinencia de la encuesta como instrumento probatorio de la distintividad o reconocimiento de la marca. Las respuestas inciertas en las encuestas raramente pueden convertirse en un comportamiento en el mercado. Alguien que responde con incertidumbre no necesariamente se comportaría del mismo modo en la realidad del mercado. Por consiguiente, como dicen los autores del artículo arriba citado: “Weakly-held beliefs, ambivalent responses and nonattitudes do not necessarily translate into conduct in the marketplace, or more concretely, into any apreciable harm to the owner of a mark”.

En las encuestas no se examina el grado de convencimiento del consumidor cuando da la respuesta a la pregunta. Por lo tanto, en la evaluación de las respuestas de una encuesta, no hay división entre las respuestas ambivalentes o inciertas, de las cuales no se derivarán las conductas concretas de los consumidores, y las respuestas de las personas muy convencidas de lo que dicen. Todas las respuestas se evalúan como un conjunto unitario. No obstante, en caso de las respuestas de las personas muy convencidas de lo que dicen, hay más probabilidad de que las respuestas se traduzcan en un comportamiento concreto (quizás perjudicial) en el mercado.

Los profesores han propuesto una solución. Durante la encuesta del mercado se podría al mismo tiempo preguntar sobre la certeza del consumidor en cuanto a su respuesta. Otra opción es, tras preguntar a un consumidor sobre un asunto, preguntarle sobre su convicción. Se puede medir la certeza del consumidor pidiéndole que especifique una de las siguientes respuestas:

  • Definitivamente es el nombre de la marca / genérico;
  • Muy probablemente el nombre de la marca / genérico;
  • Algo probable que sea el nombre de la marca / genérico;
  • No estoy seguro.

Una vez obtenidos los resultados, los profesores recomiendan enfocarse en las respuestas con el mayor grado de certeza (definitivamente o muy probablemente). Si sólo se tienen estas últimas en cuenta, el porcentaje de los votos a favor de la marca o nombre genérico será posiblemente más bajo que en los procedimientos corrientes, pero estará basado en las respuestas más fiables.

La información derivada de la encuesta de mercado modificada, que destaca el nivel de la certeza del consumidor, debería tener más valor probatorio como tal. En caso de que el resultado de la encuesta sea que la mayoría de los participantes no está segura de su respuesta, la parte del procedimiento que ha presentado dicha encuesta tendrá dos opciones: presentar otra prueba más convincente para respaldarlo, o, simplemente no presentar los resultados de la encuesta.

El artículo de los profesores de la Universidad de Nueva York es un buen arranque para un debate sobre la evaluación de las encuestas en los procedimientos de marcarios. No sabemos si el artículo va a cambiar la práctica corriente. No obstante, indica que hay que hacer para que la prueba de la encuesta sea más fiable. Además, evita que el confundido sea el juez.

Lvcentinvs
Desde la Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs y la Universidad de Alicante (España), información actualizada sobre los avances en materia de propiedad intelectual y de Derecho internacional privado para juristas europeos e iberoamericanos.

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