¿Quítate tú pa’ ponerme yo?: diseños vs marcas tridimensionales en la Comunidad Andina

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El reciente 10 de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal) ha emitido interpretación prejudicial en el Proceso 476-IP-2019, a pedido de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Colombia. Por medio de dicha sentencia, el Tribunal ha establecido posición frente a supuestos de infracción de derechos de propiedad industrial por el presunto riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional. Cabe señalar que este pronunciamiento es correlato de un litigio iniciado por Crocs Inc. contra Evacol S.A.S. por infracción a los derechos derivados de una marca tridimensional de la primera, consistente en la forma de un zapato de goma tipo zueco (tal como se muestra en la imagen), en un escenario en el que la última había registrado previamente un diseño industrial sobre un modelo similar (tal como se muestra en la imagen), el mismo que, de acuerdo con lo alegado, había sido introducido al comercio con muchos años de anterioridad al otorgamiento de la marca en cuestión y que, eventualmente, podría haber dado lugar a la coexistencia pacífica de los productos comercializados por ambas empresas.

A través de la interpretación prejudicial citada, el Tribunal reconoce que, independientemente de la diligencia o falta de ésta de las oficinas de propiedad industrial, es posible la existencia de un diseño y una marca tridimensional de titulares distintos que recaigan sobre formas idénticas o similares; no obstante, el Tribunal no deja de subrayar que resultaría extraño que luego de que se registre un diseño y se comercialicen productos con dicho diseño, se registre una marca tridimensional idéntica o similar, ya que la existencia previa de los productos con el diseño en cuestión generaría dudas sobre la necesaria distintividad de la marca. A su vez, el Tribunal considera extraño que con posterioridad al registro de una marca tridimensional se registre un diseño idéntico o similar a dicha marca, pues la existencia de esta marca y de los productos distinguidos por ella afectarían el requisito de novedad del diseño en cuestión.

Dicho lo anterior, resulta pertinente analizar si, como advierte el Tribunal, los escenarios descritos resultan extraños y si acaso los mismos podrían ser objeto de una falta de diligencia de las oficinas de propiedad industrial de la Comunidad Andina.

Empecemos por el escenario en el que se solicita y obtiene un registro de diseño con posterioridad al registro y uso de una marca tridimensional igual o similar por parte de otra persona. El Tribunal sostiene que ello sería extraño debido a que el registro y uso de la marca tridimensional en cuestión afectarían la novedad del diseño, de lo cual se colige que en dichos casos la oficina nacional debería rechazar el registro de dicho diseño. Dicho ello, es relevante hacer énfasis en que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Régimen Común de Propiedad Industrial), ninguna oficina nacional debe examinar de oficio la novedad del diseño objeto de una solicitud, salvo que se presentase una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño. Cabe señalar que esta regla fue prevista para que la tramitación de las solicitudes de registro de diseño cuente con la mayor celeridad posible, en beneficio de los usuarios del sistema.

Como es de ver, salvo la excepción prevista por el artículo 124, las oficinas nacionales de propiedad industrial de la Comunidad Andina no están llamadas a analizar el requisito de novedad cuando llega a sus manos una solicitud de registro de diseño. Así pues, el que una oficina otorgue el registro un diseño industrial cuya solicitud fue presentada con posterioridad al uso de una marca tridimensional igual o similar registrada por otra persona no resultaría una situación extraña en virtud del marco legal vigente y, por tanto, no podría se resultado de la falta de diligencia de dicha oficina.

Veamos el otro supuesto, en el que una marca tridimensional se registra luego de que otra persona registra un diseño idéntico o similar y comercializa productos que incorporan éste. Como se ha señalado, el Tribunal recalca que el registro de la marca en cuestión resultaría extraño en tanto la comercialización de los productos con el diseño aludido generaría dudas sobre la distintividad de la marca en cuestión. Resulta pertinente señalar ante todo que la Decisión 486 dispone que no pueden registrarse como marcas las formas usuales de los productos o sus envases [artículo 135 inciso c)] y aquellas que sean idénticas o similares a una marca previamente registrada o solicitada por un tercero para los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pudiese causar un riesgo de confusión o asociación [artículo 136 inciso a)]. A diferencia de lo que ocurre con la situación advertida en el párrafo anterior, la Decisión 486 no efectúa alguna excepción en cuanto al alcance de los requisitos que deben ser examinados por las oficinas nacionales competentes, por lo que éstas deben efectuar siempre el análisis de las condiciones antes citadas.

Ahora bien, es menester advertir que el uso previo de un diseño en el comercio no da lugar de forma automática a que la forma en cuestión pase a constituir una forma usual del producto o envase en cuestión, debiéndose señalar además que dicho uso podría darse en un sector totalmente diferente al de la marca tridimensional que se pretende proteger con posterioridad, lo cual conduce a establecer que la existencia de un diseño previo no necesariamente daría lugar a que la marca tridimensional en cuestión no pueda registrarse bajo lo establecido por el citado artículo 135 inciso c) de la Decisión 486. Por otra parte, el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 promueve que la autoridad realice el examen de una marca tridimensional frente a otras marcas registradas o solicitadas, mas no frente a diseños industriales. Por lo expuesto, contrariamente a lo afirmado por el Tribunal, el registro de una marca tridimensional igual o similar a un diseño industrial registrado y usado con anterioridad no necesariamente supone que dicha marca presente un conflicto en cuanto a su distintividad.

Sin perjuicio de lo anterior, la propia Decisión 486 prevé una solución a la situación aludida. En efecto, el artículo 136 inciso f) establece que no puede registrarse como marca aquel signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste. Como se puede apreciar, bajo el principio de defensa de derechos, la normatividad andina brinda a las autoridades nacionales competentes un instrumento idóneo para impedir el registro de una marca tridimensional que pudiese estar en conflicto con un diseño registrado a favor de un tercero previamente. Ahora bien, se debe acotar que esta regla está únicamente relacionada a derechos de propiedad industrial, por lo que no podría hacerse efectiva frente a diseños no registrados, ya que la Comunidad Andina no confiere protección a estos últimos.

Más allá de la opinión que sobre el particular tiene el Tribunal, éste ha incluido en su sentencia una muy discutible solución al posible conflicto existente entre marcas tridimensionales y diseños de propiedad de diferentes personas, al señalar que en dicho caso se debe privilegiar el registro más antiguo, en aplicación del principio “primero en el tiempo, primero en el derecho” (prior in tempore, potior in iure). Lamentablemente, el Tribunal no ha especificado cómo es que se concretaría el privilegio citado, lo que naturalmente puede dar lugar a diversas interpretaciones; así pues, ¿privilegiar el registro más antiguo implicará dejar sin efecto los derechos derivados del registro posterior de modo que en ningún caso el titular de éste pueda iniciar acciones legales en contra del primero? ¿o acaso dicho privilegio implicaría no considerar ningún argumento de defensa planteado por el titular del registro posterior frente a una acción por infracción planteada en su contra por el titular del primer registro?

Lo cierto es que, bajo cualquier interpretación, un privilegio como el señalado por el Tribunal carece de fundamentos. En efecto, si bien es cierto que hoy en día los sistemas de propiedad industrial adoptan un sistema “first to file” -de modo que si dos personas presentasen dos solicitudes de registro sobre igual elemento de propiedad industrial, el derecho correspondería al primero que haya presentado su solicitud-, ello está reservado para derechos de la misma naturaleza, tal como dispone, por ejemplo, el artículo 114 de la Decisión 486, según el cual si varias personas hiciesen el mismo diseño industrial, independientemente unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

Entonces. ¿qué cabría hacer frente a una situación en la que exista un conflicto entre una marca tridimensional y un diseño que cubran una forma igual o similar pero cuya titularidad recaiga sobre dos personas diferentes? En mi opinión, correspondería aplicar las soluciones que brinda el propio marco normativo andino.

Así, si alguien registrara y usase una marca tridimensional con anterioridad a la solicitud presentada por un tercero para acceder a la protección de un diseño sobre una forma igual o similar a dicha marca, podría oponerse a la protección de tal diseño, objetando su novedad, ello en estricto arreglo a lo contemplado por la normatividad andina. Si en todo caso el diseño ya hubiese sido objeto de registro, el titular de la marca tridimensional en cuestión podría solicitar la nulidad de dicho registro en base a idéntico fundamento.

Por su parte, si alguien registrara un diseño industrial con anterioridad a la solicitud presentada por un tercero para acceder a la protección de una marca sobre una forma igual o similar a dicho diseño, podría oponerse a la protección de tal marca, sosteniendo que el uso de dicha marca podría implicar una infracción a sus derechos de propiedad industrial, en función de la regla basada en la defensa de derechos comentada líneas arriba. Si en todo caso la marca tridimensional ya hubiese sido objeto de registro, el titular del diseño podría solicitar la nulidad de dicho registro en base a idéntico fundamento; no obstante, deberá tener en cuenta que en estos casos la acción de nulidad prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro de marca cuestionado.

Resta señalar que, ante una acción por infracción, una de los instrumentos comúnmente utilizados por quien es denunciado es la defensa de validez, planteada a efectos de que se declare la nulidad del derecho que fundamenta la acción por infracción, con los correspondientes efectos retroactivos que dicha declaración conlleva, por lo que, en el marco de lo contemplado por la normatividad andina, quien sea sujeto de una acción por infracción en los escenarios antes señalados podría deducir la acción de nulidad respectiva. Por lo demás, en un escenario en el que no se formulasen nulidades, los registros de marca tridimensional y diseño industrial no tendrían más que coexistir hasta que uno de ellos caduque -con seguridad, el diseño lo haría luego del período de vigencia de diez años que concede la Comunidad Andina-, siendo posible que el titular de cada uno inicie en contra del otro las acciones legales conferidas por el régimen de propiedad industrial, y que esta pugna “quítate tú pa’ ponerme yo” dé lugar, inclusive, a que ambos queden fuera del mercado como consecuencia de las decisiones correspondientes de las autoridades.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

1 COMENTARIO

  1. Agradezco al Sr. Ortega por sus acertadas reflexiones sobre un tema muy interesante. Solo desearía aportar algunos comentarios.

    1. Es cierto que bajo el régimen andino de diseños industriales las oficinas de PI no realizan de oficio ningún examen de novedad de los diseños industriales, salvo que se presentara una oposición contra el registro del diseño. Sin embargo, el mismo artículo 124 de la Decisión 486 estipula que “cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.” Esta disposición evita que la oficina se vea en la situación de tener que registrar un diseño industrial que claramente no tiene novedad.

    2. Si bien un diseño industrial no registrado no gozaría de protección bajo el régimen de los diseños industriales, habría que considerar que, en la medida en que el diseño fuese un “obra de arte aplicado”, podría gozar de protección bajo el régimen del derecho de autor. En este caso sería aplicable el otro supuesto del mismo artículo 136(f) relativo a la prohibición de registrar una marca compuesta por una obra protegida por el derecho de autor.

    3. Aunque la Decisión 486, art. 172, prevé que la acción de nulidad de un registro marca prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro, al menos tratándose de marcas notoriamente conocidas sería necesario tener en cuenta el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial cuyo Artículo 6bis.3) estipula: “No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.” Este punto de potencial discrepancia entre la Decisión 486 y el Convenio de París (que vincula a todos los países de la Comunidad Andina), tendrá que ser atendido en algún momento. Esperemos que sea pronto.

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