Una norma pionera sobre ‘Marca país’ en la Comunidad Andina

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Este post ha sido elaborado por Octavio Espinosa, abogado y consultor en propiedad intelectual

Antecedentes

El 23 de abril pasado, la Comisión de la Comunidad Andina adoptó y publicó la Decisión 876 relativa a un “Régimen Común sobre Marca País”. Ello culmina una labor normativa comunitaria andina iniciada en 2017 en el seno del Comité Andino Ad Hoc de Propiedad Intelectual (CAAPI) de la Comunidad Andina (CAN) que reúne a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Pero ¿qué es una “marca país”?  Aunque esta expresión suele emplearse coloquialmente y es la que se utiliza en la Decisión 876, puede resultar equívoca o llevar a confusión.  La experiencia ha demostrado que el uso del nombre “marca país” no ayuda a entender que ella dista mucho de ser una marca comercial de productos o servicios del tipo que las empresas registran diariamente en todo el mundo.

La Decisión 876 define a la ‘marca país’ como “cualquier signo designado o empleado por un País Miembro para promover su imagen dentro y fuera del país, y para promocionar, entre otros, el turismo, la cultura, la gastronomía, la producción nacional, las exportaciones o las inversiones del País Miembro”. Entonces conviene colocar a la ‘marca país’ materia de la nueva Decisión 876 dentro de una perspectiva conceptual más amplia.

Artículo 6ter – una base de protección global para los signos de Estado

Normalmente una marca país es un signo de Estado.  Con más propiedad podríamos llamarla ‘signo país’ para obviar el uso de la expresión “marca”.  En la terminología del Artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial un signo país (o ‘marca país’) caería dentro de una de las dos categorías posibles previstas para los signos de Estado:  (i) ‘emblema de Estado’, o (ii) ‘signo oficial de control y de garantía’ adoptado por el Estado.  Los signos país o ‘marcas país’ son entonces formas modernas de emblemas de Estado o de signos oficiales de control y de garantía del Estado.  Cualquier Estado puede comunicar al mundo su marca país a través de la OMPI, presentándola como emblema de Estado o como signo oficial de control o garantía.

El referido Artículo 6ter ofrece un procedimiento internacional que permite darle a los signos de Estado  — incluidos los signos país o ‘marcas país’ —  una protección básica, gratuita y de amplia cobertura territorial (todos los países miembros del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio – cerca de 180 países) que es especialmente valiosa dentro de una estrategia global de protección de esos signos.

Esa comunicación brinda a los signos de Estado específicamente una protección contra su registro no autorizado como marca comercial, y contra su uso no autorizado como marca o como elemento de una marca.  La protección también se extiende a cualquier imitación del signo desde el punto de vista heráldico.

Actualmente en la base de datos de la OMPI sobre el Artículo 6ter encontramos ejemplos de comunicación internacional de marcas país.  Entre otros, dos países andinos  — Perú y Ecuador —  estuvieron en la vanguardia de los que comunicaron sus ‘marcas país’ usando el procedimiento del Artículo 6ter.  Otros países han seguido esta buena práctica y han comunicado sus marcas país usando ese procedimiento, incluyendo Argentina, Brasil, Costa Rica, España, entre otros.

Aportes de la nueva Decisión 876

Si es cierto que el Artículo 6ter del Convenio de París ya nos permite obtener una protección básica de cobertura territorial amplia (casi 180 jurisdicciones) para las marcas país a fin de prevenir su registro, uso o imitación no autorizados, ¿qué ventaja, cobertura o protección adicional ofrece la nueva Decisión 876?

En primer lugar, es necesario observar que la Decisión 876 (en adelante “la Decisión”) protege a las ‘marcas país’ de los Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN) al interior y entre esos mismos países.  El régimen establece un procedimiento para la comunicación y protección de las ‘marcas país’ de uno de los países de la CAN en los otros tres países (artículo 1).  Respecto de los signos país de Estados ajenos a la Comunidad Andina, la Decisión prevé (artículos 2 y 6) que un País Miembro podrá otorgarle protección siempre que ello estuviese previsto en algún convenio del cual el País Miembro fuese parte.  Para ello aplicaría el mismo procedimiento de comunicación establecido en la Decisión, salvo que el convenio en cuestión previera un procedimiento de comunicación distinto.

Además, la Decisión señala (Segunda disposición final) notablemente que la protección conferida en virtud de ella no afectará la protección que los Países Miembros confieran conforme al Artículo 6ter del Convenio de París.  En efecto, un signo país de un Estado andino que fuese comunicado a través de la OMPI conforme al procedimiento del Artículo 6ter mencionado tendría que ser reconocido y protegido en consecuencia, si su protección no fuese objetada.  Es pertinente recordar que las marcas país de Ecuador y de Perú se encuentran protegidas desde hace varios años en los cuatro países de la CAN por virtud del Artículo 6ter.

Los aportes y ventajas de la Decisión también resultan de sus normas de procedimiento y de observancia.  Por ejemplo, se ha adoptado un ‘formato’ estándar para la comunicación recíproca de las marcas país entre los Países Miembros (Cuarta disposición final).  Se fija un plazo breve de tres meses para que un país exprese sus objeciones motivadas contra la protección de una marca país que le fuese comunicada.  Bajo el Artículo 6ter el plazo para objetar es de doce meses y las causales de objeción son de libre determinación.  En cambio, la Decisión (artículo 9) acota las posibles causales de objeción a ciertos casos específicos.  Entre estas causales se señala que la marca país comunicada fuese idéntica o contenga una marca comercial previamente protegida (salvo que quien comunique el signo sea el mismo titular o una persona autorizada), o que reproduzca, imite o contenga una indicación geográfica o denominación de origen protegida (salvo que fuese del País Miembro que comunica la marca país).

La Decisión aplica a la protección y observancia de las marcas país la panoplia de medidas ya previstas en el ordenamiento andino para las marcas comerciales, incluidas las medidas cautelares (Decisión 486).  En particular retoma las medidas de protección requeridas por el Artículo 6ter del Convenio de París y las amplía.  Se prevé la obligación de denegar, de oficio o a petición de parte, el registro de cualquier signo distintivo (marca comercial, nombre comercial, etc.) que fuese idéntico o similar a una marca país protegida, y la obligación de anular administrativamente el registro que se hubiese concedido indebidamente.  Esta acción es imprescriptible.  Asimismo se prevé la obligación de impedir o hacer cesar cualquier uso de un signo comercial que fuese idéntico o similar a una marca país protegida.

Se prevé la obligación de actuar de oficio ante los actos de infracción de una marca país comunicada (artículo 20).  Una oficina nacional competente que tuviese conocimiento de la infracción de una marca país protegida en su territorio debe iniciar de oficio el procedimiento administrativo que corresponda para impedir o hacer cesar cualquier uso (o inminencia de uso) de un signo comercial idéntico o similar si no se contara con la autorización del titular de los derechos sobre la marca país.

Finalmente, la Decisión aclara que las marcas país no estarán sujetas a ningún requisito de uso como condición para mantener su protección, que ellas son imprescriptibles e inembargables y que quedan protegidas por tiempo indeterminado.

Propuesta del Perú ante el Comité Permanente de Marcas de la OMPI

En abril de 2018, el Perú presentó ante el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (en adelante “el SCT”) una propuesta de tratado internacional (documento SCT/39/9).  Esa propuesta se basó en el texto del proyecto de Decisión andina que en ese momento (2018) se discutía en el Comité Andino Ad Hoc de Propiedad Intelectual de la Comunidad Andina (CAAPI), y que en 2021 culminó en la Decisión 876 aquí comentada.  Se trataba pues de un texto normativo que aún estaba en proceso de negociación, tomado de un contexto regional particular.

Como era previsible, esa propuesta obtuvo del SCT con una respuesta mixta.  Si bien varios países del SCT apreciaron la importancia de proteger los signos país o ‘marcas país’ (en inglés “nation brands”) y expresaron su interés de principio, otros países mostraron ciertas reservas.  Es posible que el incordio inicial entre los miembros del SCT haya resultado, entre otros factores, de la sorpresa del tema (debido a la insuficiencia de consultas previas), y a la manera en que se presentó la propuesta:  un texto de tratado terminado y listo para su adopción por los países.  Esto no correspondía a la manera de operar del SCT y de sus miembros.

De acuerdo con el modus operandi de la OMPI, el texto de las propuestas de base para los tratados y de las directivas y estándares internacionales deben ser elaborados por la Oficina Internacional de la OMPI con el concurso activo y consensual de todos los miembros del comité técnico responsable, en este caso el SCT.  Afortunadamente el tema de la protección de los “nation brands” fue eventualmente retenido por el SCT, encargándosele a la Oficina Internacional de la OMPI que le diera al Perú el asesoramiento para reconducir la propuesta y darle el tratamiento debido.

Para producir en la OMPI un nuevo tratado, por ejemplo, sobre la protección de los signos país, o un tratado que complemente el Artículo 6ter del Convenio de París para ese fin, era necesario comenzar por conocer la situación general en los países en torno a ese tema.  Con este fin, el Perú dejó de lado su propuesta inicial de 2018 y propuso, junto con Ecuador, en noviembre de 2019, que el SCT realizara una encuesta entre sus miembros (documento SCT/42/4 Rev) para determinar cuál era el tratamiento que le conferían a las marcas país, su evolución y su protección en sus respectivas jurisdicciones y fuera de ellas. Avanzando con este proceso, el Perú y la Oficina Internacional de la OMPI elaboraron un cuestionario para obtener informaciones sobre las legislaciones y prácticas de los miembros del SCT sobre las marcas país.

Los resultados parciales de esa investigación fueron publicados por la OMPI en noviembre de 2020 (documento SCT/43/8 Rev).  Se trata de una labor en curso que irá completándose paulatinamente con nuevas respuestas y contribuciones de los participantes.  Es previsible que, en algunos años, los esfuerzos pioneros del Perú y de los demás países de la Comunidad Andina en aras de una mejor protección internacional para los signos país puedan plasmarse en un tratado, norma o estándar multilateral adoptado bajo la égida de la OMPI.

Lvcentinvs
Desde la Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs y la Universidad de Alicante (España), información actualizada sobre los avances en materia de propiedad intelectual y de Derecho internacional privado para juristas europeos e iberoamericanos.

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