La necesidad de redefinir las marcas de software en la UE

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Este post ha sido elaborado por Manuel Sánchez Salom, abogado en PONS IP.

Hace 62 años que nació internet, hecho que acompañado al incesante desarrollo de los ordenadores, inventados poco tiempo atrás a la fecha referida, supusieron el inicio de unos periodos aún vigentes de incesantes descubrimientos, desarrollos y procesos tecnológicos, caracterizados por ser los más vertiginosos en los 2,5 millones de años dela historia de la humanidad.

Este crecimiento inconmensurable, consecuentemente ha provocado que la naturaleza de los elementos pertenecientes al ámbito de la informática hayan adquirido gradualmente con el tiempo una enorme complejidad en comparación a la que tenía en el punto de partida. De tal manera que resulta sorprendente que estemos aplicando un texto jurídico de hace más de medio siglo, en concreto el Arreglo de Niza (relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, concertado en 1957), para la clasificación de los bienes y servicios relacionados, en concreto la clase 9 para el registro de marcas relacionadas con el software, y la clase 42 relacionada con la prestación de servicios tecnológicos.

Si bien es cierto que esta clasificación podía tener sentido para los programas de ordenador, en las etapas primigenias de su existencia, ya que presentaban una configuración muy básica respondiendo a tareas muy sencillas; desde finales de la década de los 90 y a inicios de siglo, de la mano de Microsoft y con el asentamiento de la World Wide Web, el crecimiento exponencial que hemos presenciado ya nos exige algún tipo de adaptación a la realidad fáctica de dicho crecimiento. Por ejemplo, la inteligencia artificial, el Big Data y el Internet de las Cosas han supuesto una auténtica revolución en el mundo de la informática y el software, en todos los ámbitos de la existencia humana.

Las ya de por sí limitadas clases 9y 42 del arreglo de Niza han quedado reducidas a ser notoriamente insuficientes, de aplicación confusa y fácticamente imprecisas para clasificar este tipo de marcas. En efecto, actualmente, el término software se utiliza a modo de cajón de sastre, donde todo es considerado como tal, sin ningún tipo de distinción. Esto está provocando límites a la libre competencia y a la libre disposición de los términos y palabras para las empresas, además de provocar distintos litigios de marcas, no solo a nivel nacional sino europeo.

Este tipo de marcas, registradas genéricamente como “software”, “inteligencia artificial” o “prestación de servicios tecnológicos”, en la realidad fáctica pueden llegar a referirse a productos y servicios de naturaleza completamente distinta. Por ejemplo, pueden existir conflictos de marcas de servicios de almacenamiento de datos en la nube, con otra empresa que sea poseedora de un software del mismo nombre pero para productos relacionados con el análisis y detección de tumores a través de la inteligencia artificial, o con programas más simples como una app de resultados de fútbol, videojuegos, con el software de una nevera…

Esta misma problemática es una de las que se suscitaron en el estudiadísimo caso C-371/18, “Sky”, donde por algún motivo que desconocemos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  no consideró oportuno pronunciarse directamente sobre esta cuestión, ni reflejar en la sentencia varias argumentaciones jurídicas brillantes, que el mismo Abogado General Mr. Tanchev introdujo en sus conclusiones  sobre la problemática existente en este tipo de marcas:

“74.      Si bien, en un sentido, el término “programas informáticos” es claro (comprende el código informático), es indudable que carece de precisión en el sentido de abarcar productos que son demasiado variables en su función y ámbito de uso para ser compatibles con la función de una marca”.

(…)

79. En definitiva, a mi juicio, el registro de una marca para “programas informáticos” es injustificado y contrario al interés público, ya que confiere a su titular un monopolio de inmensa amplitud que no puede justificarse por ningún interés comercial legítimo del titular.

80. Cabe destacar, tal y como afirma el tribunal remitente, que la opinión anterior también se reconoce en la práctica de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (“USPTO”) y en su Manual de Procedimiento de Examen de Marcas (“TMEP”) (en el sistema de marcas de los Estados Unidos, no se permite solicitar “programas informáticos” como tales, sino que, en aras de la precisión, el solicitante debe especificar también el tipo/finalidad de los programas informáticos y el ámbito de uso). (25) El 21 de junio de 2012, el examinador de la USPTO formuló objeciones a los términos “programas informáticos” y “servicios informáticos”: “la expresión “programas informáticos”… es indefinida y debe ser aclarada porque su finalidad debe ser enumerada… Una identificación para programas informáticos debe especificar la finalidad o función del programa informático”.

Mr. Tanchev también se refiere en sus conclusiones, a unos argumentos mantenidos por Mr. Justice Laddie en el caso “Mercury Communications v Mercury Interactive” ([1995] FSR 850):

“En cualquier caso, tanto si se acepta como si no, en mi opinión existe un argumento de peso para afirmar que el registro de una marca simplemente para “programas informáticos” será normalmente demasiado amplia. En mi opinión, la característica que define a un programa informático no es el soporte en el que está grabado, ni el hecho de que controle un ordenador, ni los canales comerciales por los que pasa, sino la función que desempeña. Un programa informático que permite que un ordenador se comporte como un simulador de vuelo es un producto totalmente diferente a un programa informático que, por ejemplo, permite a un ordenador leer ópticamente un texto o diseñar una fábrica de productos químicos. En mi opinión, es totalmente indeseable que un comerciante interesado en un ámbito limitado de los programas informáticos obtenga, mediante su registro, un monopolio legal de duración indefinida que abarque todos los tipos de programas informáticos, incluidos los que están muy alejados de su propio ámbito de interés comercial.”

Esta omisión por parte del TJUE ha supuesto una oportunidad perdida para introducir cambios y reformas en esta materia. Actualmente, y sólo desde febrero del 2020 (como consecuencia de la arriba referenciada sentencia “Sky”), en el apartado 5.10.2 de las directrices de marcas de la EUIPO, se indica que en relación a las marcas de software:

“Hay muchos tipos de software y, aunque su naturaleza es la misma (conjunto de instrucciones que permiten al ordenador realizar las operaciones), no lo es su destino. Es decir, que hay software muy específico que podría ser diferente de otro tipo de software.

Ejemplo

El ámbito de aplicación del software de juegos de ordenador no es el mismo que el del software para aparatos utilizados para el diagnóstico de enfermedades. Dadas estas diferencias notables en el ámbito de aplicación, los conocimientos especializados necesarios para desarrollar estos tipos de software no son los mismos, ni tampoco los usuarios finales o los canales de distribución. Por consiguiente, estos productos son diferentes..”

Es decir, se han limitado a reconocer que, dentro de los productos y servicios relativos al software, existen notables diferencias entre la naturaleza de los mismos, dependiendo del objeto, tecnología e industria aplicativa.

Esta medida, desgraciadamente no tiene una finalidad preventiva, que tenga influencia en el momento del registro y que otorgue seguridad jurídica a las empresas para empezar a desarrollar y comercializar sus productos tecnológicos y de software, sino que se limita a ser una directriz que será aplicable dentro de un litigio de marcas o de un proceso de oposición a la misma, una vez realizado en todo caso un desembolso económico (no solo por las tasas de registro, sino por las diferentes inversiones en márquetin, publicidad, dominios web entre otros,  que la empresa haya desembolsado en el momento de solicitar el registro).

Los técnicos de la EUIPO utilizarán el apartado referido de las directrices como criterio, a la hora de valorar y calificar el riesgo de confusión de las marcas, en relación a los bienes, una vez iniciado el conflicto marcario. Esto crea no pocas disfunciones de mercado, ya que por ejemplo vemos como SKY se ha apropiado de dicho término generando una posición monopolística sobre el mismo, en virtud del cual ha interpuesto numerosas oposiciones de marca ante terceros y, en general ha ido contra todo solicitante (entiéndase por tercero, una empresa de tecnología y software) que haya intentado registrar u obtener un término marcario que incluyera un término tan común y genérico como “SKY”. Tenemos como ejemplo los expedientes de las marcas “SKYWAY”, “SKYDESK”, “SKYLIFE” entre muchos otros.

Esta situación, supone una limitación a la libertad de elección de los empresarios y creadores de sus productos, y adicionalmente también ha generado conflictos marcarios entre compañías tecnológicas, ya que debido a estas deficiencias del sistema de marcas, registralmente se dedican a lo mismo, aunque en la realidad fáctica disten mucho de ofrecer los mismos productos y servicios a los consumidores. En la base de datos de la EUIPO podemos encontrar varios ejemplos ilustrativos, por ejemplo en la resolución de oposición No 3051920, en el que se enfrentan dos marcas con denominación similar, DIGI SPORT y DigiX, pero que hacen pertenecen a productos y servicios bien diferenciados. Mientras que DIGI SPORT hace referencia a una serie de canales deportivos rumanos, DigiX parecía encaminado a prestar servicios de desarrollo tecnológico y digital para programadores, que permitía a los desarrolladores testear aplicaciones en los distintos sistemas operativos de los móviles Huawei, y enmendar los posibles errores existentes. La EUIPO en la comparación de los bienes y servicios, los consideró en clase 9 como idénticos o muy similares.

Otro ejemplo más flagrante es el producido en la oposición Nº B 3070262, donde la marca ABACUS, perteneciente a una cooperativa española de distribución de productos de papelería y material escolar, registrada en entre otras, en la clase 9 como “software de ordenador.”, se opuso contra la marca ABACUS INTELLIGENCE, cuyos bienes y servicios estaban relacionados a la inteligencia artificial, big data, machine learning y software de contabilidad. Los técnicos de la EUIPO concluyeron que los bienes y servicios eran idénticos al pertenecer al genérico software registrado por la cooperativa, por lo que debían denegar la solicitud de marca:

“Los programas informáticos impugnados para el reconocimiento óptico de caracteres; los programas de aprendizaje automático; los programas de inteligencia artificial; los programas de contabilidad; los programas de reconocimiento de imágenes; los programas informáticos para su uso como interfaz de programación de aplicaciones (API); los programas informáticos para el tratamiento de datos; los programas de tratamiento de datos; los programas de utilidades informáticas descargables; los programas de automatización de documentos; todos los productos mencionados anteriormente, exclusivamente en relación con la contabilidad, son diversos tipos de programas informáticos y de software relacionados con la contabilidad. Se incluyen en la amplia categoría de programas informáticos del oponente. Por lo tanto, son idénticos.”

De nuevo, comprobamos como una empresa tecnológica ha sufrido un perjuicio a favor de una empresa que ni siquiera se encarga de desarrollar productos de software.

La empresa tecnológica IBM también ha salido beneficiada de este sistema de juego en su producto de inteligencia artificial, conocida y registrada como “WATSON”. Lo que empezó siendo una “simple” inteligencia artificial o robot, ha acabado otorgando a IBM todo un monopolio de marca sobre dicho nombre, que pocos solicitantes han conseguido romper, quedando registrada no solo para software, sino incluso para hardware.

La solución ideal habría sido adoptar directrices similares a las que utiliza la USPTO en EEUU, cuyo requisito de especificación de los productos permite prevenir en numerosas ocasiones conflictos marcarios posteriores y por otra parte, refuerza la seguridad jurídica que tienen las empresas tecnológicas, permitiéndoles por lo tanto potenciar su desarrollo. En concreto, hacemos referencia al artículo 1402.03 (d) delTrademark Manual of Examinating Procedure”, donde se estipula que “el solicitante de una marca de software, especificará el tipo o la finalidad del software, afirmando que cualquier identificación de productos para programas informáticos debe ser suficientemente específica para permitir la determinación con respecto al riesgo de confusión”.

Es de esperar que la UKIPO tras el Brexit acerque su legislación de marcas a sus análogos americanos, por lo que el marco normativo en las islas puede ser más atractivo para las empresas en comparación a la indefinición europea. Si analizamos varias de las últimas solicitudes de marcas en la UKIPO para bienes y servicios de software, podemos comprobar como la mayoría están siguiendo las nuevas recomendaciones de los técnicos de la UKIPO y están especificando considerablemente las marcas para productos y servicios de software que están solicitando. Por ejemplo, las siguientes marcas reflejan este cambio: UK00003585794, UK00003582505, UK00003578798 y UK00003585537.

Nos encontramos en una situación contradictoria en la que debemos intentar encontrar un punto de equilibrio entre la redacción de las especificaciones de bienes y servicios, entre que sean lo suficientemente amplias como para que, en cierta medida, estén preparadas para proteger los proyectos y productos de las empresas a corto y medio plazo (es decir, hasta un plazo de 5 años para la posible caducidad) y abarque posibles avances tecnológicos que no existan en el momento de registro, y que al mismo tiempo no sean tan amplias como para que los términos sean vagos e imprecisos y otorguen monopolios indirectos sobre diferentes términos, o generen situaciones de abuso. Si Europa pretende atraer o invitar a las empresas y las start-ups a que abandonen el Reino Unido, modificaciones y adaptaciones legislativas en estas cuestiones podrían ser de gran ayuda, para atraer el talento y a las empresas tecnológicas al ofrecerles un entorno jurídico más seguro para sus productos.

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Desde la Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs y la Universidad de Alicante (España), información actualizada sobre los avances en materia de propiedad intelectual y de Derecho internacional privado para juristas europeos e iberoamericanos.

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