Cancelación por falta de uso de la marca y pruebas de uso requeridas

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Este post ha sido elaborado por Octavio Espinosa, abogado y consultor en propiedad intelectual

El 25 de mayo de 2020 el tribunal administrativo del INDECOPI (la autoridad de propiedad intelectual y competencia del Perú) emitió la resolución N° 0410-2020TPI-INDECOPI [1] en la cual confirmó la cancelación del registro de la marca “GARDEN NATURA” por razón de no haberse acreditado el uso de esa marca en el comercio. [2]

El titular del registro de esa marca también tenía registrada la marca denominativa GARDEN NATURA, para identificar los mismos productos, respecto de la cual sí se aportaron las pruebas de uso requeridas.  Sin embargo, la autoridad de primera instancia administrativa consideró que las pruebas de uso de la marca GARDEN NATURA no servían para probar el uso de la marca “GARDEN NATURA”.  Esto fue confirmado en segunda instancia por el tribunal referido.

Las autoridades de primera y segunda instancias consideraron que, si bien se acreditó la comercialización de productos con la marca GARDEN NATURA, este signo difiere sustancialmente [sic] de la marca “GARDEN NATURA”.  En consecuencia, el titular debía aportar pruebas de uso de la marca “GARDEN NATURA” que fuesen distintas de las pruebas de uso de la marca GARDEN NATURA.  Las pruebas de uso de una de las marcas no servían para acreditar el uso de la otra.

Sobre la cuestión del requisito de uso de la marca, el Artículo 5.C.2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (“el Convenio de París”) dice lo siguiente:

“2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca.”  [negrita añadida]

Esa disposición ha sido transpuesta en la Decisión 486,[3] que contiene el régimen común de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), cuyo el artículo 166, tercer párrafo, dice:

« El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. »

Surge entonces la cuestión de saber si una práctica como la que mandatan las autoridades antes citadas sería coherente con la finalidad de requerir el uso efectivo de las marcas en el comercio, y si esa práctica es congruente con lo estipulado en el Convenio de París y en la propia normativa nacional y regional.

El enfoque de las autoridades sería que debe aportarse pruebas (documentos, etc.) específicos respecto de cada marca registrada, aunque la marca fuese una variante de otra marca y que las diferencias entre ellas no alteran su carácter distintivo.  El argumento de las autoridades administrativas se sustenta en el criterio que cada registro de marca, al ser formalmente independiente de otros registros, debe ser materia de pruebas de uso distintas y específicas.  No se trataría de probar el uso de una marca (o de sus variantes que no alteran su carácter distintivo), sino de probar el uso de cada variante.

Este criterio llevaría inevitablemente a cancelar por ‘falta de uso’ marcas que sí fueron usadas en el comercio, pero cuyas pruebas de uso serían las mismas que las de las de las otras marcas con variantes menores.

En el caso comentado, la diferencia entre las marcas GARDEN NATURA y “GARDEN NATURA” estriba en que la segunda marca tiene las palabras GARDEN NATURA con entrecomillado y subrayado.  Surge la cuestión de determinar si esas dos marcas difieren sustancialmente al punto que el carácter distintivo de una se encuentra alterado en la otra y viceversa.

¿Cuál es el margen de variación admisible que no afectaría el carácter distintivo de una marca para efectos de la prueba de uso?  Ello deberá apreciarse caso por caso, y la decisión final corresponderá la autoridad competente.  La autoridad es soberana para apreciar y decidir cuándo la presencia o ausencia de un elemento altera o no altera el carácter distintivo de una marca en la forma en que está registrada.

Sin embargo, en criterio del suscrito, hay ciertos elementos que no alteran el carácter distintivo de una marca denominativa.  Por ejemplo, un simple entrecomillado o subrayado de una marca denominativa, escrita en caracteres estándar, en principio no debería considerarse un elemento que “altere el carácter distintivo de la marca en la forma en que ha sido registrada”.  Vale decir que una marca denominativa no diferiría sustancialmente de la misma marca porque se le añada comillas, un subrayado estándar, una coma, un punto, un guion, etc.  En tal virtud, no se debería  — solo por esa causa —  cancelar el registro de la marca ni disminuir su protección.

A título ilustrativo, tomando el caso comentado, cabría considerar cuáles de los siguientes signos podrían considerarse variaciones que no alteran el carácter distintivo de la marca para efectos de la prueba de uso, si alguna de ellas estuviese registrada :

En este orden de ideas, ¿debería aplicarse el mismo criterio en el caso de marcas cuyas diferencias radican en elementos que no aportan una distintividad al signo, por ser elementos genéricos o descriptivos?  Proponemos una respuesta en sentido afirmativo.  Por ejemplo, aunque estuviesen registradas individualmente, para efectos de la prueba de uso deberían considerarse iguales las siguientes marcas, dado que sus diferencias radican en elementos no distintivos, no reivindicables y que no alteran el carácter distintivo de la marca :

    GARDEN NATURA          GARDEN NATURA Maxi    GARDEN NATURA Mini

GARDEN NATURA Extra    GARDEN NATURA Bio      GARDEN NATURA Eco

GARDEN NATURA Plus    GARDEN NATURA Forte    GARDEN NATURA Súper

¿Debería prohibirse que el titular de una marca la registrare en dos o más variantes cuyas diferencias no afectan su carácter distintivo?  Creemos que no.  Cabe recordar que el hecho de registrar marcas que consisten en un mismo elemento distintivo combinado con distintos signos gráficos estándar, o elementos genéricos o descriptivos, no permitiría al titular de los registros reivindicar esos signos gráficos o elementos genéricos o descriptivos cuando fuesen usados en otro contexto.  Por ejemplo, esos registros no permitirían a su titular oponerse al registro o uso de otras marcas solo por razón de que incluyeran alguno de esos elementos.  Las Directrices sobre marcas de la EUIPO explican esto en sus puntos B.4.3.2 y C.2.4.2.5. [4]

Los comerciantes no deberían ser penalizados con la cancelación de sus registros cuando pudieran acreditar plausiblemente que han comercializado los productos (o servicios) respectivos usando la marca registrada o una variación que no altera su carácter distintivo.

Un corolario de lo anterior sería que las mismas pruebas de uso de una marca deberían valer para acreditar el uso de todas las marcas cuyo elemento distintivo fuese el mismo, o cuyas variaciones fuesen respecto de elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ha sido registrada.  Las facturas y otros documentos de comercio no siempre reproducen fielmente las marcas de los productos materia de la transacción, sobre todo si son marcas con elementos gráficos, mixtas o tridimensionales.

En suma, el titular de un registro tiene la posibilidad de usar en el comercio la marca en una forma que difiera en cuanto a elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada, sin que por ello se descalifiquen las pruebas documentales si ellas identifican la marca suficientemente.  En caso de duda, debería acordarse el beneficio al titular del registro marcario.

Lo contrario puede llevar a una conculcación injusta e innecesaria de derechos registrales, sin contribuir a la finalidad de exigir el uso de las marcas en el comercio.


[1]  https://busquedas.elperuano.pe/download/full/8myOShNWqBg8oaHYi-RJqF

[2]   Esta resolución se publicó oficialmente el 5 de febrero de 2021 con el carácter de “precedente de observancia obligatoria con relación a la valoración de los medios probatorios en los procedimientos de cancelación de marcas por falta de uso”.

[3]  http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace600.pdf

[4]  Ver, respectivamente:  https://guidelines.euipo.europa.eu/1803470/1793758/directrices-sobre-marcas/4-2-5-coincidencia-en-un-elemento-no-distintivo  y. https://guidelines.euipo.europa.eu/1803470/1792788/directrices-sobre-marcas/2-elementos-verbales

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Desde la Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs y la Universidad de Alicante (España), información actualizada sobre los avances en materia de propiedad intelectual y de Derecho internacional privado para juristas europeos e iberoamericanos.

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