Diseños y función técnica en el marco de la Comunidad Andina: cuando la apariencia no lo es todo (en la mente del diseñador)

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Al implementar en su legislación lo previsto por el artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC (condiciones de protección de diseños industriales), los Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) dispusieron prohibir la protección de diseños cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador (artículo 116 inciso b de la Decisión 486, que prevé el Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina).

Disposiciones como la antes señalada han sido incorporadas también en otras jurisdicciones, tal como se desprende del artículo 8.1 del Reglamento (CE) N° 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios de la Unión Europea, el cual establece que no podrá reconocerse un dibujo o modelo comunitario en las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

Es pertinente señalar que a lo largo de los años la determinación sobre qué constituye un diseño dictado entera o esencialmente por consideraciones de orden técnico o funcionales no ha estado exenta de discusión y, por ende, de diversas interpretaciones.

En este contexto, es de señalar que, a la luz de una decisión que merece ser estudiada, en septiembre último, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi – Perú (en adelante, la Sala) declaró en segunda instancia la nulidad de un registro de diseño industrial en base a la citada exclusión de registrabilidad por función técnica. Cabe referir que el diseño industrial en cuestión, denominado “perfil de aluminio”, es el siguiente:

vista en perspectiva
vista en perspectiva

vista lateral
vista lateral

A fin de poner en contexto lo sucedido, se debe señalar que en dicho caso la parte que solicitó la nulidad del registro adujo que el diseño en cuestión se encontraba dentro de la prohibición citada ya que su configuración permitía una mejor fijación del aditivo utilizado para unir el perfil de aluminio con el vértice de la escalera al generarse una distribución equitativa del aditivo. Tras analizar el caso, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, que constituye la primera instancia, emitió una resolución por medio de la cual señaló que, en tanto en algunos casos la apariencia de un producto no es ajena a la consideración de aspectos que posibiliten que cumpla eficazmente con el fin para el cual ha sido previsto, no bastaría alegar que el diseño en cuestión permite la realización de una mejor función para que éste se encuentre inmerso en la prohibición analizada y que, en cambio, para que ello suceda, deberían ser presentados elementos de juicio objetivos que condujesen a establecer que el único factor que llevó al creador a adoptar dicho diseño estuvo vinculado enteramente a consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, cosa que no había sido probada en dicha causa, lo que determinó que la acción de nulidad fuese desestimada.

Como se puede apreciar, el pronunciamiento de primera instancia fue emitido sobre la base del denominado “principio de causalidad”, según el cual la prohibición en análisis se manifiesta cuando el diseño es exclusivo resultado de la intención de asignar al producto una forma que solucione aspectos técnicos/funcionales, en ausencia entera del arbitrio del creador, criterio que es afín al que estableció en 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Asunto C-395/16 DOCERAM GmbH v CeramTec GmbH).

Ahora bien, al revocar la resolución de primera instancia y declarar la nulidad del registro cuestionado, la Sala señaló que las ranuras horizontales en la parte interna del perfil obedecen a una función de orden técnico al permitir el alojamiento de elementos de unión, conectores, entre otros, logrando así un mejor soporte de la estructura. De dicho modo, la Sala determinó que la parte interna (ranurada) del diseño obedecía a una consideración de orden técnico, concluyendo que el diseño se encontraba contemplado en la exclusión de registrabilidad referida a la función técnica del diseño, cuando, a su juicio, éste debía ser puramente ornamental.

Ya entrando a analizar la decisión de la Sala conviene señalar en primer lugar que, al definir qué constituye un diseño industrial, la normatividad andina de propiedad industrial no excluye de protección a los diseños que no son enteramente ornamentales, antes bien estipula que un diseño también puede resultar de cualquier reunión de líneas o de cualquier forma externa tridimensional, línea o contorno (artículo 113 de la Decisión 486). Así las cosas, no tiene justificación jurídica la afirmación de que un diseño tiene que ser únicamente ornamental. De hecho, vale la pena citar lo comentado al respecto por el Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial preparado por la Comisión de las Comunidades Europeas, en el que se indicó que entre quienes buscaban la mejor definición del diseño industrial existía un consenso respecto a que toda definición debía dejar atrás cualquier enfoque basado en el carácter decorativo u ornamental del diseño para pasar a cobijar la fusión más íntima entre la función del producto y su valor estético. De este modo, se descarta en primer lugar que los diseños industriales deben recaer únicamente en aspectos enteramente ornamentales.

En la línea de lo antes dicho, se debe hacer énfasis en que la función del producto y su diseño no pueden estar divorciados, antes bien los diseñadores deben buscar que ambos aspectos concilien de la mejor manera posible para que los consumidores tengan acceso a productos que no solo sean atractivos en apariencia, sino que cumplan a cabalidad la función que están llamados a cumplir. Más aún, nada impide que los diseñadores busquen paralelamente que los productos que ofrecen en el mercado tengan una apariencia más atractiva y que, a la vez, ofrezcan un mejor funcionamiento u otras ventajas técnicas. Así pues, el diseño de un producto que brinde a éste una mejora técnica o funcional seguirá siendo un diseño registrable a la luz de lo previsto por la normatividad comunitaria, lo cual se colige del tenor de la norma que establece el supuesto de prohibición por consideraciones técnicas. En efecto, se debe recordar que el supuesto de prohibición señala que no son registrables los diseños industriales cuya apariencia se encuentre dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. El uso de la expresión en la que se ha puesto relieve (“enteramente”) supone que el desarrollo de un diseño puede estar sujeto a la incorporación simultánea de un mejor efecto o función y una apariencia más atractiva, y que la prohibición en cuestión tendrá lugar sólo cuando dicho desarrollo haya sido ajeno a cualquier consideración sobre la apariencia del producto.

Debe quedar claro pues que la apariencia no lo es todo al momento de desarrollar un diseño, siendo que en su creación también deben confluir consideraciones que garanticen que el producto al cual se incorporará cumpla su función y que, incluso, pueden llevar a que técnicamente sea un mejor producto. Esto es consistente con lo previsto por el artículo 63 de la Decisión 486, que permite que quien solicite una patente de modelo de utilidad pueda convertir su solicitud en una de registro de diseño industrial. Piénsese pues que si la autoridad opinara que un modelo de utilidad (y las ventajas que entraña) no son novedosas, el solicitante aún tendría la posibilidad de pedir protección para la apariencia del diseño (siempre que el aspecto técnico-funcional no fuese el único aspecto que guio el desarrollo del producto). Esto pues refuerza la idea de que un diseño no podría ser ajeno a consideraciones técnicas y que la sola afirmación de que un diseño provee una mejor solución técnica no es razón suficiente para denegar la protección de un diseño sobre la base del artículo 116 inciso b de la Decisión 486. Del modo expuesto, se estima que la decisión de la Sala que se discute en el presente artículo se encuentra insuficientemente motivada.

Dicho lo anterior, cabe preguntarse, entonces, ¿cuándo nos encontraremos antes el supuesto de prohibición aludido? Hay que remarcar al respecto que la norma en mención enfatiza que un diseño estará incurso en esta causal en la medida que no incorpore un aporte arbitrario del diseñador. Así, en tanto la arbitrariedad es un concepto vinculado a la libre voluntad de las personas, se estima que todo análisis hecho sobre el particular debe tomar en cuenta cuál fue la intención detrás del desarrollo del diseño discutido, de manera tal que dicha causal se presentará cuando el único factor que condujo al desarrollo del diseño fue el de dar un mejor funcionamiento o ventaja técnica al producto al que se incorpora. Como es de notar, este razonamiento es coherente con el “principio de causalidad” que se adoptó en primera instancia, según lo visto líneas arriba, principio que, como se puede apreciar, es totalmente consistente con la norma analizada y que debería respaldar cualquier decisión que se haga sobre la base de la misma.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

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