Divide (si puedes) y vencerás: límites a la división de solicitudes de patente en Colombia y su consistencia con el ordenamiento comunitario andino

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En septiembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia emitió la Resolución n.° 59669/2020, por medio de la cual fueron introducidas modificaciones y adiciones a su normatividad interna de patentes (Capítulo Primero del Título X de la Circular Única del 6 de agosto de 2001). Entre las reformas hechas, se modificó el apartado referido a solicitudes divisionales. Antes, este apartado señalaba que, cuando por iniciativa propia, el solicitante presentase una solicitud divisional, solamente podía hacerlo de una solicitud inicial, sin perjuicio del número de solicitudes fraccionarias que de la misma solicitud divisional se pudiesen derivar.

El nuevo texto del apartado en cuestión no contradice lo anteriormente previsto, pero ahora brinda mayor claridad sobre su alcance, especificando que, cuando por iniciativa propia del solicitante se presente una solicitud divisional, únicamente se podrá fraccionar la solicitud inicial o parental, acotando en este sentido que no resulta posible dividir una solicitud divisional o fraccionaria; sin perjuicio de que de la solicitud parental se deriven tantas solicitudes fraccionarias como el solicitante pretenda, presentables además en cualquier momento del trámite de la solicitud parental en cuestión.

Tal como contempla la exposición de motivos de la Resolución n.° 59669/2020, el apartado en cuestión está dirigido a adecuar y precisar el conjunto de instrucciones que se deben seguir al momento de dividir una solicitud de patente en el marco del artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (2000), que prevé el Régimen Común de Propiedad Industrial de esta organización internacional, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En este contexto, es menester señalar que la Decisión 486 concede a los Países Miembros la prerrogativa de regular mediante normas internas los asuntos de propiedad industrial no comprendidos en dicho texto comunitario, en tácito reconocimiento de que existen aspectos que este ordenamiento no contempla y que, para cuya operatividad, resulta necesario que se implementen a través de normativas nacionales. Ahora bien, se debe hacer énfasis en que esta prerrogativa tiene límites.

En efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), que constituye el órgano jurisdiccional de esta organización regional, ha señalado en reiteradas sentencias que el proceso de implementación de normas nacionales que den operatividad al ordenamiento comunitario debe respetar el principio denominado “complemento indispensable”, de acuerdo al cual únicamente pueden ser emitidas normas nacionales que sean necesarias para su ejecución, resultando inaplicable toda norma nacional que contravenga el ordenamiento comunitario o que resulte irreconciliable con el mismo. En este sentido, el TJCA ha acotado que, al momento de reglamentar las normas comunitarias, no podrán establecerse nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes.

Lo señalado precedentemente es consistente con el principio de primacía que consagra el ordenamiento comunitario andino, a la luz del cual no es posible emitir normas nacionales que modifiquen o alteren la normatividad comunitaria con la excusa de aclarar normas oscuras o confusas, o con cualquier otra intención, de lo cual ha hecho énfasis el TJCA en la sentencia emitida en el Proceso 89-AI-2000.

Dicho lo anterior, resulta pertinente analizar si la modificación hecha por la Resolución n.° 59669/2020 en el extremo aludido inicialmente es consistente con el ordenamiento de propiedad industrial comunitario. Veamos: el artículo 36 de la Decisión 486 dispone que quien solicite una patente puede dividir su solicitud en dos o más fraccionarias en cualquier momento del trámite, a condición de que ninguna de éstas implique una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. En primer lugar, se desprende de dicho texto que pueden ser efectuadas tantas divisiones de una solicitud como el solicitante pretenda, siempre, claro está, que la solicitud se encuentre en trámite y ello no implique una ampliación de la protección frente a la divulgación inicial. Este extremo es consistente con la regla implementada por la SIC, en tanto que, de acuerdo con ella, no hay un límite sobre el número de solicitudes fraccionarias que un solicitante puede presentar, lo que podrá ocurrir en cualquier momento del trámite.

Ahora bien, es relevante señalar que, a partir del texto del artículo 36 de la Decisión 486, es posible colegir que no existe una particular limitación sobre la naturaleza de la solicitud que puede ser materia de división. Siendo ello así, resultaría viable efectuar la división o fraccionamiento de una solicitud que es, a su vez, consecuencia de una división previa. Ello, no obstante, no es acatado por la Resolución n.° 59669/2020, que impone una condición adicional al régimen de división de solicitudes de patente previsto por el ordenamiento comunitario, de acuerdo con la cual no es posible dividir una solicitud divisional cuando ello sea efectuado a iniciativa del solicitante. Implícitamente, se reconoce que únicamente procederá la división de una solicitud divisional como resultado de un requerimiento efectuado por la autoridad.

Así pues, se observa que la regla adoptada por la SIC limita el derecho a la división de solicitudes que el artículo 36 de la Decisión 486 confiere a todo aquel que solicita una patente, lo que no resultaría consistente con el principio de “complemento indispensable”, antes citado, al haber modificado un derecho previsto por la norma comunitaria, la que no efectúa ninguna discriminación sobre la naturaleza de la solicitud de patente que puede ser materia de fraccionamiento.

Cabe señalar que los demás Países Miembros de la Comunidad Andina no han incluido en su normatividad interna regla alguna que, como la expedida en Colombia, prohíba la división de una solicitud que es, a su vez, resultado de una división anterior.

No escapa a la atención de quien suscribe la presente opinión que la división de las solicitudes de patente constituye una herramienta que, mal empleada, podría llegar a dilatar la decisión definitiva sobre la protección de la tecnología que es objeto de una primera solicitud, ello a través de la presentación ilimitada de divisiones de divisiones; no obstante, a ello se puede dar respuesta a través de la implementación de reglas internas que delimiten cuál puede ser el contenido de la solicitud fraccionaria, como de hecho ha realizado la SIC, al establecer dentro de la misma Resolución n.° 59669/2020 que el alcance de la invención reivindicada en la solicitud fraccionaria no puede abarcar la misma materia que se reivindique en la solicitud inicial y que, en caso de que sea presentada más de una solicitud fraccionaria, la materia reivindicada en cada una de ellas debe diferir una de otra. Así pues, sería imposible dilatar la decisión sobre una invención a través de la presentación indefinida de división de divisiones, dado que ninguna de ellas podría contener la misma materia.

A la luz de lo expuesto precedentemente, se estima que es preponderante no distorsionar los derechos que prevé la normatividad comunitaria, sobre todo cuando, a la luz de lo que ésta plantea, es posible tener un portafolio de patentes como consecuencia de la división de solicitudes de patente, siempre, claro está, que ello no implique proteger una misma invención utilizando el mecanismo de fraccionamiento, lo cual debería ser precluido por las disposiciones internas de los Países Miembros que para dicho propósito sean implementadas, en arreglo al imperante principio de “complemento indispensable”.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

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