Más allá del nombre registrado: la protección de las DOPs frente a productos que reproducen su apariencia

Comentario-degustación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 17 de diciembre de 2020, asunto C-490/19 ‘Morbier’

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Este artículo ha sido elaborado para Lvcentinvs por Tomás Barber Giner.

Introducción (Apéritif)

El nombre de una DOP suele traernos a la mente las características específicas y singulares del producto amparado, definidas en el pliego de condiciones. Además, tanto el nombre de la DOP como el propio producto amparado (y sus características reconocibles) se encuentran vinculados a una zona geográfica determinada. Y el consumidor lo sabe: esta asociación opera en la mente del consumidor cuando observa en el mercado el nombre de la DOP en el etiquetado de un amparado.

A veces, ocurre que una de las características definidas en el pliego de condiciones no sólo es imperativa (es decir, que debe cumplirse en el producto para que éste pueda resultar amparado por la DOP) sino que es particularmente distintiva y muy singular, sirviendo así para diferenciar al producto amparado de los productos del mismo tipo. Si esta característica singular afecta a la apariencia o a la forma del producto, es habitual que los consumidores identifiquen en el mercado los productos amparados por la DOP no sólo por su nombre, sino por su apariencia visual. De esta forma, al apreciar visualmente la peculiar característica en un producto, el consumidor ya sabe que se encuentra ante el producto amparado por la DOP, sin necesidad de leer su nombre en el etiquetado o envase. En no pocas ocasiones, sucede que estas características son tan importantes que le dan nombre al producto: Queso Tetilla, por su forma de pecho femenino o Grana-Padano, por su textura granulosa, son algunos ejemplos.

No es extraño, por tanto, que muchos operadores que desean aprovecharse del prestigio de determinadas DOPs, en lugar de usar indebidamente el nombre protegido, o tratar de evocarlo mediante palabras semejantes, reproduzcan en sus propios productos una de estas características visuales inconfundibles, singulares, que hacen único y reconocible al producto amparado por la DOP en cuestión: de hecho, observar estas características puede ser mucho más llamativo y persuasivo para el consumidor que el propio nombre de la DOP.

Planteamiento del litigio y cuestón prejudicial (Entrée)

Cuando “Morbier” fue reconocida como DOP, la Société Fromagère du Livradois SAS —que venía usando tradicionalmente el término “Morbier” en los quesos que fabricaba— quedó fuera de la zona de producción definida en el pliego de condiciones. No obstante, al igual que a otras empresas situadas fuera de la citada zona geográfica, se le otorgó un periodo transitorio de cinco años para que dejara de usar el término “Morbier” —este periodo transitorio estaba previsto en el artículo 6 del Reglamento (CEE) nº 2081/92, entonces vigente—.

Concluido el periodo transitorio, la Société Fromagère du Livradois SAS dejó de emplear el término “Morbier”, pero siguió fabricando y comercializando quesos con la apariencia visual tradicional del producto protegido por la DOP “Morbier”, que se distingue por la presencia de una fina línea negra longitudinal que divide la pieza en dos capas. Esta característica se observa cuando el queso se presenta cortado en porciones y se debe a que, originariamente, se ponía una capa de ceniza para evitar que se formara una corteza y poder separar las cuajadas de los diferentes momentos del día. Actualmente, esta operación no es técnicamente necesaria y la línea negra se mantiene sólo por tradición. La entidad de gestión de la DOP “Morbier”, el Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, demandó a la empresa quesera ante el Tribunal de Primera Instancia de París por entender que la reproducción de tales características visuales en un queso no amparado por dicha DOP constituía una infracción de la misma.

Mediante sentencia de 14/04/2016, posteriormente confirmada por el Tribunal de Apelación de París en sentencia de 16/06/2017, las pretensiones de la entidad de gestión fueron desestimadas por entender, en definitiva, que la normativa sobre DOPs no tiene por objeto proteger la apariencia de un producto ni sus características descritas en su pliego de condiciones, sino sólo su denominación. Lo que pretendía la entidad de gestión, según los tribunales franceses, era extender la protección de la DOP “Morbier” con un interés comercial ilícito y contrario al principio de libre competencia.

El Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier recurrió ante el Tribunal de Casación, quien planteó al Tribunal de Justicia la cuestión objeto de la Sentencia comentada: si el art. 13.1 del Reglamento (UE) nº 1151/2012 (precepto que regula el ámbito de protección de las DOPs de productos agroalimentarios) prohíbe únicamente la utilización por un tercero de la denominación registrada o si prohíbe también la presentación del producto amparado (aun cuando no se utilice la denominación registrada), en particular la reproducción de la forma o la apariencia que lo caracterizan, en el caso de que estas puedan inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto,.

Análisis de la Sentencia (Plat principal)

El art. 13.1 del Reglamento (UE) nº 1151/2013 –disposición que define el ámbito de protección de las DOPs de productos agroalimentarios a nivel de la UE–, se divide en cuatro apartados, de la a) a la d), en los que se tipifican las conductas infractoras. Tal y como ya había declarado el Tribunal de Justicia, estos cuatro apartados constituyen una enumeración graduada de comportamientos prohibidos. En los pronunciamientos en los que el Tribunal de Justicia ya había tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la relación existente entre los supuestos de las letras a), b) y c), señaló que cada uno de estos supuestos debe distinguirse del que le precede, pues prevé situaciones distintas, que vienen a ampliar la protección de manera gradual (Sentencias 02/05/2019, C-614/17 ‘Queso Manchego’ y de 07/06/2018, C‑44/17 ‘Scotch Whisky Association’).

En cambio, el Tribunal de Justicia nunca había interpretado la letra d) del artículo 13.1., apartado d), del Reglamento (UE) nº 1151/2013, ni las disposiciones análogas que figuran en los reglamentos aplicables a las DOPs de otro tipo de productos.

Primera parte de la cuestión prejudicial

Respecto a la primera parte de la cuestión (si la protección de las DOPs se limita al nombre protegido), el asunto no plantea ninguna novedad respecto a la jurisprudencia ya existente. Así lo puso de manifiesto el Abogado General en el apartado 31 de sus Conclusiones.

En particular, de la Sentencia Queso Manchego, se desprende claramente que una DOP no sólo está protegida frente a usos del nombre registrado. Respecto a la letra b) del art. 13.1 del Reglamento (CE) nº 510/2006 (actual Reglamento (UE) nº 1151/2012), el Tribunal de Justicia precisó que la evocación que se tipifica en tal precepto no sólo podía darse a través del uso de palabras, y que no cabía excluir que la misma se produjese por el empleo de elementos figurativos. En esta conclusión se otorgó gran relevancia a la redacción del precepto, que proscribe “toda evocación (…)”, interpretándose que el empleo del término «toda» en la redacción de esta disposición refleja la voluntad del legislador de la Unión de proteger las denominaciones registradas partiendo de la idea de que una evocación puede suscitarse tanto mediante un elemento denominativo como a través de un signo figurativo.

En aquella Sentencia, el Tribunal de Justicia concluyó que “no cabe excluir por principio la posibilidad de que unos signos figurativos sean capaces de traer directamente a la mente del consumidor, como imagen de referencia, los productos amparados por una denominación registrada en razón de su proximidad conceptual a tal denominación”.

En el caso de la Sentencia “Morbier”, el Tribunal de Justicia responde a la primera parte de la cuestión prejudicial de manera coherente con la jurisprudencia preexistente y concluye que el artículo 13, apartado 1, del Reglamentos nº 1151/2012 no prohíbe únicamente la utilización por un tercero de una denominación registrada, sino que ofrece un ámbito de protección más amplio.

Segunda parte de la cuestión prejudicial

Ya sabemos que la protección que se confiere a las DOPs va más allá del nombre registrado. Ahora bien, resta por saber la respuesta a la segunda parte de la cuestión prejudicial: ¿Están las DOPs protegidas frente a la reproducción de la forma o la apariencia que caracteriza al producto amparado, si esta puede inducir a error al consumidor sobre su verdadero origen, aun cuando no se utilice la denominación registrada?

El Abogado General, en sus Conclusiones, examinó la cuestión desde una doble perspectiva: la de del art. 13.1.b) del Reglamento nº 1151/2012 (en particular, si la reproducción de la forma o apariencia del producto podría constituir una evocación de la DOP) y la del art. 13.1.d) (si la reproducción de la forma o la apariencia del producto amparado puede constituir una de las prácticas que induzcan a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto). Sin embargo, en la Sentencia, el Tribunal únicamente examina la segunda parte de la cuestión desde esta última perspectiva –la del supuesto de la letra d)–. Ciertamente, en tenor literal de su pregunta, el órgano remitente había hecho una referencia general al art. 13.1, sin especificar si su pregunta se refería de manera particular a uno o varios de los apartados a) a d) que componen el precepto.

Respecto al supuesto de evocación, el Abogado General recuerda que, en las Sentencias Queso Manchego y Scotch Whisky (antes citadas), así como en la de 21/01/2016, C‑75/15 ‘Viiniverla’ (Verlados/Calvados), el Tribunal de Justicia ya había admitido que la evocación podía producirse mediante proximidad puramente conceptual, por lo que no puede excluirse que tal evocación se produzca cuando el consumidor se encuentre ante un producto con una forma o una apariencia que reproduzcan total o parcialmente las de un producto amparado por DOP. No obstante, el Abogado General considera que esto sucederá de manera excepcional, por ejemplo, en casos en los que la denominación protegida contiene una referencia expresa a la forma típica del producto que designa.

Mediante nota al pie, el Abogado General se hace eco de la cita realizada por la Comisión al precedente de la Sentencia nº 419/2013 de 31 de octubre, de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, en funciones de Tribunal de Marcas de la UE (caso DOP “Queso Tetilla”). Y es que, si bien la cuestión de la evocación por reproducción de la forma es novedosa en Luxemburgo, en Alicante ya fue resuelto un asunto sobre esta misma materia. En la citada Sentencia, nuestro Tribunal de Marcas de la UE ya admitió expresamente que pudiera producirse evocación por reproducción de la forma distintiva del producto amparado, con un razonamiento que merece la pena recordar:

“Téngase en cuenta que la redacción literal del art. 13.1. d del Reglamento no exige que la evocación de la DOP provenga de la utilización de un término, una palabra o un nombre, pues dicha DOP se protege contra <<toda evocación>>, con lo que es admisible que la evocación pueda proceder de otra fuente. (…) entendemos que la evocación puede proceder no del mero uso de una palabra o término, sino de otras prácticas que produzcan como efecto que el consumidor, al ver la forma del producto <<piense, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación>>””.

El Abogado General considera que, para que pueda producirse evocación por reproducción de la forma o la apariencia visual del producto amparado, deberían darse tres requisitos:

1) La característica reproducida debería figurar en el pliego de condiciones de la DOP como una característica distintiva del producto amparado.

2) La característica reproducida no debería estar intrínsecamente vinculada con un proceso de producción que, como tal, deba permanecer a la libre disposición de todo productor.

3) La existencia de la evocación debería apreciarse caso por caso, teniendo en cuenta, además de la forma o la apariencia del producto amparado, cualquier otro elemento considerado pertinente, ya sea debido a su potencial evocador, ya sea porque lleva a excluir o a reducir la posibilidad de evocación.

Además, a juicio del Abogado General, la evocación, si bien no exige la existencia de riesgo de confusión alguno, sí exige una intención parasitaria.

Por el contrario, el Abogado General entiende que para que se produzca el supuesto del art. 13.1.d) (“toda práctica que induzca a error al consumidor respecto al origen del producto”) sí es necesario que exista riesgo de confusión, “debiéndose inducir al consumidor a considerar erróneamente que el producto procede de la zona geográfica de referencia de la denominación registrada o que procede de una producción amparada por la denominación registrada”.

Dado que la letra d) del art. 13.1 del Reglamento nº 1151/2012 no define los comportamientos prohibidos, sino que se limita a calificarlos por su resultado (riesgo de inducción a error), se deduce –indica el Abogado General– que cualquier práctica puede quedar comprendida en la prohibición, “incluida, en principio, la reproducción de la forma o de la apariencia típica de un producto amparado por una denominación registrada o de una característica particular y distintiva de este, siempre que pueda inducir a error al consumidor”.

Esta misma conclusión es alcanzada por el Tribunal en la Sentencia.

Para llegar a tal conclusión, el Tribunal recuerda que la jurisprudencia preexistente ya ha declarado que el sistema de protección de las DOPs tiene esencialmente por objeto garantizar a los consumidores que los productos agrícolas amparados por una denominación registrada presentan, debido a su procedencia de una zona geográfica concreta, determinadas características particulares, permitiendo así, también, que los productores agrícolas que hayan realizado mayores esfuerzos en términos de calidad obtengan mayores ingresos como recompensa e impidiendo que los terceros se aprovechen abusivamente de la reputación de los productos amparados.

El Tribunal admite que, tal y como habían alegado la Société Fromagère du Livradois y la propia Comisión, la protección de las DOPs no tiene por objeto el producto amparado sino el nombre registrado. Por eso, esta protección no se extiende a la utilización de técnicas de fabricación o la reproducción de una o de más características indicadas en el pliego de condiciones de un producto amparado por una denominación registrada, por figurar en dicho pliego de condiciones, para hacer otro producto no amparado por el registro.

Ahora bien, no puede desconocerse que la DOP y el producto amparado tienen un vínculo muy importante. En este sentido, el Tribunal recuerda que una DOP es una denominación que identifica un producto cuyas cualidades o características se deben fundamental o exclusivamente al medio geográfico incluidos los factores naturales y humanos. Así pues, y en línea con lo que se indicaba al principio de este comentario, la presencia de determinadas características distintivas en el producto amparado –las que confiere el medio geográfico— es uno de los elementos que da sentido al sistema de protección de denominaciones de origen.

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando asimismo que el supuesto del art. 13.1.d) está redactado de manera claramente amplia y no limitativa –al utilizar la expresión “cualquier otra práctica”–, el Tribunal interpreta que reproducir la forma o la apariencia de un producto amparado por una DOP, aunque no se reproduzca el nombre de la DOP, podría suponer una práctica prohibida por dicho precepto. Ello sucederá si dicha reproducción puede inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto de que se trate.

Para valorar si la forma o apariencia reproducida puede inducir a error en estos términos, debe tenerse en cuenta la percepción de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y considerar todos los factores pertinentes del caso, particularmente si la forma o apariencia reproducida constituye una “característica de referencia y particularmente distintiva” de ese producto.

Conclusión (Déssert)

En primer lugar, esta nueva Sentencia viene a confirmar algo que, en realidad, ya sabíamos: que se puede infringir una DOP mediante otros elementos distintos a las palabras. A este respecto, en la Sentencia Queso Manchego se había declarado expresamente que puede producirse infracción (por evocación) mediante el uso de elementos figurativos.

En segundo lugar, esta Sentencia viene a hacer una nueva e importante aportación: que, aun cuando no se utilice el nombre registrado, el uso de la forma o de la apariencia del producto amparado puede constituir una infracción de una DOP si se constata que esa práctica puede inducir a error al consumidor sobre del origen del producto –art. 13.1.d) del Reglamento (UE) nº 1151/2012–. Aunque el Tribunal no se pronuncia sobre si esta misma práctica también podría constituir un supuesto de evocación –art. 13.1.b)–, el Abogado General sí admite tal posibilidad, aunque no como norma general, sino en determinadas condiciones.

En definitiva, se constata así, una vez más, la amplitud del ámbito de protección que el legislador de la Unión ha querido conferir a las DOPs. Con esta nueva resolución, el Tribunal de Justicia interpreta de manera expresa por primera vez el apartado d) del art. 13.1 del Reglamento (UE) nº 1151/2012 y coloca un ladrillo más en la construcción de la jurisprudencia que debe servir para interpretar el elenco de conductas que integran la protección de estos derechos de propiedad industrial.

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Desde la Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs y la Universidad de Alicante (España), información actualizada sobre los avances en materia de propiedad intelectual y de Derecho internacional privado para juristas europeos e iberoamericanos.

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