Modificación de solicitudes de patente en la Comunidad Andina: cuando querer menos es posible

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En septiembre último, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías (CIN) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú) adoptó una decisión que aborda en detalle el contenido y alcance de la regla concerniente a la modificación de solicitudes de patente que prevé el artículo 34 de la Decisión 486 (Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina), cuyo tenor es el siguiente: “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”

Así pues, la CIN ha señalado que si bien la norma en cuestión condiciona la aceptación de cualquier modificación que implique una ampliación de la protección reclamada a su consistencia con la divulgación inicial, no ha sido prevista ninguna disposición sobre modificaciones que, por el contrario, den lugar a una limitación de la protección. En este sentido, añade que si en cualquier caso se presentara una modificación que significara la limitación de la protección reclamada, no será necesario que ésta sea consistente con la divulgación inicial, habida cuenta que la Decisión 486 ha omitido regular dicho supuesto. En otras palabras, bajo la normatividad andina, es posible modificar una solicitud de patente que extienda el contenido de la divulgación inicial si ello no representara la ampliación del alcance de protección pretendido.

Procurando realizar un análisis sistémico del ordenamiento andino, el pronunciamiento de la CIN ha agregado que lo señalado precedentemente es consistente con el supuesto de nulidad recogido por el artículo 75, literal f), de la Decisión 486, que prevé que una patente será declarada nula si ésta contuviese una divulgación más amplia que en la solicitud inicial y ello implicase una ampliación de la protección. En este sentido, se ha señalado que la conjunción copulativa contemplada por dicha norma conduce a concluir de modo inequívoco que el régimen de patentes de la Comunidad Andina persigue que no se amplíe la divulgación inicial sólo si ello diera lugar a la ampliación del alcance de protección reivindicado, corroborándose a partir de ello que ninguna modificación que implique una limitación de dicho alcance se encontrará incursa en tal supuesto de nulidad, inclusive si la misma no hubiese sido divulgada por la solicitud inicial.

En este punto, es pertinente señalar que, a lo largo de la vigencia del artículo 34 en cuestión, no pocas veces se ha asumido, de modo equivocado, que su texto prohíbe la modificación que conduzca a una “ampliación de la divulgación inicial”, cuando, como ha señalado la CIN, lo que no está permitido es la modificación que signifique una “ampliación de la protección” que no sea consistente con la divulgación inicial.

En este contexto, debe tenerse claro cuál es la diferencia entre ambos aspectos. La divulgación inicial está constituida por la documentación técnica presentada con la solicitud, la cual comprende a) la descripción de la tecnología desarrollada, que explica tanto el problema técnico abordado como la solución brindada; b) el capítulo reivindicatorio, que enuncia cuál es el objeto u objetos materia de protección; y, cuando corresponda, c) uno o más dibujos. Por su parte, el alcance de protección está asociado a la delimitación concreta de aquello que será materia de los derechos de exclusividad y que, a la luz del artículo 51 de la Decisión 486, está determinado por el tenor de las reivindicaciones, mismo que será interpretado sobre la base de la descripción y los dibujos.

Así pues, la ampliación de la protección se dará en la medida que la modificación produzca la extensión de aquello que es cubierto por las reivindicaciones frente a lo previamente reclamado, de modo que la pretensión sea mayor. Tal como ha señalado la CIN en una decisión emitida el 2019, la ampliación de la protección puede darse de manera directa, en base a la variación de lo definido en las reivindicaciones, o de manera indirecta, a través de la modificación de la descripción o de los dibujos que, en atención a su función interpretativa, suponga la extensión del alcance definido en las reivindicaciones.

En atención a lo expuesto, debe quedar claro que no toda modificación que involucre la inclusión de información adicional a la inicialmente presentada en la solicitud supondrá la extensión del alcance de protección del capítulo reivindicatorio. En particular, es posible señalar que, por lo general, la adición de características técnicas a la materia reivindicada, hecha a fin de hacer más específica una definición, no constituirá una ampliación de la protección, sino, por el contrario, una limitación del alcance de protección. En este caso, a la luz de lo establecido por el artículo 34 de la Decisión 486, la modificación sería aceptada, aun cuando dichas características técnicas no hubiesen sido parte de la divulgación inicial.

A modo de ejemplo, se podría plantear que si en un caso la solicitud inicial reivindicase la protección de una solución farmacéutica que contiene un progestágeno y luego se modificara tal pretensión a fin de reclamar la protección de una formulación farmacéutica que sólo contiene drospirenona, que es una especie de progestágeno, se podría concluir que tal modificación supone una limitación de la protección, ya que ello supondría una renuncia a la consideración de los demás progestágenos dentro de la materia reivindicada, lo que sería acorde con lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486, aun cuando la descripción o las reivindicaciones iniciales no hubiesen revelado el empleo específico de drospirenona como parte de la tecnología desarrollada.

A diferencia de la Decisión 486, legislaciones como el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) sí incluyen disposiciones que presentan un enfoque basado en la “ampliación de la divulgación”, tal como hace el artículo 123 (2), que establece que una solicitud de patente europea o una patente europea no pueden ser modificadas de manera que comprendan materia que amplíe el contenido de la solicitud tal como fue presentada. Adicionalmente, el CPE también presenta un enfoque basado en la “ampliación de la protección”, al prever en su artículo 123 (3) que la patente europea no puede ser modificada de manera que amplíe la protección que confiere.

Habiéndose resaltado que el artículo 34 de la Decisión 486 no presenta un enfoque basado en la “ampliación de la divulgación”, debe hacerse hincapié en que dicha omisión tiene serias consecuencias en un sistema de patentes que se basa en un modelo de protección first to file, como el previsto por la Comunidad Andina, ya que las reglas de modificación que tienen en cuenta el enfoque basado en la “ampliación de la divulgación” procuran que la divulgación de la tecnología cuya protección es solicitada se realice únicamente al solicitar la patente y no después, ya que es de justicia que aquel que pretende los derechos de exclusividad que otorga una patente ofrezca la información que revele el contenido íntegro de la invención en la fecha en que reclama dichos derechos.

Como se puede advertir, el texto del artículo 34 de la Decisión 486 no resulta apropiado si lo que se busca es evitar que los solicitantes introduzcan información que amplíe la divulgación contenida en la descripción inicial, por lo que, bajo todo lo anteriormente expuesto, sería necesario trabajar la modificación de la Decisión 486 en este aspecto.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

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