Secretitos en reunión… el caso de Celgard vs Senior

Jurisprudencia Nacional Secretitos en reunión… el caso de Celgard vs Senior
- Advertisment -

El pasado 9 de octubre de 2020, el Court of Appeal de Reino Unido emitió su pronunciamiento sobre el caso Shenzhen Senior Technology Material CO LTD v Celgard LLC, en virtud del cual rechazó el recurso interpuesto por la empresa Senior contra la sentencia de 30 de julio de 2020 dictada por el High Court of Justice y confirmó la medida adoptada por el mismo en materia de protección de secretos comerciales o empresariales en el panorama internacional.

Este pronunciamiento es especialmente relevante en el ámbito del Derecho internacional privado, puesto que la jurisprudencia disponible en esta materia es escasa y, además, ahonda en una cuestión poco debatida hasta la fecha, como es la aplicación del artículo 6.2 del Reglamento Nº 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (en adelante, “Reglamento Roma II”).

Los hechos son los siguientes:

La empresa estadounidense Celgard se dedica a la producción y manufacturación de separadores de baterías de ion de litio y se constituye como una de las líderes del mercado en dicho ámbito, el cual se encuentra al alza dada la tendencia creciente en torno al uso de dispositivos tales como vehículos eléctricos que necesariamente incorporan dichas baterías.

Esta empresa empleaba a un científico, conocido como Dr. Zhang, el cual en 2016 abandonó Celgard (jugando al despiste y mintiendo sobre su futuro laboral) y comenzó a trabajar en la compañía china Senior, la cual también se dedica a la producción de separadores de baterías, siendo nombrado Director del Departamento Tecnológico desde su llegada. A partir de ese momento, Senior empezó a experimentar un crecimiento notable en su cuota de mercado (a la par que la de Celgard descendía), gracias al uso de nuevas técnicas y materiales que no había utilizado hasta la fecha y que, casualmente, comenzó a implementar tras la incorporación de nuestro querido Dr. Zhang a la susodicha empresa.

Celgard, a la que no se le escapa nada (excepto sus secretos empresariales), emprendió acciones legales ante los tribunales estadounidenses y, además, solicitó a los tribunales de Reino Unido una medida destinada a impedir que Senior suministrara a una empresa inglesa una serie de muestras para comparar la calidad de los productos de ambas, lo que podría resultar en la pérdida del cliente para Celgard y en la consolidación de Senior como un referente en el mercado, posición a la cual no optaría de no ser por el uso de información confidencial perteneciente a Celgard.

Dejando de lado las cuestiones relativas al secreto comercial y a la protección del mismo (las distintas instancias han resuelto de manera contundente que el secreto empresarial no puede ser considerado información susceptible de propiedad, sino que se configura como un subtipo de competencia desleal a tenor de lo establecido en la Directiva 2016/943/UE sobre secretos comerciales), tal y como hemos indicado anteriormente, este caso plantea cuestiones especialmente relevantes para la rama del Derecho internacional privado que nos llevan a analizar, en primer lugar, la sentencia del High Court of Justice y, posteriormente, la del Court of Appeal para determinar el alcance de estos pronunciamientos.  

High Court of Justice

Dado el carácter internacional del supuesto y la existencia de litigios paralelos tanto en EE.UU. como en China, el High Court of Justice tenía que determinar si era competente o no para la tramitación del procedimiento (es decir, la competencia judicial internacional) así como la ley aplicable al caso y si se reunían las condiciones adecuadas para la concesión de la medida solicitada. En cuanto a la competencia judicial internacional, si bien no es el objeto principal de estudio de este post, cabe mencionar que el Tribunal concluyó que, conforme a la normativa aplicable y en base a la existencia de factores de conexión pertinentes, los tribunales de Inglaterra y Gales eran los más adecuados para conocer del supuesto (“forum comveniens”) dado que el perjuicio inmediato era el uso indebido mediante la comercialización en Inglaterra y el daño directo sufrido sería, por tanto, el consiguiente fracaso de Celgard para conservar a su cliente en Reino Unido.

En relación con la cuestión de la ley aplicable, ambas partes se mostraron de acuerdo en que el instrumento adecuado para determinar el Derecho aplicable era el Reglamento Roma II y más concretamente, el artículo 6.2 del mismo, al tratarse de un acto de competencia desleal que afectaba exclusivamente a los intereses de un competidor en particular, Celgard en este caso.

Así, por remisión de esta norma, resultaba de aplicación la regla general del artículo 4.1 del Reglamento, en virtud de la cual la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño (“lex loci damni”), independientemente del país donde se haya producido el hecho generador y del país en que se produzcan las consecuencias indirectas del mismo.

Celgard argumentó que el “país donde se produce el daño” en el presente caso era Reino Unido, dada la pérdida que había sufrido o sufriría como resultado de la comercialización y venta en Inglaterra de separadores de baterías potencias gracias a sus secretos comerciales, no pudiendo apreciar la existencia de ningún daño por el mero robo de los secretos o la fabricación de las mercancías infractoras. A su vez, Senior se opuso a dicha consideración, afirmando que cualquier daño sufrido debía localizarse en China, que es donde supuestamente se había hecho un uso ilícito de los secretos comerciales de Celgard.

El High Court of Justice se mostró partidario de la postura de Celgard señalando que, a pesar del razonamiento de Senior, Celgard no había sufrido ningún daño como resultado de la mera fabricación de los bienes infractores, sino que el daño solo se produjo una vez se adoptaron medidas adicionales, es decir, cuando el producto fabricado gracias a los secretos comerciales de Celgard fue comercializado en Reino Unido en competencia directa con el propio producto de Celgard.

Tras el análisis de dichas cuestiones y de la adecuación de la medida al supuesto concreto, el High Court of Justice concedió a Celgard dicha medida al considerar que era proporcional y había sido debidamente justificada. Ello llevó a Senior a recurrir dicha decisión ante el Court of Appeal.

Court of Appeal

Como principal motivo para la interposición del recurso, Senior argumentó que el High Court of Justice había errado al declarar como aplicable el derecho inglés en lugar de la ley china, al tratarse el secreto empresarial de un bien intangible y siendo que el daño a los bienes intangibles se localiza en el momento y lugar en que se hace irreversible, en este caso, en el momento de su divulgación en China.

Como se ha indicado anteriormente, el Court of Appeal rechazó el recurso interpuesto por Senior, en base a los siguientes argumentos:

  • El secreto empresarial no puede ser clasificado como un bien intangible a tenor de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/943 sobre secretos comerciales, la cual no establece un derecho de propiedad intelectual sobre dichos secretos, sino que los reconoce como una categoría particular de competencia desleal, manteniendo por tanto que el daño se localiza en Reino Unido en base a la comercialización de los productos infractores.
  • Además, el argumento de Senior hubiera implicado que, cuando la parte A con sede en el país X, que tiene una protección débil de los secretos comerciales, utiliza indebidamente los secretos de la parte B para fabricar mercancías, y luego las comercializa en el mercado de un país de la Unión Europea, la ley del país X se aplicaría con exclusión de la ley del país de la Unión, lo cual no parece estar en consonancia con los objetivos del legislador europeo.

No obstante, el Tribunal planteó una cuestión interesante, como es la posible aplicación del artículo 4.5 de la Directiva sobre secretos comerciales para la determinación del derecho aplicable al supuesto. El citado artículo establece que la importación de mercancías infractoras se constituye como un uso ilegal de un secreto empresarial “cuando la persona que lleve a cabo esas actividades supiera, o debiera haber sabido en las circunstancias del caso, que el secreto comercial se había utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3″. Una de las posibilidades que abarca el apartado 3 en su letra a) es que la persona haya “obtenido el secreto comercial de forma ilícita“. Pero, ¿qué ley debería aplicarse para determinar si el secreto fue obtenido ilícitamente?

En este sentido, Senior argumentó que para la determinación del concepto de “ilícito” debía aplicarse la ley del país en el que se produjo la adquisición del secreto comercial (es decir, China) y que, por lo tanto, los párrafos quinto y tercero de la Directiva establecían una especie de cláusula implícita de elección de ley aplicable. Celgard, por el contrario, afirmó que el concepto de “ilícito” debía ser interpretado de manera autónoma, dado que la Directiva no hacía referencia concreta a ninguna ley nacional y por lo tanto resultaba de aplicación la ley europea.

El Tribunal concluyó que, si bien se trata de una cuestión compleja que deberá ser analizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, “TJUE”) a su debido tiempo, de manera provisional el derecho aplicable debe ser determinado en base al Reglamento Roma II, dado que no hay disposición alguna en la Directiva sobre secretos comerciales que denote la voluntad de incluir una cláusula de elección de ley aplicable, lo cual por otro lado es una de las principales funciones del Reglamento Roma II.

Desde mi punto de vista, la posibilidad planteada por el Court of Appeal no parece tener mucho fundamento si se analiza detenidamente, puesto que de la lectura del propio Reglamento Roma II, y más concretamente, de su artículo 6.4, se deriva que la elección de ley aplicable no tiene cabida en supuestos de competencia desleal y actos que restrinjan la libre competencia como el que nos ocupa. De hecho, la interpretación del art. 4 de la Directiva sobre secretos comerciales como tendente a la inclusión de una cláusula de ley aplicable sería contraria a este precepto y a los objetivos del Reglamento Roma II por lo cabe suponer que, de ser analizada por el TJUE, esta posibilidad será rechazada por este Tribunal, dada la falta de concordancia con la voluntad del legislador europeo.

Conclusión

La decisión del Court of Appeal parece confirmar que, cuando los intereses comerciales del demandante se hayan visto afectados en Reino Unido por la importación a este país de materiales producidos fuera del mismo haciendo un uso ilícito de sus secretos comerciales, se habrá producido un hecho perjudicial en Reino Unido que desemboca en un daño directo para el demandante en esta jurisdicción.

Este pronunciamiento continúa la tendencia jurisprudencial fijada por el propio Tribunal (véase el caso Kitechnology) y va en consonancia con los principios inspiradores del Reglamento Roma II, tal y como se deriva de la lectura de los Considerandos 16 al 18 del mismo.

Queda pendiente para el futuro el análisis por parte del TJUE de la cuestión planteada por el Court of Appeal en torno a la posibilidad de emplear la Directiva sobre secretos comerciales para la determinación del Derecho aplicable a estos supuestos. No obstante, todo parece indicar que dicha opción será descartada dada la falta de concordancia con los objetivos de la citada Directiva y lo establecido por el texto del Reglamento Roma II.

Y de propina, recomendación cinéfila para el fin de semana: Arrival, que aunque parezca que no guarda relación alguna con la materia que nos ocupa, tiene cierto componente “internacional”…

Raúl Ruiz Rodríguez
Raúl Ruiz Rodríguez
Doctorando con contrato FPU en el departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante. En un arrebato de locura, acudió a los ilustres profesores Desantes y López-Tarruella para que se convirtieran en sus mentores y le iniciaran en el apasionante mundo del International Privado. A día de hoy, todavía no se ha arrepentido…

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

LO ÚLTIMO

Must read

- Advertisement -

Quizá también te gusteRELACIONADOS
Recomendados para ti