Uso (¿efectivo?) en piezas de recambio, servicios postventa, coches deportivos, productos de segunda mano y otras cuestiones … todo esto sobre fondo rojo Ferrari

Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 22 de octubre de 2020, asuntos acumulados C‑720/18 y C‑721/18

Jurisprudencia Uso (¿efectivo?) en piezas de recambio, servicios postventa, coches...
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Este artículo ha sido preparado por Vito Pati.

Para calentar motores, os dejamos la sentencia aquí y un poco de contexto, a continuación:

Ferrari es titular de una marca internacional y de una marca alemana para el término “TESTAROSSA” (signo estilizado), ambas para productos de la clase 12, entre los cuales vehículos y piezas de recambio.

Una demanda de caducidad fue interpuesta contra estas dos marcas y en primera instancia ambas fueron canceladas por falta de uso. Ferrari apeló las decisiones.  

A los amantes de los coches no hace falta recordarles de qué estamos hablando…

Durante el periodo relevante, Ferrari había utilizado las marcas para coches deportivos de lujo y para piezas de recambio y accesorios. Además, la empresa de Maranello había revendido, tras su inspección, vehículos de segunda mano bajo las marcas controvertidas y había ofrecido servicios de mantenimiento en relación a estos vehículos.

Ferrari había llevado a cabo algunas de sus ventas en Suiza, así que otro elemento relevante del caso es la existencia, entre Alemania y Suiza, del Convenio de 1982 sobre Protección Recíproca de las Patentes, Dibujos, Modelos y Marcas, según el cual el uso en Suiza de una marca alemana equivaldría a uso de la marca en territorio alemán y viceversa.

A la luz de todo lo anterior, el tribunal alemán sometió al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

  • Si una marca registrada para automóviles y sus componentes o accesorios, la cual ha sido objeto de uso sólo para coches deportivos de lujo o solamente para piezas de recambio y accesorios para estos coches, puede considerarse haber sido objeto de uso genuino para la totalidad de los productos cubiertos; [cuestiones prejudiciales primera y tercera]
  • Si la reventa por parte del titular de la marca de productos ya previamente comercializados bajo el mismo signo puede constituir uso genuino [cuestión prejudicial segunda];
  • Si la prestación de servicios postventa en relación con los productos comercializados bajo la marca controvertida puede considerase uso genuino para los productos cubiertos por la marca, teniendo en cuenta que esos servicios no han sido prestados bajo dicha marca [cuestión prejudicial cuarta];
  • Si un órgano judicial de un Estado Miembro puede aplicar un convenio celebrado antes de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Roma constitutivo de la Comunidad Económica Europea, según el cual el uso de una marca nacional de un Estado Miembro en el territorio de un estado tercero debe tomarse en cuenta para determinar el uso genuino de dicha marca [cuestión prejudicial quinta];
  • Si la carga de la prueba de que una marca ha sido objeto de un uso efectivo incumbe exclusivamente al titular de esa marca [cuestión prejudicial sexta].

Todas las cuestiones prejudiciales hacen referencia a la interpretación de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2008/95, relativos a las causas de caducidad y la caducidad parcial de una marca.

Las posiciones del Tribunal de Justicia

Con respecto a la cuestión del uso de la marca para piezas de recambio, el Tribunal remarca que la apreciación del uso genuino debe basarse en la totalidad de los hechos y las circunstancias específicas del caso. En particular, habrá que considerar si los usos llevados a cabo son apropiados para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos protegidos; habrá que considerar también la naturaleza de los productos, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia de uso de la marca.

El hecho de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no excluye el uso genuino, si el titular utiliza la misma marca para piezas de recambio que forman parte de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados (véase caso C-40/01, MINIMAX, apartado 43).

Consecuentemente, el uso por parte de Ferrari de la marca “TESTAROSSA” para piezas de recambio que forman parte de los coches “TESTAROSSA” ya vendidos, puede constituir un uso efectivo, en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95, no solo para las propias piezas de recambio, sino que, también para los vehículos en sí.

Con respecto a la cuestión de si es posible concluir que las marcas han sido objeto de uso genuino exclusivamente para coches deportivos de lujo, es decir para una (supuesta) subcategoría independiente de vehículos (véase caso T-126/03, ALADIN), el Tribunal aclara que el mero hecho de que los coches de Ferrari se vendan a un precio particularmente elevado no basta para considerar que esos coches constituyen una subcategoría independiente de vehículos. Además, aunque es posible que los coches deportivos se utilicen en el automovilismo, estos vehículos también pueden utilizarse, como cualquier otro coche, para el transporte por carretera de personas y sus pertenencias personales.

Por lo tanto, el mero hecho de que los coches en cuestión se califiquen como “deportivos de lujo” no autoriza el tribunal remitente a concluir que las marcas han sido objecto de uso exclusivamente para esta categoría de productos, ya que los coches deportivos de lujo no representan, en principio, una subcategoría independiente de vehículos (siempre que de los hechos y pruebas del caso concreto no se desprenda que el consumidor percibe los coches deportivos de lujo como una subcategoría independiente de vehículos – circunstancia de hecho que tendrá que ser evaluada por el tribunal remitente – ).  

Con respecto a la cuestión de si hay uso genuino por parte del titular que realiza una reventa de productos bajo la misma marca, el Tribunal señala que, si la marca se ha utilizado de conformidad con su función esencial de garantizar el origen comercial de los productos, dicho uso puede calificarse como genuino, a pesar de que estos productos ya fueron comercializados previamente.

Las normas relativas al agotamiento del derecho no impiden que el titular pueda volver a utilizar (genuinamente) la marca controvertida para productos que él ya había comercializados.

Con respecto a la cuestión de si hay uso genuino cuando el titular haya prestado servicios postventa en relación con los productos comercializados bajo la marca, el Tribunal señala que, así como puede haber uso genuino cuando la marca se utiliza para piezas de recambio que forman parte de los productos ya comercializados, asimismo puede haber uso genuino cuando la marca haya sido utilizada para servicios destinados a los productos comercializados.

Es decir, si Ferrari presta servicios de mantenimiento o reparación en relación con los coches “TESTAROSSA” y bajo esta misma marca, este uso puede constituir uso genuino también para los productos originariamente cubiertos por estas marcas. De otra forma, si los servicios no se han prestados bajo la citada marca, no habrá uso genuino.     

Con respecto a la cuestión de si un Estado Miembro puede aplicar un convenio según el cual el uso de una marca nacional en el territorio de un estado tercero debe tomarse en cuenta para determinar el uso genuino de dicha marca, el Tribunal señala que, siendo el Convenio en cuestión anterior al Tratado Constitutivo de la CEE (1 de enero 1958), habrá que hacer referencia al artículo 351 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), párrafo segundo.

De acuerdo con dicha disposición, los Estados miembros tienen la obligación de eliminar las incompatibilidades que existan entre un convenio celebrado con anterioridad a la adhesión del estado a la UE y el TFUE (o el TUE).

El tribunal remitente estaría por lo tanto obligado a dar al Convenio en cuestión una interpretación conforme con el Derecho de la UE. Si una interpretación conforme no es posible, Alemania estará obligada a adoptar las medidas necesarias para eliminar la incompatibilidad de ese Convenio con el Derecho de la Unión.

Sin embargo, a la espera de la adopción de estas medidas, el órgano jurisdiccional remitente estaría autorizado a aplicar el Convenio celebrado antes del 1 de enero de 1958, a la luz del párrafo primero del articulo 351 TFUE.

Con respecto a la cuestión de si la carga de la prueba de uso efectivo de la marca incumbe siempre al titular, cabe señalar, preliminarmente, que según el derecho procesual alemán, en caso de solicitud de caducidad de una marca por falta de uso, la carga de la prueba de la falta de uso incumbe al solicitante, mientras que el titular sólo está obligado a exponer la manera en que ha hecho uso de la marca, sin aportar, no obstante, la prueba de tal uso.

Sin embargo, el Tribunal aclara que la cuestión de la carga de la prueba del uso efectivo no puede considerase de competencia del Derecho nacional, ya que si fuese así la protección de los titulares de las marcas variaría en función de la ley aplicable en cada caso. Por consecuente, el Tribunal confirma que la carga de la prueba de que una marca ha sido objeto de un uso efectivo incumbe en cualquier caso al titular de esa marca y no a la parte que solicita la cancelación.

Conclusiones

Las (muchas) implicaciones prácticas de esta resolución del TJUE no son despreciables.

El Tribunal confirma lo que ya se había establecido en la decisión MINIMAX, es decir que el uso de una marca para componentes o accesorios puede constituir uso genuino, aunque los productos en si ya no se comercialicen. Lo mismo aplica a los servicios postventa. De esta forma si el titular vende un producto y luego presta servicios de reparación y mantenimiento u ofrece piezas de recambio, podrá evitar la caducidad de su marca.

A nivel puramente legal esta conclusión suena estridente, ya que en práctica lleva a reconocer el uso genuino para productos que no se han comercializados, por lo menos no durante el periodo relevante. Las mismas Directrices de la EUIPO remarcan, de hecho, que las consideraciones del Tribunal en el asunto MINIMAX se deberían interpretar de forma estricta y aplicar únicamente en casos muy excepcionales.

A nivel practico, sin embargo, las posiciones del Tribunal de Justicia, tanto en MINIMAX como en el asunto que nos ocupa, parecen justificables. Podría ser inicuo condenar al titular de una marca a perder los derechos sobre la misma cuando este signo sigue en uso para componentes o servicios postventa, ya que se incrementaría el riesgo de que terceros puedan utilizar o registrar la marca controvertida para los productos designados originariamente.  

Aun así, este es un principio que necesita ser manejado con cuidado, para evitar que los tribunales y oficinas de propiedad industrial reconozcan el uso genuino en situaciones de absoluta discrepancia entre los productos designados y aquellos para los cuales la marca ha sido objeto de uso efectivo.  

La cuestión prejudicial relativa al uso genuino de la marca en caso de reventa de productos también es un punto interesante. Si la finalidad de la marca es garantizar el origen comercial de un producto, es correcto concluir que existe uso genuino también cuando el signo se haya utilizado para productos de segunda mano, siempre que dicho signo indique que los productos provienen del mismo titular. No existe alguna incompatibilidad entre esta conclusión y la disciplina del agotamiento del derecho, ya que en el caso en cuestión la reventa de productos es llevada a cabo por el mismo titular de la marca (bajo previa inspección y posible reparación de las automóviles) y no por un tercero.

Como comentario final, remarcamos que la respuesta del Tribunal a la cuestión prejudicial relativa a la aplicación del Convenio entre Suiza y Alemania puede dejar perplejos algunos lectores. Aunque de acuerdo con el articulo 358.2 TFUE le corresponde al Estado Miembro (y no a los tribunales) eliminar las incompatibilidades entre un convenio y el derecho de la UE, nos preguntamos si el Tribunal de Justicia no hubiese podido establecer que el órgano jurisdiccional remitente tiene poder para aplicar el derecho de la UE y desaplicar el Convenio, reconociendo la aplicación automática (self-executing effects) del TFUE.

De hecho, hasta las Directivas de la UE, que en principio necesitan siempre un acto de transposición por parte de los Estados Miembros, pueden tener efecto directo en algunas circunstancias; consecuentemente también se le podría haber reconocido efecto directo al artículo 358.2 TFUE con respeto al Convenio, ya que jerárquicamente el TFUE se coloca muy por encima de una Directiva.

Por otro lado, hay que considerar que el apartado primero del articulo 358 representa un impedimento a que el Tribual adoptase la postura de arriba, ya que esta disposición salvaguarda expresamente los convenios celebrados antes del 1958.

De todos modos, la postura asumida por el Tribunal acaba siendo particularmente favorable para todos los titulares de marcas alemanas o de marcas internacionales que designan Alemania, ya que, hasta que el Convenio del 1982 no sea actualizado, el uso de una marca en Suiza equivaldrá al uso de la marca en Alemania, lo cual en algunos casos podría facilitar notablemente la labor de probar el uso genuino de la marca.  

Lvcentinvs
Lvcentinvs
Desde la Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs y la Universidad de Alicante (España), información actualizada sobre los avances en materia de propiedad intelectual y de Derecho internacional privado para juristas europeos e iberoamericanos.

1 COMENTARIO

  1. Casos relacionados con cuestiones similares y relativos a la marca “TESTAROSSA” están pendientes ante la Gran Sala de Recurso de la EUIPO (asuntos acumulados R 334/2017, R 887/2016 y R 343/2017).

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