Cuando la espera no desespera (tanto): Patentes y derecho de pendencia en la Comunidad Andina

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En atención a las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC (1994), los Países Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) deben asegurar que la protección de patente que están llamados a ofrecer no expire antes del transcurso de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva (Artículo 33). Ahora bien, aun cuando esta obligación esté dirigida a asegurar la extensión mínima que una patente debe tener, no significa en lo absoluto que los Miembros de la OMC estén llamados a ofrecer una protección efectiva de veinte años; de hecho, ello resulta claro a partir de lo señalado en la nota a pie correspondiente a dicha disposición, que incluye una sugerencia para superar dicha situación.

Dicho lo anterior, se debe señalar que, por lo general, los derechos de exclusividad atribuidos por una patente surgen únicamente tras la concesión de ésta. Pero ¿qué ocurre en el tramo que tiene lugar entre la presentación de la solicitud y el otorgamiento de la patente?

Con matices propios, los Miembros de la OMC han diseñado sistemas de protección provisional durante la pendencia de las solicitudes de patente vistas en sus jurisdicciones. Así, por ejemplo, el régimen común de propiedad industrial de la Comunidad Andina, previsto por la Decisión 486 (2000), dispone que el titular de una patente tiene derecho a ejercer acciones judiciales para reclamar la indemnización por el uso no autorizado de su invención mientras la solicitud respectiva aún se encontraba en trámite (Artículo 239).

Ahora bien, aun cuando la normatividad andina reconoce la facultad del titular de una patente a reclamar los daños ocurridos mientras su solicitud no era resuelta, no manifiesta expresamente que ello sea consecuencia de la comisión de una infracción a los derechos de patente o, acaso, si estos tienen una naturaleza distinta a los derechos surgidos tras la concesión de la patente.  Dicho ello, resulta pertinente mencionar que en septiembre último la autoridad peruana de patentes (Indecopi) ha efectuado una interpretación dirigida a aclarar el alcance de esta disposición.

En efecto, a través de la Resolución 105-2020/CIN-INDECOPI, emitida el 29 de septiembre de 2020, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi (la Comisión) ha señalado que la indemnización prevista por el Artículo 239 de la Decisión 486 es consecuencia inequívoca de la comisión de una infracción, aunque no una vinculada a los derechos de exclusividad emanados de la patente, que, como quiera, solo surgen y se hacen efectivos tras su concesión, sino de una facultad de naturaleza distinta que, a partir de lo definido por dicha resolución, se reconoce como derecho de pendencia. A estos efectos, se ha señalado que, bajo el Artículo 239 aludido, el uso no autorizado efectuado durante la pendencia de la patente podrá ser perseguido y sancionado mediante los mecanismos que las leyes nacionales de los países andinos establezcan. En opinión de quien suscribe el presente, esta conclusión se justifica en la premisa de que la previa determinación de una infracción resulta condición sine qua non para reclamar la indemnización aludida.

Es de destacar que, al establecer el nexo existente entre la indemnización prevista por el Artículo 239 de la Decisión 486 y la vulneración al derecho de pendencia, la Comisión ha hecho énfasis en que la existencia de esta última estará condicionada a la concurrencia de las mismas exigencias expresamente dispuestas por dicha norma para poder reclamar la indemnización en cuestión. En consecuencia, solo podría ser considerada infracción al derecho de pendencia aquella acción que tuviese lugar entre la fecha en que la solicitud de patente es accesible al público (usualmente 18 meses luego de presentada la solicitud) y la fecha de concesión de la patente. A su vez, la materia usada durante tal espacio deberá encontrarse dentro del alcance de la patente finalmente concedida, ello porque éste puede variar en el curso de la solicitud.

De lo anterior, se desprende que, si en el momento en que tuviesen lugar los actos cuestionados, la materia reivindicada por la solicitud no cubriese la realización objeto de discusión, no podrían prosperar las acciones legales entabladas contra tales actos.  Además, el derecho de pendencia no podría hacerse extensivo a ningún acto de explotación que tuviese lugar entre la presentación de la solicitud de patente y la fecha en que la solicitud adquirió carácter público.

No obstante el reconocimiento del derecho de pendencia, debe recalcarse que éste surgirá únicamente cuando la autoridad competente conceda la patente solicitada y, dado el momento en que las acciones legales respectivas pueden se planteadas, su invocación no podría tener como fin excluir al demandado de hechos consumados en el periodo en el que la solicitud estaba en trámite.

Puede concluirse pues que si bien en la Comunidad Andina el plazo de duración de una patente es de veinte años contados desde la presentación de la solicitud correspondiente (Artículo 50 de la Decisión 486), la exclusividad que emana de una patente no se hace extensiva a todo dicho plazo. De hecho, esta es la razón por la cual la demora en la concesión de una patente constituye un aspecto que puede tener un gran impacto negativo en las pretensiones que tiene su titular de explotar en exclusividad su invento, lo que ha conducido a que, por ejemplo, los Estados Unidos de América hayan buscado que los países andinos incorporen mecanismos de compensación por retrasos irrazonables en la emisión de patentes, al negociar sus acuerdos de libre comercio con estos.

A la luz de todo lo antes expuesto, se estima que la decisión de la Comisión constituye un pronunciamiento positivo en lo que atañe a la defensa de los usuarios del sistema de patentes, toda vez que establece de forma clara que el uso no consentido de la invención durante la pendencia de la solicitud resulta un hecho que no escapará del escrutinio sancionador de la autoridad, lo que tiene como fin ulterior buscar que los competidores se vean desincentivados a efectuar la explotación del invento durante el periodo en que todavía no se otorga la patente. No obstante, como se observa, el Artículo 239 de la Decisión 486 presenta un grave defecto porque deja en desprotección a los solicitantes de patente durante el período anterior a la fecha en que la solicitud adquiere carácter público, situación que podría ser enmendada de modo que, por ejemplo, replique lo señalado por la Ley de Patentes de España, que asegura la protección provisional aún antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta (Artículo 67.3).

Como corolario, se puede afirmar que la protección de patente ofrecida por el sistema de propiedad industrial andino comprende tanto el derecho de pendencia como los derechos negativos de exclusión, tal como se gráfica seguidamente.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

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