¿Por qué el régimen andino de modelos de utilidad no requiere nivel inventivo como requisito de protección?

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Este post ha sido redactado por Diego Ortega-SanabriaSecretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

Diversos países han acogido en sus sistemas de propiedad industrial regímenes de protección de tecnologías usualmente llamadas “menores”, constituidas por mejoras técnicas de objetos ya conocidos. A este régimen, que coexiste con el de patentes de invención, se le conoce tradicionalmente como régimen de modelos de utilidad. Entendiéndose que en el desarrollo de los modelos de utilidad no se requiere un grado de creatividad tan alto como en el caso de las patentes de invención, los requisitos sustantivos exigidos son menos estrictos; ahora bien, ello también justifica que su duración sea menor frente a la duración de las patentes de invención.

Dicho lo anterior, es posible afirmar que el régimen de modelos de utilidad constituye un modelo de protección idóneo en aquellos países en donde las capacidades humanas y de infraestructura no permiten desarrollar inventos de alta tecnología.  

Cabe acotar que, a diferencia del régimen de patentes de invención, cuyo alcance se encuentra relativamente armonizado en virtud a lo dispuesto por el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), los modelos de utilidad son tratados de modo dispar en los países que acogen este régimen, lo que da lugar a que, entre país y país, los requisitos no sean los mismos o que, incluso, teniendo los mismos requisitos, su alcance presente matices sumamente distintos.

En los países de la Comunidad Andina la protección de los modelos de utilidad se encuentra regida por la Decisión 486, vigente desde el año 2000.  El tenor del artículo 81 de la Decisión 486 prevé que el modelo de utilidad está constituido por toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.   

Como se puede apreciar, el artículo 81 citado no solo dispone cuál es la materia susceptible de ser protegida como modelo de utilidad, sino que, además, incorpora en su tenor las condiciones sustantivas exigibles para acceder a su protección, al prever que el modelo debe satisfacer la condición de novedad, no solo en su forma, configuración o disposición de elementos, sino también en la solución que conlleva. Así pues, como se ve, la protección de un modelo de utilidad se encuentra supeditada al cumplimiento de un único requisito: la novedad.

Resulta pertinente indicar en este punto que, a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA) ha advertido que el modelo de utilidad previsto por la Decisión 486 también debe cumplir con presentar nivel inventivo, ello a través de la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 52-IP-2014, en donde ha sostenido que, además de ser novedoso, el modelo de utilidad debe cumplir también con tener nivel inventivo, ello a la luz del artículo 85 de la misma Decisión 486, que establece que, en lo que fuese pertinente, las disposiciones sobre patentes de invención son aplicables a los modelos de utilidad. Abundando más en ello, el TJCA sugirió que el rigor del nivel inventivo exigible a los modelos de utilidad no sería tan alto como el que deben cumplir las patentes de invención, ya que mientras a estas últimas se les exige que no sean obvias, a los primeros tan solo se les exigiría que no resulten evidentes a la luz del estado del arte.

Quien suscribe el presente no comparte lo afirmado por el TJCA, ya que el artículo 85 de la Decisión 486 no prevé que la aplicación supletoria de las normas de patentes de invención sea irrestricta, sino únicamente cuando ello fuese pertinente. Se entiende pues que la aplicación de las normas de patentes de invención a los casos de modelo de utilidad solamente sería conducente cuando se tuviese que completar los vacíos que presentan las disposiciones de estos últimos. Así, por ejemplo, si bien el artículo 81 dispone que la disposición, forma o configuración sobre la que recae el modelo de utilidad debe ser novedosa, no prevé cuál es el alcance de dicho requisito. En este contexto, resulta pertinente adoptar el alcance del requisito de novedad desarrollado para los casos de patente de invención (artículo 16 de la Decisión 486), según el cual la novedad es de carácter absoluto, esto es, que no importa la forma o el lugar en que se produjo la divulgación del estado de la técnica anterior a la solicitud.

Además, existen otras razones por las que, bajo el modelo andino, no es posible exigir nivel inventivo a los modelos de utilidad. En primer lugar, se debe hacer énfasis en que, a la luz del principio de legalidad, las autoridades no pueden demandar el cumplimiento de requisitos que no son expresamente previstos por la ley de la materia. De otro lado, se debe señalar que, si se exigiera que los modelos de utilidad tuviesen que cumplir con presentar nivel inventivo, tendría que aplicarse el mismo estándar que el aplicado para las patentes de invención (artículo 18 de la Decisión 486), al igual que, como se ha visto, se hace con el requisito de novedad. Ello sería así porque no existe una disposición en la legislación andina que haga una calificación distinta sobre el cumplimiento de los requisitos materiales de ambas figuras. Así pues, no se podría efectuar un análisis diferenciado de este requisito, tal como ha sugerido el TJCA, ya que ello no se desprende del ordenamiento legal andino. Como se ve, si se persistiese en que los modelos de utilidad deben presentar nivel inventivo, tendría que emplearse el estándar previsto para las patentes de invención, lo que conllevaría a que el otorgamiento de derechos de modelo de utilidad esté condicionado a las mismas exigencias que las previstas para las patentes de invención, lo cual no resulta coherente con la intención de prever dos elementos de propiedad industrial distintos.

Por lo demás, debe hacerse hincapié en que el hecho de que otros países requieran nivel inventivo a los modelos de utilidad, no conduce a que, sin más, la Comunidad Andina también deba hacerlo, teniéndose en cuenta que la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reconoce que entre país y país el requisito de nivel inventivo puede ser menos estricto o estar ausente por completo. Además, los países que disponen que los modelos de utilidad deben cumplir con tener actividad inventiva, recogen dicha exigencia de modo expreso en su legislación, planteando además estándares distintos para tal condición, tal como en España, en donde se pide que el modelo no sea muy evidente, o en Alemania, en donde, para analizar este requisito, se descarta las divulgaciones hechas fuera de su jurisdicción que no se hayan producido de modo impreso.

Así pues, si existiese la intención de que el modelo de utilidad andino tuviese que cumplir con tener nivel inventivo deberían efectuarse las modificaciones normativas dirigidas a dicho fin; no obstante, con anticipación, debería evaluarse si el sector industrial en los países que conforman esta región ha madurado de manera tal que, en efecto, los modelos de utilidad deban pasar por dicho filtro para acceder a la protección correspondiente, ya que, de otro modo, tal exigencia podría tener un alto impacto en el desarrollo tecnológico local.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

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