Detalles que no son inocuos: de la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el período de gracia

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Este post ha sido redactado por Diego Ortega-Sanabria, Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

Hay una antigua expresión anglosajona que reza “The devil is in the details”, que implica que algo que puede resultar anecdótico en un asunto puede tener en realidad mayor preponderancia de la imaginada. Ello, que duda cabe, no es ajeno a las decisiones adoptadas por aquellos operadores jurídicos que, en el ámbito de sus competencias, están llamados a interpretar normas a fin de dilucidar una controversia y tras cuyas decisiones pueden llegar a existir justificaciones que, de manera velada, pueden encerrar ciertos aspectos con potencial suficiente para tener un impacto más importante del previsto.

Dicho lo anterior, me parece pertinente efectuar algunos comentarios sobre una las más recientes sentencias en materia de patentes emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, pronunciándose sobre un pedido formulado por la autoridad de patente de Perú, interpretó por primera vez el alcance del régimen de divulgaciones inocuas recogido por la Decisión 486, que prevé el régimen común de propiedad industrial de este organismo regional. Cabe indicar que una divulgación inocua es aquella que, aún habiendo sido efectuada con anterioridad a la presentación de una solicitud de patente, no puede afectar por ley el cumplimiento de los requisitos de novedad o nivel inventivo de la misma.

La sentencia en cuestión, emitida en el Proceso 35-IP-2018, estuvo dirigida a dar respuesta a la consulta hecha a fin de que se esclarezca si las publicaciones efectuadas como parte del procedimiento de registro de una patente de invención constituyen divulgaciones inocuas en el marco de las excepciones contempladas por el artículo 17 de la Decisión 486. Para poner en contexto al lector, es indispensable mencionar que el artículo citado establece que, a efectos de determinar la patentabilidad, no se puede tomar en cuenta la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de presentación de la solicitud o, de ser el caso, de la fecha de prioridad, siempre que la divulgación hubiese provenido de: a) el inventor o su causahabiente; b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o, c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

Así pues, como se observa, la consulta estaba relacionada al supuesto de divulgación previsto por el inciso b) del artículo 17 en mención, en la medida que el caso atañía la publicación de una solicitud de patente hecha en Chile con anterioridad a la presentación de la solicitud efectuada en el Perú. En este contexto, el Tribunal señaló que la publicación de una solicitud de patente en trámite por parte de una oficina nacional competente sólo será considerada una divulgación inocua si es efectuada en contravención de la norma que rige la materia, por lo que, a contrario sensu, una publicación realizada sin vulnerar la norma aplicable, será siempre considerada como estado de la técnica a efectos de analizar la novedad de la invención que se pretende patentar.

Debo señalar desde ya que la intención del presente artículo no es efectuar un debate sobre la conclusión arribada por el Tribunal (materia que, empero, merecería sin duda un análisis aparte), sino, más bien, analizar algunos fragmentos que formaron parte de la sentencia aludida, y que, considero, constituyen apartados bastante cuestionables. Así pues, en sus fundamentos, la sentencia en cuestión consigna que el texto del artículo 17 de a Decisión 486 sugiere una intención clara de proteger al inventor de las divulgaciones “accidentales”, como la que sucede cuando se publica una solicitud de patente en contravención de la norma que rige la materia.

Tal como se puede apreciar, el Tribunal ha opinado que el conjunto de supuestos que, a la luz del artículo 17 de la Decisión 486 constituyen divulgaciones inocuas, deben ser “accidentales”; dicho de otra manera, de forma meramente casual, fortuita o impensada. Lo desconcertante de esta afirmación es que ninguno de los supuestos previstos por el artículo 17 de la Decisión 486 exige que las divulgaciones comprendidas en su ámbito deban tener dicho carácter, menos aún los supuestos a) y c), que no atribuyen a éstas algún contexto singular. En efecto, si se da lectura a los supuestos a) y c) del artículo 17 se advertirá inmediatamente que estos dispositivos únicamente exigen que las divulgaciones hayan sido efectuadas por el inventor o su causahabiente o un tercero que obtuviese la información de estos, respectivamente, sin la necesidad de que hayan ocurrido en algún contexto particular, menos aún que éstas hayan sido accidentales.

Sobre el particular, merece mencionarse que la intención detrás de incorporar los citados supuestos a) y c), cuyo contenido da origen al comúnmente conocido período de gracia, es permitir que, con anticipación a la presentación de la solicitud de patente, el inventor, su causahabiente o un tercero por mandato de estos pueda difundir su desarrollo tecnológico sin que ello perjudique la novedad o el nivel inventivo del mismo, y ello al margen de si tal difusión es accidental o no. Así pues, estos supuestos comprenderán casos en los que, por ejemplo, la divulgación hecha por el inventor sea totalmente prevista -y quizás ello sea lo más recurrente- a fin de acceder a financiamiento, de modo que permita a éste finalizar el desarrollo de la invención, o evaluar el potencial comercial del producto o también formar alianzas o suscribir convenios de transferencia tecnológica, de modo que el invento pueda llegar al mercado. Es más, es posible que incluso el supuesto previsto por el inciso b) sea ajeno a aspectos accidentales, ya que este dispositivo solo exige que la publicación de la solicitud de patente sea efectuada en contravención a la norma de la materia, sin precisar que la misma deba darse en un contexto no deliberado.

Cabe señalar que lo sostenido por el Tribunal no constituye una aseveración aislada, ya que posteriormente, en el Proceso 203-IP-2019, complementó la sentencia discutida, reiterando que la redacción del artículo 17 de la Decisión 486 sugiere la intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de divulgaciones accidentales. Así pues, el Tribunal reafirma que a fin de beneficiarse de los supuestos previstos por el artículo 17 en cuestión, cualquiera de las divulgaciones debe ser efectuada por accidente.

La interpretación hecha por el Tribunal resulta lamentable no solo porque, en general, exige a las divulgaciones aludidas un atributo que la ley no demanda expresamente, sino porque, en particular, ignora las razones que preceden al establecimiento del período de gracia por parte del sistema de propiedad industrial, asociadas a conferir un beneficio a los inventores a fin de que sus propias divulgaciones, accidentales o no, no perjudiquen la patentabilidad de la misma cuando sea sometida posteriormente al juicio de la autoridad competente, de modo que le permitan adoptar una estrategia no dirigida únicamente a acceder a una patente sino también a ingresar al mercado, en beneficio final de la sociedad. Por lo anterior, resta señalar que la citada atribución del carácter “accidental” a las divulgaciones hechas en el marco de los incisos a) y c) no solo limita de manera injustificada el derecho consagrado por el tenor de dichos dispositivos, sino que prueba ser inconsistente con el artículo 7 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que prevé que la protección de estos derechos debe contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

A la luz de lo dicho, se espera que el Tribunal enmiende el error advertido en futuras interpretaciones hechas sobre el particular.

Diego Francoise Ortega Sanabria
Diego Francoise Ortega Sanabria
Secretario Técnico de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi y Doctorando en Derecho en la Universidad de Alicante.

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