Caso DABUS: la EPO rechaza que la AI pueda ser designada como inventor de una patente

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Vicente Zafrilla Díaz- Marta es doctorando en el Max Planck for Innovation and Competition (Munich) con una beca del programa EIPIN IS  financiado por la Comisión Europea (H2020- MSCA).

El pasado lunes, día 28, la EPO publicó (aquí y aquí) las decisiones por las cuales se resolvía la denegación de dos patentes que designaban a una máquina como inventor de las mismas. Aunque el sentido de la resolución no es sorprendente – y más aún cuando la EPO se encargó de hacer un spoiler en diciembre aquí – el contenido de la resolución quizá merece un comentario algo más detenido.

Para aquellos que no estén familiarizados con el caso, las patentes en cuestión (EP 18 275 163 y EP 18 275 174) fueron solicitadas por el Artificial Inventor Project (aquí) una iniciativa aparentemente espontánea de una serie de especialistas en patentes creada con el fin de “probar” cual sería la respuesta de las diferentes Oficinas de PI a una (dos) solicitudes de patente en las que se designaba al robot DABUS (que siguiendo las alegaciones del solicitante habría inventado ambas soluciones técnicas). A tal fin se solicitaron patentes en diferentes jurisdicciones, incluidas la EPO, UK y Estados Unidos. La UKIPO rechazó asimismo la solicitud el pasado diciembre (aquí).

La decisión de la EPO tiene su base en el artículo 81 y la regla 19(1) del CPE. De acuerdo con esta última “La designación del inventor deberá efectuarse en la solicitud de concesión de patente europea. Sin embargo, si el solicitante no fuese el inventor o el único inventor, la mención deberá realizarse en un documento presentado por separado, en el que constarán el apellido, el nombre y la dirección completa del inventor (…)”.

La EPO hace un (meritorio) ejercicio de equilibrismo al afirmar que la obligación de indicar el nombre y apellidos no se limita a un mero requisito formal que puede superarse “bautizando” al robot en cuestión, sino que tal requisito forma parte de su personalidad y es el que lo capacita para ejercer sus derechos (par. 22) tales derechos (listados en el par. 26) tienen una dimensión formal en la mayoría de los casos (ser designado como inventor, derecho a ser mencionado derecho a ser notificado de la designación etc) con la notable excepción del artículo 60 CPE (y consecuentemente el art 61 CPE) que establece que “el derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes”.

En apoyo de su posición – y casi obiter dicta – la EPO cita los trabajos preparatorios del CPE (par. 24), la Conferencia Diplomática de Munich (par. 25) e incluso una decisión de la EPO (par. 28) para defender que el inventor ha de ser un ser humano.

Con todo ello, la EPO salva el match-ball de pronunciarse a propósito de la aptitud de un robot para inventar – la UKIPO tampoco entró a valorarlo – que es, posiblemente, uno de los pronunciamientos que más interesaban a los solicitantes. Pero la resolución deja abiertas un par de cuestiones interesantes.

La primera es la relativa al argumento de la personalidad, la EPO no tiene competencia alguna para definir quién (y quién no) tiene personalidad por lo cual queda abierta la hipótesis de cuál sería el resultado si algún país miembro del CPE reconociera personalidad jurídica a los robots (recordemos que es una materia que no está armonizada, aún a nivel de la UE).

El segundo aspecto es que, aunque la EPO menciona la inaptitud de las máquinas y los sistemas de IA para ser titulares de derechos (pars. 32 y 33, la interpretación del artículo 81 y la regla 19(1) del CPE se hace con base en su incapacidad para ejercerlos. Aunque otra interpretación es posible – en el fondo la titularidad de derechos está indisolublemente unida a la personalidad – puede que esa diferenciación abra una pequeña fisura que permita, cuando los hados sean favorables, separar la condición formal de inventor (ie la titularidad de los derechos) del ejercicio de los mismos.

El tercer aspecto es de índole práctico. Es probable que, a raíz de esta decisión, muchos solicitantes se vean tentados a designar un inventor humano en sus solicitudes, aunque el objeto de la patente haya sido íntegramente “desarrollado” por un sistema de PI.

Desde un punto de vista sustantivo, ese inventor no tendría derecho a la patente si acudimos a la literalidad del art 60 CPE “El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causahabientes”. Desde una perspectiva procesal, sin embargo, la EPO no verifica la exactitud de la designación de inventor – Regla 19 (2) por lo que el único legitimado para actuar en caso de una falsa designación de inventor es el inventor real (es decir, la máquina, que como ya hemos visto, no puede ser titular de derechos y obligaciones).

En cualquier caso, en mi opinión, la EPO podría siempre denegar la patente acudiendo al art. 97.2 CPE, pero tendría que llegar a conocimiento de tal situación a través de un tercero que presentase evidencia suficiente de que la patente ha sido desarrollada por una máquina y no por quien reclama ser el inventor – a mi juicio una mera declaración del tercero en tal sentido no sería suficiente.

Finalmente, tengo ciertas dudas sobre hasta qué punto es legítimo, e incluso legal, que un grupo de expertos en patentes a los que (aparentemente) les sobra el tiempo y el dinero malgasten los recursos de las oficinas de PI para enviar “globos sonda” sobre cuestiones controvertidas – reconociéndolo abiertamente desde el primer momento.

En conclusión, la decisión de la EPO es una patada a seguir que esquiva todas las cuestiones más estrechamente relacionadas con el derecho de patentes y deja la bola en el tejado de los civilistas – más pragmáticos y con principios más solidos para resolver las cuestiones relativas a la personalidad, la titularidad y el ejercicio de los derechos. Podéis encontrar un pequeño aperitivo de la perspectiva española a este respecto en un artículo que publicó en The Conversation el Prof. Navarro Mendizabal aquí.

Vicente Zafrilla
Vicente Zafrilla
Tras abandonar Alicante, Vicente es nuestro hombre en Munich, donde se encuentra haciendo su doctorado con una beca de programa EIPIN IS (H2020- Marie Skłodowska-Curie Action), desde donde nos mantiene al día de lo que ocurre en el otro centro de la PI europeo, por lo demás, continúa compatiendo con nosotros alguna de sus otras aficiones como la Competencia Desleal, el rugby o el llevar la contraria.

2 COMENTARIOS

  1. Estimado Dr. Zafrilla,

    Gracias por su interesante e ilustrativo comentario.

    Me quedó un duda cuando usted mencionó que “la EPO no tiene competencia alguna para definir quién (y quién no) tiene personalidad por lo cual queda abierta la hipótesis de cuál sería el resultado si algún país miembro del CPE reconociera personalidad jurídica a los robots (…)”

    Me preguntaba si el reconocimiento de una personalidad jurídica en favor de los robots haría alguna diferencia. Entiendo que el Convenio sobre la Patente Europea (y las leyes de patentes en general) requieren que el inventor sea una o más personas naturales, no jurídicas. No sé si me equivoco.

    Saludos cordiales.

  2. Gracias por tu comentario, Octavio.

    Si nos ceñimos al texto del CPE, no existe ninguna disposición que establezca que el inventor tenga que ser un ser humano. Si así fuera, la respuesta de la EPO podría haber sido más directa. Los argumentos que invoca la EPO a tal respecto son casi circunstanciales (los trabajos preparatorios etc) y no forman, a mi entender parte del razonamiento jurídico central.

    En lo puramente jurídico, la EPO no entra a valorar si una máquina puede ser inventora o aún si la invención es una actividad genuinamente humana o no. Tales son aspectos que se podrían abordar exclusivamente desde dentro del derecho de patentes.

    En lugar de ello hace descansar su rechazo a la solicitud en una cuestión meramente instrumental (el incumplimiento del requisito de designar a un inventor) y, mediatamente, en otra que cae de lleno en el ámbito del derecho civil: la personalidad y la aptitud para el ejercicio de derechos.

    Esta aproximación permite a la EPO salvar los muebles y no sentar ningún precedente en lo que se refiere al derecho sustantivo de patentes, pero sí que crea el riesgo de que, en el escenario que comentas algún solicitante haga el razonamiento inverso, es decir, en tanto en el país X se ha reconocido la aptitud de la IA para ser titular de derechos y obligaciones, la obligación de designar un inventor se debe reputar cumplida.

    En cualquier caso, se tratan de unas reflexiones lanzadas al aire y estoy seguro de que tanto civilistas como expertos en derecho de patentes tendrán una opinión mejor y más formada que la mía.

    Un saludo

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