Acuerdos de coexistencia marcaria y competencia judicial internacional

A propósito de la SAP Alicante de 30 abril 2019

Jurisprudencia Acuerdos de coexistencia marcaria y competencia judicial internacional
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Hace unos años, el gran Ernesto Cebollero y yo mismo avisabamos de los problemas para determinar los tribunales internacionalmente competentes que podían aparecer en los casos de incumplimiento de acuerdos de coexistencia marcaria

La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de marca UE) de 30 de abril 2019 (ECLI: ES:APA:2019:2196) es un ejemplo de lo que decíamos. Bien saben los magistrados del Tribunal de marca UE el aprecio que les tenemos en Lvcentinvs. Pero la sentencia, a nuestro modo de ver, deja algún claroscuro. 

Los antecedentes de hecho son sencillos y se dan en infinidad de ocasiones en la práctica. Una empresa japonesa y otra holandes celebran un acuerdo de coexistencia de marcas en el que incluyen una clausula de sumisión a los tribunales de Japón o de Holanda (o al menos esto es lo que se intuye por la explicaciones del tribunal que habla de elección de ley y no de jurisdicción). 

La empresa japonesa incumple el acuerdo de coexistencia porque utiliza una marca UE de la holandesa en una manera para la que no estaba autorizada. Se produce, por tanto, también una infracción de marca UE. La empresa holandesa, haciendo caso omiso de la clausula de sumisión, presenta la demanda ante el tribunal de marca UE de Alicante. La empresa japonesa presenta declinatoria internacional invocando la claúsula de sumisión. 

El tribunal desestima el recurso. Si bien la sentencia no permite conocer todos los detalles del asunto, el razonamiento del tribunal presenta, como hemos dicho, claroscuros. Lo que se trasluce de dicho razonamiento es que la cláusula de sumisión no puede tomarse en consideración porque “lo que ejercita (la demandante) en su demanda no es una acción de incumplimiento contractual sino de infracción de marca UE”. “Que la infracción constituya o no un incumplimiento de un contrato de coexistencia … constituye una cuestión que tendrá sus efectos mediante el ejercicio de las acciones de incumplimiento que puedan ejercitar en el ámbito judicial competente…, pero en absoluto condiciona la competencia objetiva y territorial de los Tribunales de Marca con arreglo a las disposiciones del RMUE”. 

En resumen, el tribunal entiende que la clausula de sumisión únicamente entra en juego si la acción ejercitada es por incumplimiento de contrato. Según hemos dicho, desconocemos el contenido de la cláusula de sumisión pero la interpretación del tribunal nos parece equivocada y abre una puerta a la práctica del forum shopping

Como es conocido, el actual Art. 125.4 RMUE, admite la elección de los tribunales competentes, y se remite a la hora de determinar las condiciones que debe reunir esa elección al art. 25 R. Bruselas I.  Pues bien, ninguna de estas dos disposiciones indican que las cláusulas de sumisión únicamente sean utilizables en materia contractual. El art. 25 habla, en general, de “relación jurídica”, por lo que las partes pueden elegir los tribunales competentes tanto para sus posibles controversias de carácter contractual como extracontractual. Es decir, en un acuerdo de coexistencia de marca, las partes pueden perfectamente elegir el tribunal competente para conocer de una acción por incumplimiento del contrato y de una acción por infracción de marca UE

El tribunal de marca UE debió determinar si la clausula de sumisión del acuerdo firmado entre la empresa holandesa y la japonesa incluía las acciones por infracción. Quizas lo hizo, pero en la sentencia no lo queda claro, y la manera en la que está redactada, como hemos dicho, abre una peligrosa puerta al forum shopping: siempre que se produzca un incumplimiento del contrato que, a su vez, sea una infracción de marca UE, la cláusula de sumisión pactada puede ser burlada presentando una demanda por infracción. Esta interpretación genera, por lo tanto, una gran inseguridad jurídica y abre la puerta a conductas oportunistas por parte de los litigantes, como la que se pueden intuir en el presente asunto: ante la dificultad que implica demandar a la empresa japones ante los tribunales japoneses, la empresa holandesa prefiere demandar ante unos tribunales (los de Alicante) más proximos tanto geográfica como jurídicamente. Para ello, tan sólo es necesario presentar la demanda por vía extracontractual. 

Por ahora, la jurisprudencia del TJUE sobre esta cuestión no aporta una solución definitiva. Bien es cierto que en la  STJUE de 13 marzo 2014, C-548/12, “Brogsitter”, se entiende que las acciones que en Derecho nacional pueden tener una naturaleza extracontractual deben entenderse incluidas en la materia contractual del art. 7.2 R. Bruselas I “si el comportamiento imputado puede considerarse un incumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como pueden determinarse teniendo en cuenta el objeto del contrato”. En la poco conocida STJUE 18 Abril 2013, C-103/11, “Systran”, el tribunal también se pronunció sobre incidencia de la naturaleza contractual o extracontractual de la acción. Y recientemente se han adoptado la Conclusiones AG de 12 septiembre 2019, C-666/18, “IT Development”, en las que el Abogado General “no se moja” y deja la cuestión en manos de las leyes nacionales. 

Ante esta incertidumbre, a nuestro modo de ver, los tribunales nacionales deben centrarse en la cláusula de sumión y determinar si de ella se puede deducir si la voluntad de las partes era la de atribuir la competencia de todas las controversias derivadas de la relación a los tribunales designados en la cláusula, o sólo las controversias contractuales. Lo que resulta inapropiado es entender que por el hecho de que la clausula de sumión está incluida en un contrato, sólo puede estar referida a las controversias derivadas del contrato. 

Sin duda alguna, las partes también juegan un papel importante en el momento de la negociación del contrato: si su intención en otorgar a unos tribunales la jurisdicción relativa a todas las posibles controversias derivadas de la relación así lo deben hacer constar. No es por ello de extrañar que, en el contexto arbitral, la cláusula modelo de la OMPI diga lo siguiente: 

“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la OMPI […]. 

Y, para acabar dos apuntes. En primer lugar, uno particular: en supuestos de infracción de marca UE, la elección debe referirse a tribunales de marca UE. Por lo tanto la clausula de sumisión debe referirse a tribunales de Estados miembros. En el asunto de autos, la elección del tribunal japones era, por tanto, nula. En cualquier caso, habría resultado curioso observar cómo se defendían los tribunales japoneses a la hora de conocer de una demanda por infracción de marca UE a la cual, obviamente, deberían de haber aplicado el RMUE. 

En segundo lugar, uno general: aunque haya gente que todavía no se quiera enterar, la propiedad industrial e intelectual es netamente internacional. Un estudio de la materia desde perspectivas meramente nacionales está transnochado, y resulta claramente insuficiente.

Y si todo esto os aburre, DJ Sebitas os recomienda escuchar las enseñanzas del Bob Marley, Quique Gonzalez o Parquesvr

Abrazos,

Aurelius 

Aurelio López-Tarruella
Aurelio López-Tarruella
Profesor Titular de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante (España), Abogado Of Counsel de Baylos, Profesor del Doctorado Europeo EIPIN – Information Society (Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Action ITN-EJD 2016-2019) y de diferentes Masters y cursos en España y el extranjero. Consultor para OMPI, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en proyectos de propiedad intelectual. Autor y editor de diferentes publicaciones.

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