Post invitado: SSTG de 22 de enero de 2015 en los Asuntos T-393/12 y T-322/13 “KENZO”

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**Entrada preparada para Lvcentinvs por María José Rodríguez Alonso , alumna del Magíster Lvcentinvs**

El pasado 22 de enero el Tribunal General se pronunció en los Asuntos T-393/12 y T-322/13, confirmando la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI y, denegando con ello el registro de las marcas comunitarias KENZO (denominativas) a nombre de Kenzo Tsujimoto sobre la base del Artículo 8(5) del Reglamento de Marca Comunitaria.

En el primer caso, Asunto T-393/12, Kenzo Tsujimoto solicitó con fecha 4 de octubre de 2007 el registro como marca comunitaria de su nombre KENZO para los productos de la clase 33 del Arreglo de Niza: “vino, bebidas alcohólicas de fruta y licores occidentales (en general)“. En el Asunto T-322/13, el segundo de los pronunciamientos, la solicitud tuvo lugar el 20 de noviembre de 2009, por el mismo titular, pero en este caso para las clases 35 (“investigación de mercados en el vino; proporcionar información sobre las ventas de vino; servicios de publicidad del vino y de publicidad; agencias de importación y exportación para el vino; servicios de venta minorista o mayorista de vino“), 41 (“ofrecer publicaciones electrónicas sobre el vino; publicación de libros sobre el vino; instalaciones para la formación educativa en el vino, etc.”) y 43 (“Proporcionar alimentos y bebidas; proporcionar alojamiento temporal”).

La marca comunitaria anterior KENZO, establecida en París y registrada el 20 de febrero de 2001 para las clases 3 (“Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello” entre otros), 18 (cinturones, bolsos, bolsos de mano, baúles y maletas, bolsas de cuero, bolsos de viaje, correas, billeteras, maletines, estuches de maquillaje, paraguas, sombrillas…”) y 25 (“ropa, calzado, sombrerería“) se opuso a los mencionados registros con fecha 22 de mayo de 2008 y 15 de junio de 2010, respectivamente, en base al artículo 8(5) del Reglamento de Marca Comunitaria (RMC en adelante).

La aplicación del artículo 8(5) conlleva la concurrencia de tres requisitos cumulativos, esto es, 1) Identidad o similitud de la marca solicitada con la marca anterior; 2) La marca anterior es notoriamente conocida; y 3) El uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, o sería perjudicial para los productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior.

El Tribunal General basó su pronunciamiento en las mismas causas para ambos asuntos, abordando cada uno de los puntos mencionados anteriormente.

En este sentido, el primero de los asuntos relativo a la identidad de la marca solicitada respecto a la marca anterior, ya fue abordado y confirmado anteriormente por la Sala de Recurso de la OAMI.

El titular de la marca comunitaria anterior KENZO aportó como prueba de la notoriedad la intensa campaña en los medios a través de campañas publicitarias y publicaciones en revistas mundiales de moda (Elle, Vogue, etc) y revistas populares en Europa (El mundo, Vanity Fair, Cosmopolitan, etc); además de los puntos de venta en el mercado de los productos para los que está registrada la marca.

Con todo ello, el Tribunal General consideró claramente probada la reputación de la marca en una parte significante de la Unión Europea al momento de la presentación de la oposición. (párrafo 31, Asunto T 322/13)

El solicitante, Kenzo Tsujimoto, alegó como justa causa el derecho a registrar su nombre. Al respecto, el Tribunal manifestó la inexistencia de un derecho incondicional, tal y como se había pronunciado anteriormente en el Asunto T-397/09 Prinz von Hannover. Consecuentemente, “el hecho de que el nombre del solicitante sea Kenzo no es suficiente para considerar la existencia de justa causa para el propósito del Artículo 8(5) del RMC” (párrafo 21, Asunto 393/12).

Respecto a la tercera cuestión, para determinar el posible aprovechamiento de la notoriedad de la marca anterior, es necesario que el público relevante establezca un enlace entre los signos y el producto cubierto por tal signo. El hecho de que los signos sean idénticos no se considerará causa suficiente para afirmar la existencia de tal enlace.

El Tribunal General entendió que la marca anterior KENZO está dirigida a consumidores sofisticados en el mercado de los productos de lujo, y que los mismos evocan una imagen de glamour, éxito y estatus social (párrafo 40, Asunto T-322/13).

No debe descartarse el hecho de que los servicios ofrecidos en el sector del vino pueden, tal y como ocurre en el campo de la moda, perfumes y cosmética, ser parte del sector del lujo. Es común ver en campañas publicitarias a personas que visten a la moda disfrutando de champán o probando un perfume, estando todos esos productos asociados a una imagen de éxito. Es posible además, que el propietario de una marca de cosméticos actúe simultáneamente en el sector de las bebidas alcohólicas, tal y como ocurre con la marca Davidoff (Asunto C-292/00).

Por otro lado, el Tribunal pone de manifiesto que existirá aprovechamiento de la notoriedad cuando la introducción en el mercado del producto sea más fácil, se beneficie del poder de atracción y aproveche el prestigio y reputación de la marca anterior, asociada a las cualidades positivas del producto.

Como resultado, la imagen sofisticada e icónica con la que cuenta la marca KENZO puede ser transferida a otros sectores, como en este caso a productos y servicios relacionados con el vino, lo que lleva al Tribunal a apreciar la existencia de aprovechamiento de la notoriedad de la marca comunitaria anterior y denegar el registro de la marca solicitada por Kenzo Tsujimoto.

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Desde la Asociación de Antiguos Alumnos del Magister Lvcentinvs y la Universidad de Alicante (España), información actualizada sobre los avances en materia de propiedad intelectual y de Derecho internacional privado para juristas europeos e iberoamericanos.

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