Gilberto nos trae la jurisprudencia del TJUE (I)

Noticias de la PI Gilberto nos trae la jurisprudencia del TJUE (I)
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Reviso el blog y veo que no se actualiza desde el 8 de octubre. Mis disculpas. Menos mal que aquí está Gilberto para mantener la llama de la PI bien alta:

Tras varios días en silencio, os dejo más sentencias, que aunque ya son de hace algunos días no por ello son menos interesantes, dictadas en Luxemburgo:

STG, de 20 de septiembre de 2011, asunto T-1/09, Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale META– Marque communautaire figurative antérieure METAFORM – Motifs relatifs de refus – Similitude des produits et des signes – Refus d’enregistrement – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Risque de confusion.

El Tribunal desestimó el recurso del solicitante, por lo que se confirma el rechazo de la marca por existir riesgo de confusión para con la marca anterior.

STG, de 20 de septiembre de 2011, asunto T-99/10, Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale TOFUKING– Marque nationale verbale antérieure King– Marques nationale et communautaire verbales antérieures Curry King – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009.

El Tribunal estimó el recurso del oponente y anuló la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI (asunto R 63/2009-4). El Tribunal señala que si hay un riesgo de confusión entre los signos enfrentados.
STG, de 20 de septiembre de 2011, asunto T-232/10, Marca comunitaria – Solicitud de marca comunitaria figurativa que representa el escudo soviético – Motivo de denegación absoluto – Carácter contrario al orden público o a las buenas costumbres – Artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) nº 207/2009.
El Tribunal desestimó el recurso del solicitante de la marca, por lo que se confirma el rechazo de la solicitud de marca por ser contraria al orden público o a las buenas costumbres.

STG, de 21 de septiembre de 2011, asunto T-201/09, Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale SCOMBER MIX– Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009].

El Tribunal desestimó el recurso del propietario de la marca, por lo que se confirma la nulidad parcial de la marca registrada por carecer de carácter distintivo.

STG, de 21 de septiembre de 2011, asunto T-512/10, Community trade mark – Application for Community word mark DYNAMIC SUPPORT– Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EC) No 207/2009.

El Tribunal desestimó el recurso del solicitante de la marca, por lo que se confirma el rechazo de la solicitud de marca por ser descriptiva.

STG, de 22 de septiembre de 2011, asunto T-250/09, Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative Mangiami– Marque internationale verbale antérieure MANGINI – Recevabilité de nouveaux éléments de preuve – Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009.

El Tribunal estimó el recurso del titular de la marca y anuló la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI (asunto R 982/2008-2).
STG, de 22 de septiembre de 2011, asunto T-174/10, Marque communautaire – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant la Communauté européenne – Marque figurative A avec deux motifs triangulaires – Marque nationale verbale antérieure A – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009.

El Tribunal desestimó el recurso del oponente, por lo que se confirma el rechazo de la oposición. La marca solicitada puede ser registrada.

También del día 22 de septiembre de 2011, el Tribunal de Justicia dictó una interesantísima sentencia, cuya lectura se recomienda ampliamente:

Asunto C-323/09, Marcas – Publicidad en Internet a partir de palabras claves (“keyword advertising”) – Elección por el anunciante de una palabra clave correspondiente a la marca de renombre de un competidor – Directiva 89/104/CEE – Artículo 5, apartados 1, letra a), y 2 – Reglamento (CE) nº 40/94 – Artículo 9, apartado 1, letras a) y c) – Requisito de menoscabo de una de las funciones de la marca – Menoscabo del carácter distintivo de una marca de renombre (“dilución”) – Provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de dicha marca (“parasitismo”).
El asunto se origina con la decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of Justice (England & Wales). El Tribunal resolvió que:
1)      Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad –a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular– de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

–      menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

–      en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y;

–      menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

2)      Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre. 

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Aurelio López-Tarruella
Aurelio López-Tarruella
Profesor Titular de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante (España), Abogado Of Counsel de Baylos, Profesor del Doctorado Europeo EIPIN – Information Society (Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Action ITN-EJD 2016-2019) y de diferentes Masters y cursos en España y el extranjero. Consultor para OMPI, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en proyectos de propiedad intelectual. Autor y editor de diferentes publicaciones.

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