Este artículo ha sido preparado por Vito Pati, asociado junior en Hogan Lovells.

Gömböc Kft. solicitó el registro de un signo tridimensional, el Gömböc (se pronuncia ‘goemboets’ y podéis encontrar información sobre él – y hasta comprar uno – en el siguiente enlace https://gomboc-shop.com/), para artículos decorativos en las clases 14 y 21 y juguetes en la clase 28. La Oficina húngara rechazó la solicitud en relación con los juguetes, ya que consideró que el signo consistía en una forma necesaria para obtener un resultado técnico (el Gömböc tiene la propiedad de volver a ponerse recto cuando se coloca al revés), y en relación con los artículos decorativos, porque la forma de este signo daba un valor sustancial al producto en sí. Los recursos interpuestos contra la decisión de la Oficina Húngara fueron desestimados, por lo que el solicitante interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo. Éste decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El tribunal remitente preguntó si la evaluación destinada a determinar si la marca consiste exclusivamente en una forma necesaria para obtener un resultado técnico (motivos de denegación previsto por el artículo 3(1)(e)(ii) de la Directiva 2008/95) debe basarse sólo en la representación gráfica del signo o si también puede tenerse en cuenta la percepción del público pertinente.

Además, el tribunal solicitó saber si el análisis realizado con el objetivo de determinar si la forma de la marca atribuye valor sustancial al producto (motivos de denegación previsto por el artículo 3(1)(e)(iii) de la Directiva 2008/95) puede basarse solamente en la percepción o el conocimiento del público pertinente.

En tercer lugar, el tribunal pidió aclarar si el motivo de denegación previsto en el artículo 3(1)(e)(iii) de la Directiva 2008/95 (marca consistente en una forma que da un valor sustancial al producto) debe aplicarse sistemáticamente a la forma de un producto que ya goza de protección en virtud de la legislación sobre los dibujos y modelos.

Decisión

En cuanto a la primera pregunta, el Tribunal de Justicia aclaró que evaluar si una marca está constituida por una forma que es necesaria para obtener un resultado técnico requiere un análisis en dos etapas   (véanse al respeto las decisiones en los casos Lego, C-48/09 P y Simba Toys, C-30/15 P). Como primer paso, es necesario identificar las características esenciales del signo tridimensional y, en segundo lugar, es necesario establecer si esas características cumplen una función técnica. La percepción del público pertinente sólo puede tenerse en cuenta en la primera fase de este análisis, es decir, para identificar las características esenciales del signo, pero no para establecer si esas características cumplen una función técnica. Esta última información, de hecho, debe provenir de fuentes objetivas y fiables y no puede tomarse en cuenta la percepción del público pertinente.

En relación con la segunda pregunta, el Tribunal proporcionó una respuesta similar. Los jueces consideraron que la percepción o el conocimiento del público pueden utilizarse para identificar una característica esencial del signo que daría un valor sustancial al producto. Sin embargo, el motivo de denegación relativo sólo puede aplicarse si finalmente se desprende de pruebas objetivas y fiables que la decisión del consumidor de comprar el producto está determinada en gran medida por esa característica esencial. Además, el Tribunal aclaró que las características del producto no relacionadas con su forma, como las cualidades técnicas o la reputación del producto, son irrelevantes a los efectos de la aplicación de este motivo de denegación. 

En cuanto a la tercera pregunta, el Tribunal estableció que el motivo de denegación basado en que la forma del signo da un valor sustancial al producto no tiene que aplicarse sistemáticamente (es decir automáticamente) a un signo tridimensional constituido por una forma que ya goza de protección en virtud de la ley de dibujos y modelos.   

Comentario

Cabe señalar que la representación gráfica del signo en cuestión apenas permitía comprender la forma real y las características del signo, como se muestra a continuación

En este contexto, y considerando que la jurisprudencia anterior no había aclarado suficientemente el papel que asume la percepción del público en la evaluación de la «funcionalidad técnica» o el «valor sustancial» que puede tener la forma de una marca, es significante que el Tribunal sostuviera que la percepción que el público tiene del producto real puede representar un criterio pertinente para la identificación de las características esenciales del signo, más allá de su representación gráfica.

Por otra parte, el Tribunal dejó muy claro que las conclusiones de que esas características cumplen una función técnica o dan un valor sustancial al producto sólo pueden inferirse a partir de pruebas objetivas y fiables, que no pueden incluir la percepción subjetiva del público pertinente.

Desde un punto de vista práctico, la conclusión que la forma del signo cumple una función técnica debe, por lo tanto, dimanar de encuestas o dictámenes de expertos, publicaciones científicas, catálogos u otras fuentes que describan de forma objetiva las funcionalidades técnicas del producto (y su forma). Del mismo modo, el hecho de que un consumidor adquiriría el producto debido principalmente al atractivo de ciertas características estéticas de la marca también debe resultar de pruebas objetivas y fiables.  

Veo razonable que el Tribunal de Justicia considere que las funcionalidades técnicas de una marca tridimensional deban establecerse exclusivamente sobre la base de elementos objetivos como publicaciones u opiniones de expertos.

Sin embargo, no acaba de convencerme la posición según la cual debe desprenderse de pruebas objetivastambién el hecho de que la forma que constituye la marca atribuye un valor sustancial al producto.Cuando hablamos de signos que dan un valor sustancial al producto nos solemos referir a signos tridimensionales que son estéticamente atractivos o por lo menos llamativos para el público. Sin embargo, que una forma aparezca bonita y atractiva o que simplemente llame la atención de los consumidores, depende de la interpretación y el background subjetivo de cada observador.

Aunque exista alguna forma icónica que sería imposible no considerar bella o llamativa (pienso en el exprimidor de Philippe Starck o en el Lounge Chair & Ottoman de Charles & Ray Eames y en otros objetos icónicos), dudo que para la mayoría de marcas constituidas por formas que aporten un valor sustancial al producto sea posible demonstrar este hecho con pruebas objetivas. Dicho de otra forma, cómo es posible pedir pruebas objetivas sobre conceptos típicamente subjetivos como «belleza» o «capacidad de atracción» (tanto más si consideramos que estas pruebas tienen que referirse exclusivamente a la forma – la apariencia estética – del producto y no a sus cualidades intrínsecas o a su reputación). Sería suficiente demonstrar que la marca solicitada difiere, de manera significativa, de lo habitual en el sector para que la misma pueda ser rechazada? Estas preguntas aún necesitan una respuesta.

A pesar de todo, la interpretación del artículo 3(1)(e)(iii) ofrecida por el Tribunal positiva para los solicitantes de marcas tridimensional particularmente atractivas o llamativas. A partir de ahora está claro que las oficinas de PI podrán rechazar signos constituidos por formas que aportan un valor sustancial al producto sólo si consiguen demonstrar con elementos objetivos y fiables que la elección de los consumidores está determinada por ciertas características estéticas de la forma que constituye el signo, a pesar de la historia u otras cualidades del producto ajenas a su apariencia.   

Por último, el Tribunal aclaró que, si bien los motivos de denegación previstos en el artículo 3.1.e.iii) de la Directiva 2008/95 UE tienen por objeto impedir una prórroga indefinida de otros derechos sujetos a una duración determinada, en particular los dibujos y modelos registrados, la legislación de la UE en materia de propiedad intelectual no impide la coexistencia de varias formas de protección jurídica. Esto confirma que, en principio, nada impide la acumulación de diferentes derechos de propiedad intelectual sobre el mismo ‘objeto’. Veremos como el Tribunal Supremo de Hungría aplicará las conclusiones del Tribunal de Justicia al caso concreto. En particular, será interesante averiguar si existen pruebas objetivas de que la forma del Gömböc aporta un valor sustancial a los productos artículos decorativos de las clases 14 y 21.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.