El pasado 5 de septiembre, día grande en la ciudad de Villena, se publicó la esperada sentencia “AMS Neve que interpreta, una vez más, la aplicación del forum delicti commissi (jurisdicción del tribunal del lugar de producción del hecho dañoso) en demandas por infracción de marca UE cometida en Internet.

La sentencia tiene su origen en la demanda interpuesta ante los tribunales ingleses por la empresa británica AMS Neve contra la española Heritage Audio. La demanda estaba referida a la infracción de marcas británicas y europeas que la demandante entendía que se habían infringido en el Reino Unido porque el Heritage Audio ofrecía los productos presumamente infractores en el mercado británico a través de su sitio web.

El tribunal se declaró competente para conocer de la demanda relativa a las marcas británicas en aplicación del actual art. 7.2 R. Bruselas I. La razón es que, de acuerdo con la interpretación de esta disposición sostenida por el TJUE en “Wintersteiger” (ap. 27), el simple hecho de que la marca esté registrada en un país es suficiente para que los tribunales puedan declarase competente en base al forum delicti commissi:

“En cuanto a la competencia para conocer de una acción por vulneración de una marca nacional en un supuesto como el del procedimiento principal, procede considerar que tanto el objetivo de previsibilidad como el de buena administración de justicia militan en favor de la atribución de competencia, atendiendo al criterio de la producción del daño, a los tribunales del Estado miembro en que se halla protegido el derecho en cuestión”.

En cambio, en relación con las marcas UE el tribunal inglés se declara incompetente. Como es conocido, para litigios relativos a marcas UE, la jurisdicción se determina a partir del actual art. 125 RMUE y, en particular de su apartado 5 que, a pesar de decir prácticamente lo mismo que el art. 7.2 R. Bruselas I, fue objeto de una interpretación diferente por el TJUE en Coty Germany. En particular, el apartado 34 indica, sin ningún género de dudas:

“En relación con el tenor del artículo 93, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, el concepto de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho de [la] violación» sugiere, como señaló el Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, que este vínculo de conexión se relaciona con un comportamiento activo del autor de dicha violación. Por tanto, el vínculo de conexión establecido por esta disposición se refiere al territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó o amenazó con originar la violación alegada, y no al territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos”.
Esta interpretación se ve reforzada por la sentencia “Nintendo” que, si bien está referida a la determinación de la ley aplicable, también interpreta en concepto “país en el que se haya cometido la infracción”. Su apartado 110 indica:

“Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 864/2007 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «país en el que se haya cometido la infracción», con arreglo a esta disposición, se refiere al país en el que se encuentra el lugar en el que se ha producido el hecho generador del daño”.

Es decir, al igual que ya había sido interpretado por el Tribunal Federal aleman, el juez inglés consideró que la infracción se había producido en España, por lo que no podía entrar a conocer de la demanda relativa a las marcas UE. 

El resultado de esta interpretación divergente del Art. 7.2 R. Bruselas I y art. 125.5 RMUE es desastrosa para aquellos litigantes que, como suele ser habitual, demandan por infracción de marca UE y de la marca nacional paralela. Y ello porque la interpretación les obliga, en muchos casos, a litigar en países diferentes. 

Probablemente esta fue la razón que llevó al tribunal inglés sobre la validez de esta interpretación en este asunto en particular. A priori, se podía esperar que el TJUE confirmara la jurisprudencia “Coty Germany” o que, alternativamente, admitiera la aplicación de la jurisprudencia “Wintersteiger” también en materia de marca UE. No obstante, el TJUE adopta una interpretación “intermedia”. Es decir: ni lo uno, ni lo otro. En este sentido, el apartado 56 indica:

“… si de los contenidos del sitio web y de las redes controvertidos […] se desprende que la publicidad y las ofertas de venta que incluían estaban destinadas a consumidores o distribuidores situados en el Reino Unido, para los que resultaban plenamente accesibles, […] los mencionados demandantes dispondrán de la facultad de interponer, sobre la base del artículo [125], apartado 5, […] su acción por violación de marca ante un órgano jurisdiccional del Reino Unido, con el fin de que se declare la existencia de una violación de la marca de la Unión en dicho Estado miembro”.

Es decir, el Tribunal asume lo que la doctrina denomina el criterio de focalización o de las actividades dirigidas: para que un tribunal se declare competente para conocer de una infracción de un derecho de propiedad intelectual por el forum delicti commissi, debe demostrarse que el presunto infractor dirigía sus actividades hacia dicho Estado. Se trata de un criterio que aporta previsibilidad jurídica y que evita que una empresa pueda ser demandada por infracción de marca por el simple hecho de que su sitio web es accesible desde un determinado Estado. Por ello, la sentencia debe ser bienvenida. No obstante, deja algunos claroscuros: 

a) el TJUE debería haber justificado mejor las razones por las que la interpretación sostenida en “Coty Germany” debe entenderse superada; 

b) las divergencias entre el Art. 7.2 Bruselas I, y el art. 125.5 RMUE continúan pues, como es conocido, para el primero se sigue manteniendo el peligroso criterio de la mera accesibilidad, es decir, el simple hecho de que el sitio web es accesible desde el Estado miembro donde está registrada la marca nacional es suficiente para que el tribunal pueda declararse competente. El problema de la dispersión competencial, por lo tanto, persiste. Y más aún si, como también suele ocurrir en la práctica, estas demandas se acompañan de una reclamación por actos competencia desleal. 

¿Cuánto tiempo va a tener que pasar para que el TJUE adopte el criterio de las actividades dirigidas con carácter general en materia de propiedad intelectual, y abandone el de la mera accesibilidad?

Mientras reflexionáis, DJ Sebitas os invita a que prestéis un poco de atención al único jefe que de verdad respetáis. El 23 de septiembre cumplió 70 años: aquí, aquí, aquí y aquí.

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Aurelio López-Tarruella
Profesor Titular de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante (España), Abogado Of Counsel de Baylos, Profesor del Doctorado Europeo EIPIN – Information Society (Horizon 2020 Marie Skłodowska Curie Action ITN-EJD 2016-2019) y de diferentes Masters y cursos en España y el extranjero. Consultor para OMPI, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en proyectos de propiedad intelectual. Autor y editor de diferentes publicaciones.

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