Este post ha sido preparado por Raúl Pérez Terol, XXIV Magister Lvcentinvs y actualmente en Cuatrecasas.

El pasado miércoles, el Tribunal General de la Unión Europea (“TG”) dictó Sentencia desestimando el recurso interpuesto por Adidas al no haber quedado probado que las tres bandas que caracterizan sus productos tengan carácter distintivo adquirido por el uso, no cumpliendo, por tanto, con los requisitos mínimos para quedar al amparo de la protección marcaria.

El objeto de la controversia gira en torno al registro de marca de la Unión consistente en “tres bandas equidistantes paralelas de igual anchura aplicadas al producto en cualquier dirección”, que Adidas registró en mayo de 2014 (MUE nº 12442166).

En diciembre de ese mismo año, la mercantil Shoe Branding presentó una solicitud de nulidad, que fue estimada el 30 de junio de 2016 por la División de Anulación de la EUIPO, al considerar la Oficina que la marca carecía de carácter distintivo tanto intrínseco como adquirido por el uso. Adidas, interpuso recurso frente a la resolución alegando que había adquirido carácter distintivo por el uso, pero la Sala de Recurso de la EUIPO lo desestimó de nuevo, reiterando la nulidad del signo controvertido.

Es entonces cuando Adidas plantea su recurso ante el TG con base en los siguientes motivos:

  • Una marca figurativa puede registrarse sin indicar sus dimensiones ni sus proporciones y la marca es una marca de patrón, por lo que su representación gráfica tiene como función mostrar un dibujo sin prejuzgar su longitud o forma de corte.

En sede de oficina, la EUIPO consideró que la marca solo quedaba solicitada en una determinada proporción entre su altura y su anchura, representando un “motivo de superficie”. Coincidiendo el TG a este respecto, determinó que la marca se registró como una marca figurativa, basada en una representación gráfica (tres líneas) y una descripción (“tres bandas…”) de las que no se desprendía que la marca estuviera compuesta por elementos que se repiten de forma regular, no indicando que la longitud de las bandas pudiera modificarse o cortarse.

Para poder enmarcar una marca dentro de las “marcas de patrón”, las Directrices de la EUIPO especificaban que “una marca figurativa [podía] considerarse una marca de “patrón” cuando se [componía] exclusivamente de una serie de elementos que se [repetían] regularmente”, lo que no ocurrió en este caso y llevó al TG a desestimar este argumento.

  • Incorrecta aplicación de la regla por la que el uso de una marca en una forma que difiera de cómo fue registrada y en elementos que no alteren su carácter distintivo, debe considerarse como uso de la marca (“ley de variantes autorizadas”)

Una marca es objeto de uso efectivo cuando se aporta la prueba de uso de la marca bajo una forma ligeramente diferente de aquella en la que fue registrada (Asunto Ponte Finanziaria, EU:C:2007:514). Al no exigir una conformidad entre la forma utilizada en comercio y la forma en la que se registró, las variaciones que, sin modificar el carácter distintivo, permitan adaptarlo a las exigencias de comercialización y promoción de productos de que se trate (Asunto Rintisch, EU:C:2012:671).

El TG entró a valorar si el comportamiento de Adidas quedaba amparado en esta “ley de variantes autorizadas”. En este sentido, consideró que las pruebas aportadas por Adidas no se referían a la marca, sino a otros signos que “diferían significativamente” de ella. Por ejemplo, aportaron imágenes de zapatos que no respetaban la modificación de la anchura y longitud de las bandas ni la forma del signo registrado, no pudiendo considerarse globalmente equivalentes a las del signo.

  • Incorrecta apreciación del carácter distintivo adquirido por el uso

Adidas sostuvo que su marca había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso en la Unión Europea (asociándola el público con un determinado origen), al emplearla de forma extensiva, reconociéndola el público relevante y percibiendo que los productos con dicho signo pertenecen a Adidas.

Ante esta asunción, el TG determina que para probar el carácter distintivo:

  1. Había que valorar si la Sala de Recurso apreció que la marca había sido utilizada y había adquirido carácter distintivo. De nuevo, el TG coincide con la oficina al considerar que la prueba en su conjunto sí que parecía denotar cierto uso, no quedaban claras la importancia, la duración, la incidencia en los consumidores, y muchos de los elementos mostraban productos sin el signo.
  1. Había que valorar si la Sala de Recurso acertó al considerar que esa prueba no se refería a todo el territorio de la Unión. Adidas se apoyó en estudios de mercado que tuvieron lugar en cinco (5) territorios determinados, así como en el resto de elementos de prueba. A pesar de ello, el TG coincide con la Sala de Recurso y determinó que dichos medios de prueba apreciados de forma global “no permiten demostrar un uso de la marca controvertida en el conjunto del territorio de la Unión”.

Y, como consecuencia, concluyó que “no bastan, en cualquier caso, para demostrar que, como consecuencia de dicho uso, la marca controvertida sea capaz de identificar en todo ese territorio a los productos para los que fue registrada y, por tanto, de distinguir a dichos productos de los de otras empresas”, desestimando el recurso, y confirmando así la nulidad del signo.

Creemos que no será la última batalla, pues seguramente tendremos noticias del Tribunal de Justicia.

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