Ayer, 23 de octubre de 2018, el Tribunal de Apelación de Londres (sala de lo Civil) ha resuelto la apelación que pendía contra la decisión del Juez Birss en el caso Unwired Planet vs Huawei Technologies aquí .

Un breve resumen de los hechos y la evolución del caso

Unwired Planet demandó a Huawei por infracción de una serie de patentes esenciales (SEPs) necesarias para implementar las tecnologías 2G, 3G y 4G. Dichas patentes habían sido, principalmente, adquiridas por Unwired Planet de Ericsson y, aunque ambas partes estaban de acuerdo en firmar un contrato de licencia, existían discrepancias entre los términos.

A pesar de que hubo otra serie de demandados, entre otros Samsung y Google, todos ellos se fueron apeando de los procedimientos y/o llegando a acuerdos con Unwired Planet.

Sin ánimo de exhaustividad, algunos de los desacuerdos, y particularmente su conformidad o no con términos FRAND, estaban referidos al objeto de la licencia y a su ámbito geográfico: por un lado, Huawei no estaba de acuerdo en tener que pagar royalties por la totalidad del portfolio de Unwired Planet, sino únicamente por una serie de patentes, y, en particular, se oponía a pagar en modo alguno por las patentes que cubrían la tecnología 2G, ya que sus dispositivos no la implementaban. Argumentaba que la insistencia de Unwired Planet en una licencia sobre el portfolio suponía una quiebra del compromiso de licenciar en términos FRAND que Ericsson había adquirido y posteriormente transmitido a Unwired Planet –de conformidad con la IPR Policy de ETSI–.

Por otro lado, Huawei insistía en limitar las negociaciones –y los royalties– a UK, mientras que Unwired Planet entendía que los términos de la licencia que se negociaba eran los de una licencia global –so pena de tener que demandar a Huawei jurisdicción por jurisdicción–.

Dada la complejidad del asunto, el Juez Birss dividió el caso en una serie de “juicios” de naturaleza técnica (A-E) y no técnica. En cuanto a la parte técnica, el litigio se centró en seis patentes, de las cuales dos fueron consideradas válidas y esenciales (A y C) y otras dos, no (en B) –mientras que las partes suspendieron los juicios técnicos relativos a las restantes (D y E)–. El primero de los juicios técnicos fue confirmado en apelación, como informaban los gatos aquí.

Finalmente, el 5 de abril de 2017, el Juez Birss se pronunció acerca de la parte “no técnica” –a lo largo de la nada despreciable cantidad de 166 páginas aquí, comentario/resumen aquí y aquí–, dibujando algunos de los principios que, a su entender, delimitaban el marco de la negociación y eventual litigación de patentes esenciales bajo condiciones FRAND y determinando asimismo cuáles eran los royalties que él consideraba FRAND:

  • Para cada caso concreto hay sólo una serie de términos específicos que pueden considerarse FRAND. Tal posición ha sido fuertemente criticada, por ejemplo, por el Prof. Patterson aquí y el Prof. Contreras aquí. Nada en FRAND impide al titular de la patente solicitar una licencia sobre un portfolio y no una serie de patentes.
  • En este caso concreto, siendo Huawei el potencial licenciatario y Unwired Planet el licenciante, la licencia FRAND ha de ser global.
  • Los royalties se tienen que calcular con base en una “tasa de referencia” (benchmark rate) basada en el valor del standard para el producto final en el que se implementa el standard (top down approach), derivada del valor del portfolio del demandante para dicho standard y ajustada a las circunstancias del caso. En particular, el Juez Birss propone distinguir entre los royalties a pagar por cada una de las tecnologías (2G, 3G y 4G), para dos tipos de implementaciones diferentes (dispositivos móviles e infraestructura de telecomunicaciones) y diferenciando entre mercados principales, por un lado, y China y otros mercados, por otro.
  • El demandante tiene derecho a solicitar medidas cautelares si el potencial licenciatario se niega a acordar una licencia en términos FRAND (como los que propone el Juez).
  • En el caso particular, Unwired Planet no incurrió en abuso de posición dominante al solicitar las medidas cautelares (a pesar de que no cumplió con los pasos que estableció el Tribunal de Justicia en el asunto C-170/13 Huawei vs ZTE, comentario Lvcentino aquí).

El penúltimo capítulo de esta historia tuvo lugar en junio de 2017, cuando el Honorable Juez Birss concedió las medidas cautelares a Unwired Planet (aquí), dada la negativa de Huawei a aceptar la licencia en los términos establecidos en la decisión precedente. Una de las cuestiones más curiosas es que el propio juez estableció que “autorizaba” a Huawei a apelar con base en tres cuestiones: el alcance global de la licencia, la no discriminatoriedad y el abuso de posición dominante derivadas del hecho de solicitar las medidas cautelares a la luz de lo establecido en Huawei vs ZTE.

La Sentencia en Apelación

Y esto nos lleva hasta el 23 de octubre de 2018, día en el que se ha resuelto la apelación de Huawei (texto de la sentencia aquí). Rechazándola en su totalidad. Los tres motivos de la apelación siguen fielmente lo establecido por el Juez Birss:

  • La imposición de una licencia global es injusta, en particular teniendo en cuenta que el 64% del dinero que se habría de pagar está referido a patentes en China, que existían pleitos pendientes con respecto a algunas de las patentes en China y Alemania, y que en varios países Unwired Planet no tenía patentes.
  • En segundo lugar, el propio juez reconoció que Samsung era una compañía en una posición comparable a Huawei, y, por tanto, el hecho de establecer royalties sustancialmente distintos para una y otra supone una quiebra de la parte no discriminatoria de FRAND.
  • Finalmente, Unwired Planet incumplió los términos establecidos por el TJUE en Huawei vs ZTE, porque demandó a Huawei sin informar de cuáles de sus SEPs habían sido infringidas, ni ofreciéndole la posibilidad de concluir un acuerdo de licencia.

1. Licencias globales

Con respecto al primero de los argumentos, el Tribunal de Apelación comparte el razonamiento del Juez Birss de que, dadas las características de licenciatario y licenciante y del portfolio de patentes, ambas partes hubiesen acordado una licencia global si tuvieran la voluntad de llegar a un acuerdo (willing parties) (p. 58).

El Tribunal, asimismo, mantiene que el tribunal a quo no se ha pronunciado en ningún momento sobre la validez o la infracción de patentes de fuera de Reino Unido, sino sobre el alcance y el contenido del compromiso que Unwired Planet había alcanzado con ETSI con respecto a sus patentes esenciales (p. 79).

En lo referido a China y Alemania (y las ventas pasadas), entiende el Tribunal (p. 88) que el establecimiento de los términos FRAND de una licencia por un tribunal no impide al licenciatario discutir la validez o esencialidad de todas o parte de las patentes. Finalmente, el Tribunal de Apelación rechaza los argumentos referidos a la contrariedad de la decisión con la política pública (p. 95-99). Por todo ello, el TA no comparte que el Juez Birss errase en sus razonamientos y, de paso, rechaza las alegaciones de Huawei relativas a la ignorancia del Juez Birss de la realidad legal y económica del caso (p. 113).

Finalmente, en lo referido a si entre dos compañías y bajo una serie de circunstancias dadas, sólo existen una serie de términos que son FRAND, el TA admite que no existe un solo “set” de condiciones que pueda reputarse FRAND (p.121), y que la necesidad de incluir consideraciones de “justicia” (fairness) y razonabilidad casan mal con un enfoque tan rígido. Sin embargo, entiende que tal problema se queda en el ámbito puramente teórico (p.125) y que el fallo en el razonamiento del Juez a quo no tiene efecto material alguno (p. 129), desestimando totalmente  la apelación en este punto.

2. No discriminación

El segundo de los motivos de recurso se refiere a la eventual discriminación que Huawei ha podido sufrir con respecto a los términos que Unwired Planet acordó con Samsung. Los párrafos 137 a 146 detallan los pormenores de las negociaciones con Samsung y las razones que hicieron al J. Birss descartar que tales condiciones fueran representativas del precio de mercado del portfolio de Unwired Planet: en particular, su necesidad de liquidez, la reciente adquisición de la misma por Pan Optis, así como otras consideraciones estratégicas.

EL TA entiende que, a los efectos de considerar equivalentes dos transacciones, se han de tener en cuenta principalmente los aspectos comerciales relevantes de las mismas (p. 169) y no otras circunstancias. Y, por tanto, la cuestión de la discriminatoriedad o no en este caso ha de estudiarse (p. 176).

La discusión se centra, así, en si la No-Discriminatoriedad ha de entenderse de manera general, como defiende el Juez Birss (y UP), o de una manera estricta (hard-edged), como una vertiente que puede hacerse valer en los tribunales de manera autónoma, como defiende Huawei.

El Tribunal de Apelación se inclina por la primera de las opciones, entendiendo que la función de las condiciones FRAND es impedir el hold-up por parte de los titulares de las patentes (i.e. el sobreprecio de las licencias), y que, pues, una vez establecidas unas tasas de referencia que reflejan el valor del portfolio, éstas puedan ser ofrecidas a potenciales licenciatarios sin correr el riesgo de que el retorno ofrecido a la inversión sea insuficiente (p. 196), señalando, asimismo, que, en determinadas ocasiones, una política de precios “diferencial” puede ser positiva en términos de bienestar (p. 197), que no procedería atacar si no causa daño a la competencia (p.200).

Un enfoque “hard-edged”, sin embargo, llevaría a una suerte de “cláusula de licenciatario más favorecido” (p. 199), que es difícilmente justificable y no encuentra soporte excesivamente explícito en los casos citados por la defensa de Huawei (p. 205).

3. Huawei vs ZTE y proporcionalidad

El Tribunal de Apelación confirma que Unwired Planet tiene una posición dominante (p.229) y, tras hacer un repaso en profundidad de lo dicho por el TJUE en Huawei vs ZTE, establece que tales condiciones no son obligatorias (p.269) y, en particular, que el TJUE lo que dice es que una quiebra de tales condiciones por parte del demandante podría constituir, en principio, un abuso de posición dominante, y que para valorarlo es necesario acudir, entre otros, a la voluntad mostrada por las partes para obtener y otorgar una licencia (p.272) y a la propia naturaleza e iter procesal de las medidas cautelares, que difieren de un estado miembro a otro (p.274), y, finalmente que el procedimiento comenzó antes de la sentencia del TJUE (p.272), desestimando este último punto y en consecuencia las apelación en su totalidad.

Y esto es todo en lo que se refiere al contenido de la sentencia, y dejamos las valoraciones para los comentarios de la audiencia y/o para un futuro post.

Buena semana

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