Este artículo ha sido preparado por María Romero Antimo, abogada en marcas en Olivares y alumni del Magister Lvcentinvs.

En estos últimos meses la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en México fue recientemente reformada. El 13 de Marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto Presidencial mediante el cual se incorporaron nuevas disposiciones, efectivas a partir del 27 de Abril de 2018.

Estas nuevas disposiciones incluyeron varios cambios en relación con la figura de las Denominaciones de Origen y por primera vez en México, se introdujo protección a la figura de las Indicaciones Geográficas.

Sin embargo, otro decreto fue publicado el cual incluye nuevas disposiciones y modificaciones a las mismas, esta vez en materia de marcas. Este decreto entrará en vigor 60 días hábiles a partir de la fecha de publicación (18 de mayo de 2018) por lo que entrará en vigor el día 10 de agosto del presente año.

Los cambios más importantes de esta nueva reforma se resumen en los siguientes puntos:

  • México amplía su sistema de protección marcario, incorporando en la LPI la protección para signos no visibles, es decir, los solicitantes podrán registrar marcas sonoras y olfativas, así como ciertas marcas animadas tales como hologramas.
  • Adicionalmente, esta reforma incluye la posibilidad para que los solicitantes puedan registrar el denominado “trade-dress”, que refiere a la pluralidad de elementos operativos, de imagen, tamaño, diseño, color, etiqueta, empaque o decoración que distingan productos o servicios en el mercado.
  • Secondary meaning, es otro de los cambios relevantes; de acuerdo a esta nueva reforma, las marcas que hayan adquirido distintividad derivada por su uso podrán ser registradas. Asimismo, será aplicable como causal de denegación absoluta.
  • Acuerdos de coexistencia o consentimiento ahora estarán permitidas durante el trámite de la solicitud de registro de una marca. Excepto cuando se trate de marcas idénticas para proteger productos o servicios idénticos.
  • La mala fe será ahora motivo tanto de oposición así como causa de nulidad.
  • Los titulares de un registro de marca, estarán obligados a presentar una declaración de uso bajo protesta de decir verdad, dentro de los tres meses posteriores al tercer año de su otorgamiento. Si dicha declaración no es presentada, el registro caducará de pleno derecho.
  • Esta reforma supone cambios al procedimiento de oposición también. Ahora, las oposiciones serán vinculantes para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo que, el IMPI deberá emitir una resolución expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.
  • Otra introducción relevante y en seguimiento al viejo continente (UE), se incorporan las marcas de certificación a la LPI. Estas marcas distinguen productos o servicios cuyas cualidades o características (componentes, procesos, condiciones, cualidad y origen geográfico) han sido certificadas por su titular.
  • En relación con las marcas notoriamente conocidas y famosas, esta reforma contempla que, la declaración de notoriedad puede ser requerida sin que la marca se encuentra previamente registrada.
  • Se modificó el término para presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, extendido de 3 a 5 años.
  • El “heading” de la clase en una solicitud de registro de marca ya NO será permitido. Luego entonces, será necesario que los titulares especifiquen claramente los productos y/o servicios para los cuales la marca será usada, lo anterior de conformidad con el Clasificador de Niza.

Tomando en consideración estos nuevos cambios, tal parece ser que México está ajustando, modernizando y fortaleciendo su régimen legal en materia de Propiedad Industrial debido a los muchos cambios que está viviendo actualmente el país, tal como lo es la re-negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) y las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el  próximo 1 de Julio de 2018.

Los cambios incluidos en esta nueva reforma son de gran relevancia para el país, en especial en relación con las marcas olfativas, donde México es líder para muchos otros países de Latinoamérica. Lo interesante será más adelante ver, como el IMPI y los titulares de marcas ponen en práctica y enfrentan estos nuevos cambios. ¿Cómo manejará la Oficina y podrá encontrar un estándar común entre examinadores y titulares sobre las marcas olfativas del mismo modo? IMPI deberá publicar, en los siguientes meses ciertas reglas para aclarar la implementación de estos cambios. Muchos países a nivel mundial aún no introducen este tipo de marca no convencional debido a la falta de objetividad y de conservación o fácil accesibilidad a las mismas.

A la espera de la entrada en vigor de esta reforma, sólo podemos esperar (con mucha curiosidad) en los siguientes meses, para poder ver los nuevos criterios y pautas que adoptará la Oficina.

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