Artículo preparado por Jean B. Devaureix, Abogado, sub-director de la asesoría jurídica de PONS IP y alumni del Magister Lvcentinvs

El pasado día 26 de abril de 2018, la Sala Sexta del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dictado una sentencia que se refiere al aspecto conceptual en la comparación de marcas a los efectos del artículo 8.1.b) del Reglamento de la Marca Comunitaria (hoy, marca Europea) nº 207/2009, del Consejo.

En el caso concreto, las marcas enfrentadas son las marcas denominativas de la Unión anteriores MASSI nº 10674893 para la clase 25 y MASSI nº 414086, para clases 9 y 28, y la marca de la Unión Europea solicitada MESSI (mixta) para productos y servicios de las clases 9, 25 y 28, con la siguiente representación gráfica:

Tanto la División de oposición como la Sala de recursos de la EUIPO habían considerado incompatibles las marcas enfrentadas, dada la alta semejanza denominativa y gráfica entre los elementos dominantes de las mismas, y la semejanza, y parcial identidad, de los productos y servicios, que da lugar a la existencia de riesgo de confusión, razonando que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida por una parte del público pertinente que entiende el italiano.

La postura del recurrente, en esencia, se basó en (i) las diferencias gráficas entre las marcas enfrentadas, (ii) las diferencias desde el punto de vista denominativo, no solo por la letra M que se puede leer en el gráfico que acompaña a la denominación MESSI, sino también por el hecho de que existen múltiples resoluciones, incluso de la EUIPO, que han considerado compatibles dos marcas de una sola palabra que difieren en la segunda letra, siendo ésta vocal, y (iii) muy especialmente, que el aspecto conceptual, a diferencia de lo establecido por la Sala de recursos, es el más relevante en este caso, en la medida en que el conocimiento y renombre del jugador de fútbol Lionel Messi no solo se limita a las personas que practican o son amantes del deporte, sino al consumidor en general, por lo que procede la aplicación al caso de la doctrina emanada de la sentencia de 22 de junio de 2004, PICASSO- PICARO, T – 185/02 (en lo sucesivo sentencia PICASSO).

Pues bien, de entrada, el TGUE establece cual es el público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de la Unión Europea, normalmente informado y perspicaz, que compra prendas de vestir, artículos deportivos y dispositivos de protección. Ello es necesario pues, como veremos, uno de los debates que se suscita en este asunto es determinar el público pertinente a la hora de valorar el aspecto conceptual de la comparación entre las marcas.

Respecto a los productos y servicios, El TGUE considera que los productos y servicios son idénticos en clase 9, altamente similares en clase 28, y respecto a la clase 25, a pesar de que la marca anterior MASSI sufrió una limitación de productos en esta clase tras un procedimiento de caducidad por falta de uso seguido ante la EUIPO por un tercero, quedando la marca limitada a prendas de vestir para el deporte, el Tribunal entiende que las marcas pueden considerarse idénticas en dicha clase 25.

Es a partir del apartado 43 cuando la sentencia que comentamos compara las marcas en debate. En primer lugar, aborda la comparación visual, y tras citar la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la UE que dispone que por lo general los elementos denominativos son más distintivos que los elementos gráficos (Sentencia Nestlé/OAMI C-193/06-P, apartado 22), considera que los signos son similares desde un plano visual, aunque matiza que la similitud es media.

En segundo lugar, respecto a la comparación en el plano fonético, el TGUE entiende que la Sala de recursos de la EUIPO no incurrió en error al considerar que las marcas eran muy similares desde un punto de vista fonético, sin que la “M” incluida en el gráfico de la marca aspirante sea suficiente a juicio del TGUE para desvirtuar la semejanza fonética entre las marcas en debate.

En tercer lugar, en los apartados 50 y siguientes de la sentencia que se comenta, el TGUE profundiza en el aspecto conceptual, dado que en la vista celebrada el día 22 de enero de 2018 fue uno de los temas más debatidos y al que se prestó más atención. En dicha vista el recurrente expuso en profundidad las enseñanzas que se desprenden de la sentencia PICASSO, contenidas, en esencia, en el apartado 56 de dicha sentencia que se reproduce a continuación:

56. Semejantes diferencias conceptuales pueden neutralizar, en determinadas circunstancias, las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trata. Tal neutralización exige que, desde el punto de vista del público pertinente, al menos uno de los signos controvertidos tenga un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente (  sentencia Bass  [ TJCE 2003, 317] , citada en el apartado 53 supra , apartado 54).

Por lo tanto, para que la diferencia conceptual pueda “neutralizar” las eventuales semejanzas visuales y fonéticas, es preciso constatar que el público consumidor le asigna a uno de los signos un significado claro y determinado de forma que el público pueda captarlo inmediatamente.

El recurrente sostuvo la aplicación de esta doctrina de la “neutralización” a este caso, en la medida en que (i) el jugador de fútbol Lionel Messi es conocido mundialmente por el público en general y no solo por los amantes del fútbol o del deporte en general, como erróneamente se sostiene en el apartado 27 de la resolución de la Sala de recurso de la EUIPO, y (ii) que por ello, el consumidor medio, atento y perspicaz, al contemplar la marca MESSI captará inmediatamente que se refiere al jugador de fútbol mundialmente famoso, al tener un significado claro y determinado para dicho consumidor, en contraposición a la marca MASSI que no significará nada para dicho consumidor medio.

Pues bien, en los apartados 52 a 54 de la sentencia, el TGUE considera que, efectivamente, el apartado 27 de la resolución de la Sala de recursos de la EUIPO es erróneo por los siguientes motivos:

– Lionel Messi tiene renombre entre el público en general, y no solo respecto a los amantes del fútbol o del deporte, ya que es conocido “por la mayoría de las personas informadas…que leen la prensa, ven las noticias en la televisión, van al cine o escuchan la radio, medios en los que pueden verlo y en los que habitualmente se habla de él”.

– Según el TGUE, la Sala de recursos “debería haber examinado si una parte significativa del público pertinente podía establecer una asociación conceptual entre el término “messi” y el apellido del célebre jugador de fútbol.”

– El TGUE dispone que teniendo en cuenta los productos considerados que, aunque no se limiten al ámbito del fútbol, son, en particular, artículos y prendas de vestir deportivos, un consumidor medio, normalmente atento, informado y perspicaz, aunque no conozca necesariamente todos los títulos que ha ganado el recurrente, “es poco probable que nunca haya oído hablar de él y que, ante una marca denominada Messi que designa los productos mencionados, no establezca una asociación con el jugador de fútbol del mismo apellido”.

La EUIPO y el coadyuvante, niegan que pueda presumirse la notoriedad del jugador de fútbol, al no constar elementos que indiquen que todos los consumidores pertinentes asociarán en el plano conceptual la marca MESSI con dicho jugador.

El recurrente alegó que el conocimiento generalizado en la Unión Europea del jugador de fútbol era un hecho notorio, que no precisaba prueba, basándose en Jurisprudencia de aplicación, como la sentencia TGUE de 13 de abril de 2011, asunto T -523/09, sin perjuicio de la eventual prueba que pudiera practicarse sobre el conocimiento a nivel mundial de Lionel Messi.

A este respecto, en el apartado 60 de la sentencia, el TGUE considera necesario aclarar que “no obstante, ha de señalarse que los elementos aportados por el recurrente en apoyo de sus afirmaciones sobre la notoriedad del apellido Messi no constituyen una información de la que la Sala de recursos no pudiera disponer en el momento en que adoptó su resolución”. De hecho, en el apartado 61 de la sentencia el TGUE incide en que la EUIPO, con independencia de las afirmaciones de las partes o pruebas de que pudiera disponer, ha de tener en cuenta los hechos notorios “es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se puedan averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles.

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