Este artículo ha sido preparado por David Gómez y Morgan Schaaf.

En fechas recientes, y a raíz de la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 20 de diciembre de 2017 (disponible aquí), han sido publicadas una serie de noticias en relación con la comercialización en España de tónica Schweppes® proveniente de Reino Unido cuyo contenido, en ocasiones erróneo, merece ser precisado.

Para comprender adecuadamente dicha Sentencia, así como las implicaciones de la misma para los derechos de propiedad industrial nacionales, cabe arrojar luz sobre la situación extraordinaria de la marca Schweppes®. Pues bien, el origen de este asunto remonta al año 1998, cuando el Grupo Schweppes (que entonces formaba parte del grupo empresarial Cadburry) vendió parte de sus derechos sobre la marca Schweppes® al Grupo Coca-Cola en 13 países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Así las cosas, la titularidad de la marca Schweppes® pertenece a dos grupos empresariales distintos y feroces competidores: el Grupo Schweppes ostenta los derechos exclusivos sobre la marca Schweppes® en España, entre otros países, mientras que el Grupo Coca-Cola ostenta los derechos sobre la marca Schweppes® en Reino-Unido, entre otros países.

Como consecuencia de lo anterior, el Grupo Schweppes se ha venido oponiendo a la comercialización en España, por terceras empresas, de tónica Schweppes® fabricada por el Grupo Coca-Cola, puesto que considera que dicha comercialización infringe el derecho exclusivo que ostenta en España sobre la marca española Schweppes®.

Hasta la fecha, la respuesta de los tribunales españoles ha sido unánime, toda vez que todos los Juzgados de lo Mercantil así como las Audiencias Provinciales que han conocido y resuelto este supuesto han considerado que la comercialización en España de tónicas inglesas, fabricadas por el Grupo Coca-Cola, infringe los derechos exclusivos ostentados en España por el Grupo Schweppes sobre la marca Schweppes®.

No obstante lo anterior, a raíz de uno de los procedimientos judiciales iniciados por Schweppes contra la sociedad Red Paralela –procedimiento en el cual la sociedad demandada aportó una serie de indicios que podrían, a su juicio, conllevar la aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho- el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona planteó una serie de cuestiones prejudiciales al TJUE con respecto de la interpretación de dicha doctrina en un supuesto de fragmentación voluntaria de titularidad de marcas en el territorio de la Unión Europea.

Pues bien, en su Sentencia dictada el pasado 20 de diciembre de 2017 (asunto C-291/16), el TJUE ofrece una interpretación general del artículo 7.1 de la Directiva 2008/95 (ahora artículo 45.1 Directiva 2015/2436), señalando que la mera existencia de una fragmentación en la titularidad de una marca no da lugar al agotamiento del derecho.

En este sentido, el TJUE declara que el Derecho de la Unión Europea no impide que el titular de una marca nacional se oponga a la comercialización de productos idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero, si bien establece dos límites en materia de agotamiento del derecho de marcas:

  • que los titulares no hayan seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o imagen de una marca global y única, creando o reforzando una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial, o;
  • que no existan vínculos económicos entre los titulares, en el sentido de que coordinen sus políticas comerciales o se concierten para ejercer un control conjunto sobre el uso de la marca, de modo que tienen la posibilidad de determinar, directa o indirectamente, los productos en los que figura dicha marca y de controlar su calidad.

Dicho sea de otra manera, según el TJUE, el Grupo Schweppes podrá oponerse a la comercialización en España de tónicas identificadas con la marca Schweppes®, fabricadas en el Reino Unido por Coca-Cola, salvo que se produjera alguna de las situaciones excepcionales identificadas por el TJUE, las cuales deberían, en su caso, ser debidamente acreditadas ante los tribunales.

Por otro lado, el TJUE impone la inversión de la carga de la prueba cuando el demandado haya alegado, como medio defensivo, el concurso de los requisitos para la aplicación del agotamiento del derecho conferido por la marca, de tal manera que los titulares de derechos deben acreditar si los límites al agotamiento del derecho se dan o no.

Cabe recordar que el TJUE no es competente para decidir sobre el fondo del asunto ni determinar si los derechos del Grupo Schweppes se han agotado o no, puesto que su labor se limita a orientar a los tribunales nacionales sobre la interpretación del Derecho de la Unión Europea, facilitando las herramientas a los órganos nacionales para encontrar un equilibrio entre los derechos entre la protección de los derechos de propiedad industrial y sus límites.

Por lo tanto, y a diferencia de lo que se ha podido afirmar en determinados medios de comunicación, el TJUE no ha decidido si el Grupo Schweppes se puede oponer o no a la comercialización en España de tónicas fabricadas por el Grupo Coca-Cola, toda vez que serán los jueces nacionales quienes deberán valorar, caso a caso, conforme a las pruebas aportadas por las partes en los procedimientos judiciales si Schweppes puede ejercitar o no el ius prohibendi inherente a la marca Schweppes® en España.

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