Artículo preparado para Lvcentinvs por Magali Contardi, alumni del Magister Lvcentinvs, Estudiante de Doctorado en Propiedad Intelectual en la Universidad de Alicante.

Quienes alguna vez han visitado Baviera seguramente han pasado por el famoso castillo de Neuschwanstein, situado en Schwangau, cerca de la ciudad de Füssen. Mandado construir a finales del Siglo XIX por el Rey Ludwig II de Baviera para que fuese su refugio personal, este castillo de estilo medieval es, sin duda hoy, uno de los destinos más populares de Alemania. Claro, es que el Schloss Neuschwanstein representa el ideal romántico del castillo perfecto, al punto de haber inspirado el no menos famoso Castillo de Walt Disney.

Los hechos

En el año 2011, el Estado Libre de Baviera presentó ante la EUIPO una solicitud de registro del signo denominativo “NEUSCHWANSTEIN”, para productos que generalmente constituyen “souvenirs” (perfumes, joyería, cartas, instrumentos musicales, etc), comprendidos en las clases 3, 8, 14 a 16, 18, 21, 25, 28, 30 a 36, 38 y 44. La marca fue registrada en el mismo año (Registro n. 10144392).

La asociación alemana “Souvenir-Geschenke-Eherenpreise” (SGE) presentó en el 2012 una solicitud de nulidad contra la marca arriba citada en relación a todos los productos y servicios para los cuáles la misma había sido registrada, argumentado al respecto:

La División de Anulación de la EUIPO desestimó la solicitud de nulidad, decisión que fue ulteriormente confirmada por la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO. En particular, la Sala consideró que la marca en cuestión no contenía una indicación de procedencia geográfica y que, contrariamente a cuanto afirmaba la solicitante de la nulidad, la misma poseía suficiente carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b) EUTMR. Por otra parte, la Sala de Recursos estimó que la alegada mala fe del Estado Libre de Baviera no había sido suficientemente acreditada por parte de la Asociación SGE.

En dicho contexto, la Asociación Souvenir-Geschenke-Eherenpreise interpuso un recurso ante el Tribunal General contra la resolución adoptada por la EUIPO. El recurso se fundaba en los motivos anteriormente mencionados (es decir, infracción de los artículos 7, apartado 1, letra b) c) y del artículo 52, apartado 1, letra b) EUTMR).

La decisión del Tribunal (T-167/15)

El Tribunal comenzó examinando el segundo de los motivos alegados (referido a la supuesta indicación geográfica de origen del signo) y concluyó que el signo controvertido no era una indicación de origen geográfico en el sentido del artículo artículo 7, apartado 1, letra c) EUTMR porque el término “NEUSCHWANSTEIN” no describía un lugar asociado por los consumidores de la Unión Europea –público de referencia– a los productos registrados. Al contrario, el Tribunal estimó que el castillo de Neuschwanstein era principalmente un lugar museístico y no ya un lugar donde se fabrican productos o se prestan servicios. En efecto, los productos de souvenir no se fabrican en el castillo, sino que son allí comercializados por meros motivos turísticos. En dichas circunstancias, la marca controvertida, a juicio del Tribunal, no podía ser indicativa de la procedencia geográfica de los productos y servicios para los cuales se había registrado.

Con respecto al primer motivo alegado por la Asociación SGE, es decir, la carencia de carácter distintivo del signo “NEUSCHWANSTEIN”, el Tribunal sostuvo que la marca controvertida era un término imaginario (significa “nueva piedra del cisne”) que no describe, ni presenta relación alguna con los productos y servicios comercializados u ofrecidos. Al respecto, el Tribunal señaló que los productos y servicios en cuestión son productos destinados al consumo corriente y servicios del “día a día”, que se diferencian de los artículos de recuerdo y otros servicios relativos a la actividad turística únicamente por su nombre. En consecuencia, la marca controvertida constituye una indicación del origen comercial de los productos de que se trata y, por lo tanto, es distintiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b) EUTMR.

Con ello, el Tribunal desestimó el argumento de la Asociación SGE, según el cual la Corte Federal Alemana (Bundesgerichtshofs) con sentencia I ZB 13/11 del 8 de marzo 2012 había declarado la cancelación de la marca controvertida por carencia de carácter distintivo.

En efecto, en la decisión apenas mencionada, el Bundesgerichtshofs declaró que la marca “NEUSCHWANSTEIN” era un término comúnmente utilizado, no distintivo y directamente descriptivo de los productos o servicios que se prestan cerca o en relación con el castillo de Neuschwanstein. En otras palabras, para la Corte Federal Alemana, los consumidores no interpretarían “NEUSCHWANSTEIN” como una referencia a una fuente comercial particular o una empresa específica, sino que siempre lo considerarían como una referencia al castillo. De allí la insusceptibilidad del signo de indicar el origen comercial de los productos y servicios comercializados en el sentido del Art. §8(2) No. 1 MarkenG.

Por otra parte, con respecto a esta decisión de la Corte Federal de Justicia de Alemania, el Tribunal reiteró que las disposiciones que rigen las marcas de la Unión Europea deben interpretarse como un sistema autónomo independiente de la interpretación de los tribunales nacionales, incluso cuando las disposiciones nacionales se basan en una directiva de armonización.

Por último, el Tribunal también desestimó el argumento según el cuál el Estado Libre de Baviera habría registrado la marca controvertida en mala fe, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b) EUTMR. Al respecto, el Tribunal declaró que la Asociación SGE no había presentado suficientes pruebas para justificar dicho argumento. En particular, no había sido demostrado que el Estado Libre de Baviera tuviese conocimiento que la Asociación SGE (o terceros) comercializaba(n) alguno de los productos en cuestión.

De esta manera, el recurso de la Asociación SGE fue desestimado en su totalidad, razón por la cual ésta última interpuso un recurso de casación ante la Corte de Justicia de la Unión Europea, con el fin de revertir la decisión (Asunto C-488/16 P).

Las conclusiones del Abogado General

En sus conclusiones del 11 enero 2018, el Abogado General sostuvo que para denegar el registro como marca de la Unión Europea de un nombre geográfico, es necesario que dicho nombre presente un vínculo entre el producto o servicio y el nombre geográfico. Agrega, además, que este vínculo no depende únicamente del lugar en el que producto ha sido o podría ser fabricado, sino que también puede estar condicionada por otros elementos de conexión, tales como el lugar donde dicho producto ha sido concebido o diseñado.

Sin embargo, el AG concluyó al respecto que el lugar de comercialización no es idóneo a demostrar la procedencia geográfica, puesto que no constituye un elemento de conexión entre el producto o el servicio y el lugar de que se trate. En particular, el público pertienente no podría asociar a un producto propiedades, cualidades u otras características al hecho que los mismos hayan sido adquirido en un lugar geográfico determinado.

En consecuencia, el AG consideró que la marca “NEUSCHWANSTEIN” no es indicativa de la procedencia geográfica de los productos amparados por ella, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c) EUTMR.

Sobre la cuestión relativa a la carencia de carácter distintivo, el AG señaló que siendo el término “NEUSCHWANSTEIN” un nombre imaginario (“nueva piedra del cisne”), el signo era susceptible de cumplir la función de una marca, es decir, indicar al público pertinente el origen comercial de los productos o servicios para los cuales la marca se ha registrado. Aclaró, además, que la función publicitaria o eslogan del signo era una consecuencia inevitable de la decisión, por parte del propietario de un lugar museístico, de registrar como marca de la Unión Europea el nombre de éste. Sin embargo, ello no impedía al público pertinente asociar los productos y servicios de la marca controvertida al Estado Libre de Baviera.

En consecuencia, el AG concluyó que la marca “NEUSCHWANSTEIN” posee carácter distintivo en relación a los productos y servicios para los cuales se ha registrado.

Conclusiones

De ser confirmada la Sentencia del Tribunal, de no poca importancia serían sus implicancias prácticas. En efecto, los nombres de museos o de edificios de relevancia cultural podrían ser objeto de tutela del derecho de marcas; una buena noticia para los operadores de atracciones turísticas que desean obtener las designaciones correspondientes protegidas como marcas.

El asunto comentado hace referencia, además, a las interferencias entre el derecho de marcas e indicaciones geográficas, evidenciando claramente que la exclusión del registro como marca -en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c) EUTMR- de un signo localizabile geográficamente tiene lugar sólo cuando el signo de que se trate presente un vínculo entre los productos o servicios objeto de la solicitud y el nombre geográfico.

Si bien dicho vínculo no limita los elementos de conexión al lugar de los productos en cuestión, ello no implica necesariamente que el lugar de comercialización pueda constituir un elemento de conexión entre el producto o el servicio y el lugar de que se trate.

Por otro lado, la posición plenamente contrastante adoptada por el Tribunal Federal Alemán (Bundespatentgericht, 25 W (pat) 182/2009 del 01/02/2009) confirma, por un lado, la autonomía del sistema europeo de marcas respecto al de los Estados Miembros, y pone en evidencia, por el otro, algunos problemas de coherencia que pueden surgir al momento de evaluar la registrabilidad de un signo como marca. Por ello, sería oportuno que quienes deseen registrar como marca el nombre de un museo o edificio de relevancia turística/cultural evalúen la conveniencia de optar por el registro como marca nacional y europea del signo en forma paralela, a fin de lograr el mayor nivel posible de protección para el signo registrado.

De hecho, si el Freistaat Bayern no lo hubiese hecho de ese modo, no podría invocar la protección de la marca “NEUSCHWANSTEIN” y explotarla en consecuencia.

No queda más que esperar a la decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea para saber si en el castillo de fábulas de NEUSCHWANSTEIN el final es también de fábula…

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