Artículo preparado para Lvcentinvs por Magali Contardi, alumni del Magister Lvcentinvs, Estudiante de Doctorado en Propiedad Intelectual en la Universidad de Alicante.

Para comprender en el “meollo” de la cuestión de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 20 diciembre 2017, asuntos C-397/16 y C-435/16, “Acacia Srl c/ Audi AG y Acacia Srl c/ Rolando D´Amato” que nos ocupa es necesario preliminarmente situarnos en el contexto de la industria automotriz.

En efecto, en dicha industria, el design es el derecho de propiedad industrial por excelencia, que permite a los fabricantes de vehículos proteger el aspecto general de un automóvil – que es de consueto la mayor razón por la cuál los consumidores elijen un vehículo en vez de otro-. Mediante el diseño se protegen, también, las piezas de recambio, siempre que dichas piezas una vez incorporadas al producto complejo sean visibles en su uso normal y cumplan con los requisitos de “novedad” y “caracter singular” (Art. 4 RCD 6/2002).

Por lo tanto, los repuestos “internos” de los automóviles –por ejemplo, los filtros o las bujías- no caen bajo el umbral de protección del dibujo o diseño comunitario. En cambio, los repuestos “visibles” – como el volante, el parachoque, el capó o las llantas- pueden ser protegidos por medio de del predicho derecho de exclusiva.

Sin embargo, por expresa disposición “transitoria” del articulo 110, apartado 1 n. 6/2002 CDR, se prevé una excepción a la protección como dibujo o diseño comunitario, a favor de las piezas utilizadas con el objeto de permitir la reparación de un producto complejo para devolverle su apariencia original. En consecuencia, los derechos del titular de un dibujo o diseño comunitario encuentran en un límite, cuando el consumidor deba reparar el vehículo, ya sea a causa de un accidente de carretera, el deterioro de alguno de los componentes del auto o, incluso, el robo de uno de los componentes del mismo. Se trata de la llamada “claúsula de reparación”.

A propósito de esta cláusula, en los trabajos legislativos que precedieron la adopción del Reglamento 6/2002, hubo un intenso debate sobre si la misma debía circunscribirse a los componentes cuya forma estaba impuesta por la apariencia del producto complejo o, si por el contrario, dicha cláusula debía aplicarse a todas las piezas de recambio, sin restricción en cuanto a su forma.

Naturalmente, mientras los fabricantes de vehículos pretendían gozar el monopolio sobre las piezas de reparación, los fabricantes de las piezas incorporadas al automóvil vendido alzaban la bandera de la libre competencia.

Lo cierto es que como a los Estados Miembros se les permitió que mantuviesen sus disposiciones internas en relación a los componentes de productos complejos, aquellos Estados con grandes industrias automotrices –entre ellos, Alemania- se inclinaron por conferir tutela como diseños o dibujos a dichos productos, mientras otros, –ej. Italia- prefirieron en cambio armonizar sus propias disposiciones al Reglamento Comunitario.

Sentadas estas premisas podemos introducir ahora a los protagonistas de nuestro caso:

Audi y Porsche, por un lado, son titulares de varios modelos comunitarios de llantas de aleación de aluminio –que, recordemos, en cuanto componentes visibles en normal uso del producto complejo, son susceptibles de tutela por diseño comunitario-.

Accacia Srl, por el otro, es un fabricante italiano dedicado a la fabricación y comercialización de réplicas de llantas compatibles con vehículos producidos por Audi, Porsche y BMW. Los modelos de llantas de Accacia Srl reproducen dibujos y modelos comunitarios de titularidad de Audi y Porsche y son ofrecidos al consumidor final a través de su sitio de internet, consultable en inglés y alemán.

Asunto C- 397/16

Audi AG demandó a Acacia Srl ante el Tribunale di Milano, solicitando la inhibitoria, el cese del comercio y la declaración de infracción porque consideraba que las réplicas de las llantas de aleación comercializadas por Acacia Srl infringían los modelos comunitarios de su titularidad. El argumento jurídico utilizado por la casa automotriz alemana fundaba sus raíces en la existencia de una distinción entre “repuesto” –comprendido en la excepción de la cláusula de reparación -, y “accesorio”, es decir, componente opcional -no comprendido en la antedicha cláusula -. Según la tesis de la demandante, las llantas de aleación serían no otra cosa que un accesorio, ya que el consumidor es libre de elegir un modelo u otro a su gusto.

La parte demandada (Acacia Srl) sostenía, en cambio, que la fabricación y comercialización de réplicas de llantas de aleación por definición caían dentro del alcance de la cláusula de reparación, dada la naturaleza de las “piezas de repuesto” de dichos productos. En vía subsidiaria, Acacia Srl proponía el envío de una cuestión prejudicial al TJUE.

El Tribunale di Milano, sin embargo, reiterando su posición histórica sobre el asunto, calificó la llanta de aleación como un “accesorio” – ergo, inaplicable la cláusula de reparación del art. 110.1. R. 6/2002 -, y estimó por consecuencia que la actividad de Acacia Srl constituía una infracción de los modelos comunitarios de Audi (Sentencia n. 2271/2015).

Acacia Srl recurrió dicha sentencia ante la Corte di Appello di Milano, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales destinadas a clarificar lo siguiente:

a) Si la excepción prevista en el artículo 110.1 R. 6/2002 se circunscribe a los componentes que tienen una forma impuesta por la apariencia del producto complejo;

b) Si el artículo 110.1 se circunscribe a las piezas idénticas a las originales, en particular, desde el punto de vista de su color y dimensiones;

c) ¿Cuáles medidas de precaución deben adoptar los fabricantes o vendedores de piezas que deseen invocar el artículo 110.1?

Asunto C- 435/16

Porsche AG, sosteniendo que las llantas de réplica que Acacia Srl ofrecía en el sitio web –consultable en alemán- infringían sus derechos sobre dibujos y modelos comunitarios, demandó a dicha empresa en Alemania con el fin que se le prohibiera la fabricación y comercialización de las llantas controvertidas.

El Landgericht estimó que la demanda de Porsche era fundada (Sentencia Az. 17 O 1140/12). No satisfecha con la decisión Acacia Srl interpuso un recurso de casación ante el Bundesgerichsthof, el cual decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia algunas cuestiones prejudiciales con el objeto de clarificar el alcance de la cláusula de reparación.

Dado que las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof se relacionan a aquellas planteadas por la Corte di Milano, el Tribunal de Justicia decidió tratarlas conjuntamente bajo los asuntos reunidos C-397/16 y C-435/16.

Decisión del TJUE

En su decisión, el Tribunal de Justicia respondió a la primera de las cuestiones arriba mencionada en sentido negativo, es decir, que del tenor del artículo 110.1 R. 6/2002 no resulta que el hecho de que el dibujo o modelo protegido dependa de la apariencia del producto complejo sea uno de los requisitos que enumera esa disposición. Agrega, además el Tribunal, que la antedicha interpretación se desprende de una lectura literal de la norma (“reparación”) y de una interpretación histórica.

En efecto, la cláusula de reparación tiene por objeto llevar a cabo una liberalización extensiva de las piezas de recambio, impidiendo que el titular pueda invocar sus derechos exclusivos cuando se utilicen piezas que incorporen un dibujo o modelo de su titularidad, durante todo el período de utilización del producto complejo.

Dicho en palabras del Tribunal, “la cláusula denominada «de reparación» no supedita la exclusión de la protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial al requisito de que el dibujo o modelo protegido dependa de la apariencia del producto complejo”

Por el contrario, el Tribunal se pronunció en sentido positivo respecto a la segunda de las cuestiones antes mencionada. Es decir, el artículo 110.1 supedita la exclusión de la protección como dibujo o modelo comunitario a aquellas piezas visualmente idénticas a las originales. De esta manera, el Tribunal rechazó la tesis de Acacia Srl según la cual la cláusula de reparación se aplicaría a todas las “variantes habituales” de las llantas originales. Por otro lado, aclara el Tribunal que, para que la aplicación de la “repair clause” tenga lugar, deben recurrir los siguientes requisitos:

1. La existencia de un dibujo o modelo comunitario;
2. La presencia de un “componente de un producto complejo”;
3. La necesidad de una utilización a los fines de permitir la reparación del producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

Por lo tanto, la llanta de automóvil debe calificarse de “componente de un producto complejo” en el sentido del artículo 110.1 R. 6/2002 ya que es un componente del producto complejo que constituye un automóvil, sin la cual ese producto no puede ser utilizado normalmente (porque falta o se ha dañado). Por el contrario, queda excluida de dicha cláusula toda utilización de un componente con fines decorativos o por conveniencia, como la sustitución de un componente por razones estéticas o de personalización del producto complejo.

En relación a la tercera de las cuestiones el Tribunal estimó que la disposición debe interpretarse en el sentido de que, para poder invocar la cláusula de reparación, el fabricante o el vendedor de un componente de un producto complejo está sometido a una obligación de diligencia en cuando al respeto por parte de los usuarios finales respecto de las condiciones de utilización. Dicha obligación de diligencia implica que el fabricante deberá comunicar al adquirente que el componente de que se trata incorpora un dibujo o modelo del cuál no es titular y que está exclusivamente destinado a ser utilizado en las condiciones previstas por el artículo 110.1 R. 6/2002. En concreto, dicha prueba podría consistir, si bien no exclusivamente, en una declaración firmada por el adquirente, en una cláusula incluida en el contrato de venta o la indicación clara y visible en el producto, su embalaje o catálogos de venta.

Sin embargo, -subraya el Tribunal- esa obligación de información no es suficiente para cumplir el deber de diligencia. En particular, un fabricante o vendedor diligente debería abstenerse asimismo de vender un componente cuando sabe o tenga motivos razonables para pensar que el componente no iba a ser utilizado respetando esas condiciones. Por lo tanto, si no obstante dichos motivos el fabricante comercializa el componente, dicho fabricante pierde el derecho a invocar la disposición de la “cláusula de reparación”.

Claramente, -como bien ha evidenciado el Abogado General en sus conclusiones– en la decisión arriba comentada entran en juego los principios de libertad de circulación de bienes, la libre competencia y la liberalización del mercado. Lo cierto es que, al menos por ahora, los productores de estas piezas de automóviles pueden aún tajar porciones de esta torta del mercado … obviamente … si cumplen con el “deber de diligencia”.

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