Este artículo ha sido preparado por Vito Pati, alumni del Magister Lvcentinvs.

En un contexto tan complicado como el mercado único europeo la seguridad jurídica es de vital importancia para las empresas, ya que les permite saber con antelación lo que pueden o no pueden hacer y a qué precio, con el fin de evitar sorpresas e imprevistos (requerimientos, acciones por infracción de derechos exclusivos, etc.) que pueden salir muy caros.

Para garantizar una mayor seguridad jurídica y de conformidad con la Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, la mayoría de los países de la UE han introducido en su legislación marcaría el concepto de tolerancia en el uso de la marca. A la luz de este principio, el titular de una marca, que durante cinco años haya tolerado el uso de otro signo similar y posterior, perderá el derecho a oponerse al uso del mismo en lo sucesivo.

Se quiere evitar de esta forma que una empresa que durante varios años haya utilizado un signo distintivo sin obstáculo alguno, se vea repentinamente acusada de infracción por parte del titular de un derecho anterior que nunca, hasta aquel entonces, se había manifestado en contra del uso de tal signo.

Sin embargo, no hay que olvidar dos elementos muy importantes directamente relacionados con la aplicación de este principio: primero, que la marca europea tiene carácter unitario adentro del territorio de la UE y, segundo, que la Unión Europea abarca un territorio muy amplio y variado, donde coexisten muchos países socioculturalmente diferentes.

Es lícito preguntarse, por lo tanto, si el titular de una marca anterior que haya tolerado el uso de otro signo en un determinado estado miembro tendrá que tolerarlo, automáticamente, en todos los otros países de la Unión, incluyendo aquellos donde nunca hubo coexistencia (pacífica) entre su marca y la de su competidor.

Tras esta rápida introducción, presentamos los protagonistas del caso que nos ocupa.

Por un lado, tenemos a Ornua, empresa irlandesa que se dedica a la producción y comercialización de leche y derivados; y por el otro, a Tindale & Stanton, empresa inglesa, con una importante sucursal en España, que se dedica a la venta y distribución de productos alimenticios.

 

 

Ornua es titular de varias marcas europeas KERRYGOLD, registradas para mantequilla y similares. Su competidora, Tindale & Stanton, utiliza la marca KERRYMAID para vender su margarina en el territorio irlandés e inglés.

Con independencia de que los elementos verbales de las marcas son muy similares, los signos llevan coexistiendo pacíficamente mucho años, ya que la palabra común ‘KERRY-’ hace referencia a una región irlandesa muy conocida por sus ganaderías.

Tindale & Stanton, que hasta entonces no había comercializado su margarina en otros estados europeos, empezó a exportar sus productos KERRYMAID a España, donde Ornua ya comercializaba su mantequilla bajo el signo KERRYGOLD.

La última demandó a la primera por infracción frente al Juzgado de lo Mercantil de Alicante, aduciendo que entre las marcas KERRYGOLD y KERRYMAID existía un serio riesgo de confusión.

Los jueces de primera instancia establecieron que no había infracción, ya que, a la luz del carácter unitario de la MUE, el hecho de que los dos signos hubiesen coexistido pacíficamente en Reino Unido e Irlanda era suficiente para excluir el riesgo de confusión en cualquier otro estado de la Unión.

Ornua recurrió la decisión frente la Audiencia Provincial, que a su vez planteó una cuestión preliminar al Tribunal de Justicia de la UE (la sentencia y las conclusiones del Abogado General pueden consultarse aquí). el Tribunal tenía que aclarar si el titular de una marca que haya tolerado el uso de una marca similar en uno o dos estados miembros, pierde el derecho a oponerse al uso de esta marca también en todos los otros estados de la UE, en virtud del carácter unitario de la MUE.

Si bien es cierto que el carácter unitario de la MUE permite a la EUIPO rechazar, para todo el territorio europeo, signos que son descriptivos únicamente en uno o dos estados de la Unión. La cuestión a dilucidar es, en este caso, ¿cómo tiene que interpretarse el carácter unitario de la MUE cuando nos enfrentamos a una infracción de derechos?

En su decisión, el Tribunal recuerda, en primer lugar, que cuando el riesgo de confusión entre la MUE y otro signo existe únicamente en una parte de la Unión (por ejemplo, por razones lingüísticas), el tribunal deberá prohibir la comercialización de los productos con el signo controvertido en los estados donde este riesgo de confusión efectivamente existe y no en todo el territorio europeo.

Este principio, según el cual la infracción de marca de la UE no conlleva automáticamente la prohibición en el uso del signo infractor en toda la UE, fue establecido por el mismo Tribunal en el caso C‑223/15 (combit Software), cuando lo jueces concluyeron que:

‘…el artículo 1, apartado 2, el artículo 9, apartado 1, letra b), y el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tribunal de marcas de la Unión Europea aprecia que el uso de un signo crea un riesgo de confusión con una marca de la Unión Europea en una parte del territorio de la Unión, mientras que no crea ese riesgo en otra parte de éste, ese tribunal debe concluir que existe una violación del derecho exclusivo conferido por esa marca y dictar un mandamiento de cese de ese uso en todo el territorio de la Unión, con excepción de la parte de éste en la que se haya constatado la inexistencia de riesgo de confusión’ (para 36)

Resulta innegable que la doctrina expuesta por el Tribunal, en el caso arriba citado, representa una excepción al carácter unitario de la MUE; una excepción que inevitablemente iba a tener repercusiones también en otros casos de infracción.

De hecho, volviendo al caso que nos ocupa, El Tribunal estableció que a la hora de evaluar la supuesta infracción marcaria que se ha producido en España, el Tribunal español puede tener en cuenta factores presentes en Irlanda e Reino Unido, sólo si las condiciones del mercado y las circunstancias socioculturales no difieran significativamente entre estos países de la Unión.

Dicho de otra forma, si la realidad sociocultural española es diferente de la inglesa e irlandesa, el Tribunal, a la hora de apreciar el riesgo de confusión, deberá centrarse en las características de la primera y descartar la segunda. Lo anterior independientemente del carácter unitario de la MUE, el cual otra vez subirá una ruptura, o más bien una interpretación ‘restrictiva’.

Por otro lado, ya que la marca anterior KERRYGOLD gozaba de renombre en el territorio europeo, El Tribunal estableció también que la pacifica coexistencia de dos marcas en una parte de la Unión no puede justificar el uso de la supuesta marca infractora en otra parte del territorio de la Unión ya que, al fin de evaluar si existe una justa causa que legitima el uso del signo posterior, el Tribunal ‘no puede limitarse a fundamentar su apreciación en la coexistencia pacífica que se da en Irlanda y en el Reino Unido, sino que, por el contrario, debe efectuar una apreciación global de todos los factores pertinentes’.

Habrá que establecer, en substancia, si a la hora de ver la marca KERRYMAID los consumidores españoles tenderán a relacionarla con el signo notorio KERRYGOLD, circunstancia que le permitiría a la empresa Tindale & Stanton aprovecharse indebidamente de la notoriedad de la marca anterior.

Veremos cuál será la decisión de la Audiencia Provincial.

Está bastante claro, sin embargo, que lo que el TJUEl pretende decir es que la percepción que el público tiene del término geográfico KERRY puede ser muy diferente en los varios países europeos y éste es un elemento que el tribunal debe tomar en cuenta a la hora de evaluar si el uso del signo KERRYMAID es conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Y, por lo tanto, si la infracción tuvo lugar o no.

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