El uso de marcas de un tercero como Adword ha sido largamente debatido en la jurisprudencia nacional y europea y la conclusión es que el uso de una marca exclusivamente como Adword no se reputa uso a título de marca y no afecta a sus funciones, y por tanto, no se considera infracción.

Por otro lado, la jurisprudencia nacional también se ha pronunciado a propósito de la subsunción de dicha conducta en el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), descartando la aplicabilidad del mismo. Sin embargo, como ya anticipamos aquí y aquí nuestra tesis es que tales conductas, en determinados casos, deberían ser poder reprimidas mediante la cláusula general de la LCD.

A continuación explicamos por qué.

A) Ámbito objetivo: Conductas realizadas en el mercado con fines concurrenciales

Antes de entrar a analizar si la conducta consistente en la utilización de la marca de un tercero como Adword podría ser subsumible en una de las conductas tipificadas como desleales por la Ley de Competencia Desleal, es obligado considerar si tal conducta cae dentro del ámbito objetivo que define el artículo 2 de la LCD.

Con respecto a la acción marcaria, uno de los primeros escollos que ha de salvar el titular de la marca es que parte de la doctrina y sobre todo, la Jurisprudencia, entiende que el uso de marcas como Adword no consiste en un uso “en el tráfico económico” y “a título de marca”.

Por mor de su ubicación sistemática(1), también en el caso de la LCD tenemos que valorar si el acto consistente en la adquisición de la marca de un tercero como Adword y su uso como herramienta publicitaria en un buscador es un “acto de competencia” en el sentido que exige el art. 2 LCD.

Dicho artículo exige que el acto desleal se realice “en el mercado y con fines concurrenciales” y el inciso segundo del mismo artículo establece una presunción de la finalidad concurrencial a aquel acto “que se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero”.   

Parece que la propia literalidad del precepto nos debe llevar a concluir, sin necesidad de ulteriores valoraciones, que el uso de una marca de un tercero como Adword debe reputarse “un acto de competencia”.

B) Los Adwords como conducta subsumible en el art 12 LCD

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2017 condensa la postura de nuestra Jurisprudencia a propósito de la relación de complementariedad relativa que rige entre la Ley 17/2001 de Marcas y la Ley 3/1991 de Competencia Desleal en virtud de sus diferentes objetos de protección: la protección de un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial y el correcto funcionamiento del mercado, respectivamente. Es relevante la cita expresa que hace el Tribunal Supremo de la STS 95/2014 de 11 de marzo:

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: «(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez».

Es, por tanto, necesario que el juicio de desvalor que se realice sobre la conducta desde la perspectiva de la Competencia Desleal no coincida sustancialmente con el que se haría desde la óptica marcaria, que llevaría a la aplicabilidad de la Ley de Marcas por su mayor especialidad y, asimismo, que dicho juicio no entre en contradicción sistemática con la solución a la que lleva la aplicación de la Ley de Marcas.

En lo referido al primer requisito, la referida Sentencia entiende que el superar el control propio de la Ley de Marcas al no caer en actos de imitación, ni causar dilución de la marca y sin menoscabar las funciones de la marca excluiría la antijuricidad de la conducta.

Con las reservas respecto al posible carácter infractor de la conducta a la luz de la Ley de Marcas, entendemos que la conclusión es coherente en tanto la literalidad y el ámbito propio del artículo 12 LCD coinciden sustancialmente con los de la Ley de Marcas, y a idéntica conclusión se debería llegar en el caso del artículo 6 LCD,  al fin y al cabo, los precitados tipos especiales no vienen sino a proteger las funciones indicadora de origen, publicitaria y condensadora de la reputación de aquellos signos que, siendo perceptibles por el consumidor y susceptibles de crear un vínculo con el origen o reputación empresarial, quedan fuera del ámbito de protección de la Ley de Marcas.   

Sin embargo, no compartimos la afirmación del Tribunal respecto a que superado el control de la Ley de Marcas la conducta “supone una competencia sana y leal en el sector”, dado que, como afirma en el párrafo subsiguiente “no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la ilicitud de su conducta con base a la normativa marcaria”. En sentido contrario, si las razones relevantes, es decir, el juicio de desvalor, divergen cuando se analiza bajo la óptica de la LCD, cabría admitir la antijuricidad de la conducta.

Este sería el caso si el reproche que se le hace al empresario que usa la marca de un tercero- competidor, no es el de la afectación a las diversas funciones de la marca a la luz de los tipos especiales, sino el del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno con base en la cláusula general.

Este argumento encuentra respaldo en la caracterización de la cláusula general como norma sustantiva que ya predicaba Massaguer(2) de la antigua cláusula general y que ha sido de manera prácticamente unánime asumido por la doctrina y la Jurisprudencia.

C) Relación de la cláusula general del art 4 LCD con los tipos especiales

Previamente al análisis del desvalor de la conducta, creemos necesario exponer brevemente algunas consideraciones referidas a la aplicación de la cláusula general del artículo 4 LCD a conductas que aparentemente podrían subsumirse en alguno de los tipos especiales. Sobre este particular se han hecho correr ríos de tinta, siendo pacífico en la doctrina que la misma no puede usarse para enjuiciar la deslealtad de aquellas conductas previstas específicamente en los tipos especiales, so pena de incurrir en un doble juicio de deslealtad(3) o, si se prefiere, de ilicitud.

Esta postura, consistente a nivel doctrinal, es fuente de una exagerada incertidumbre cuando se lleva a nivel práctico, y la verdadera problemática surge cuando se aborda que se debe entender por “encajar” o “estar previstas” en uno de los tipos especiales.

La Jurisprudencia en este sentido es poco clarificadora, así encontramos de manera indistinta las expresiones “deban ser enjuiciados” STS 23 de mayo de 2005, “no se dan los presupuestos para incardinar” STS 23 de noviembre de 2007, “no han podido ser subsumidos en los supuestos” STS  23 de marzo de 2007 o “encaja en todos sus aspectos” SAP Orense de 10 de mayo de  2004. La lista podría alargarse, pero sirva de muestra de la falta de concreción que ha caracterizado a nuestros Tribunales a la hora de pronunciarse a este respecto.

Muchas son las preguntas que brotan al acercarse a este punto ¿Basta con un encaje meramente formal? ¿Qué pasa si el encaje es sólo parcial? ¿El encaje ha de referirse a los elementos que componen el supuesto de hecho o a los requisitos que establece el tipo para considerar desleal una conducta?

En nuestra opinión, aquellos supuestos en los que el encaje en el supuesto de hecho de uno de los tipos especiales sea formal (o aparente) o meramente parcial debe admitirse que la conducta se pueda enjuiciar a la luz de la cláusula general, mientras que la falta de algún requisito “típico” debería vedar la aplicación de la cláusula general.

A mayor abundamiento, el ámbito propio de la cláusula general es, precisamente, aquellos supuestos en los tipos especiales no captan de manera, completa o parcial, el desvalor de la conducta enjuiciada.

Una mera constatación de que la conducta no encaja en el supuesto de hecho no puede reputarse, en ningún caso, un juicio de ilicitud o deslealtad, que se producirá únicamente cuando se analice si concurren los requisitos que establece el tipo.

En esta línea se pronuncia Aurea Suñol Lucea(4) “a pesar de que el comportamiento combatido pueda subsumirse prima facie en alguno de los supuestos de hecho fijados en los tipos específicos de la LCD, cuando las circunstancias de deslealtad en él establecidas hayan descuidado algún tinte de ilicitud del mismo o, desde la óptica opuesta, no protejan suficientemente alguno de los intereses dignos de tutela ex art. 1 de la LCD, dicho comportamiento podrá ser enjuiciado a través del art. 5 de la LCD”.

Tal interpretación -tesis de la flexibilidad relativa en palabras de la autora- permitiría garantizar la efectividad de la cláusula general como norma de cierre de la LCD asegurando a su vez la interpretación restrictiva de los tipos especiales.

D) El uso de marcas de terceros como Adwords: un comportamiento contrario a la buena fe objetiva

Cuando un consumidor realiza una búsqueda utilizando como criterio una determinada marca, lo hace por dos motivos principalmente, el primero, para adquirir determinados productos o servicios de dicha marca y el segundo, para informarse acerca de las características de tales productos. El primer motivo es particularmente relevante, dado que en tales casos, hay una decisión de compra tomada, que puede verse modificada durante el proceso de la búsqueda a favor de un tercero competidor, cuyo único mérito predicable es el haber pagado a Google por incluir la marca de un tercero como Adword.

Dejando a un lado la viva discusión doctrinal a propósito de la definición de la relación entre los principios de “buena fe” del primer inciso, por un lado, y “diligencia profesional” y “prácticas honestas del mercado” del segundo inciso, por otro, que no son objeto de este comentario, entendemos que tal conducta se encuadra perfectamente en la vertiente consumerista de la cláusula general, como la denomina Gómez Segade(5), que se recoge en el segundo inciso del art 4 LCD.

A la luz de ese precepto, la conducta consistente en adquirir la marca de un competidor como Adword, debe reputarse un “comportamiento contrario a la diligencia profesional” susceptible de distorsionar el comportamiento económico del consumidor, en particular a lo referido a la “selección de una oferta u oferente” e incluso a la “contratación de un bien o servicio” en tanto no cabe duda que la aparición en el buscador de productos o servicios de otras marcas, es idónea para modificar la decisión de compra. No analizaremos aquí el supuesto en el que el potencial comprador sea un empresario, pero entendemos que el análisis que sigue sería plenamente aplicable si se enjuiciasen los hechos de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero de la cláusula general -vertiente generalista.

Resulta difícil concluir este análisis de la deslealtad de la conducta enjuiciada sin hacer referencia al principio de competencia basada en las propias prestaciones, verdadero principio inspirador de nuestra legislación concurrencial y principio rector de la aplicación de la cláusula general.

Difícilmente podremos hacer reproche de deslealtad alguno sí la conducta es conforme a tal principio. Por lo tanto, es imposible afirmar de manera general que el uso de una marca de un tercero como Adword sea constitutivo de un acto de competencia desleal.

Tal reproche no podrá hacerse a todos aquellos que, por razón de su actividad económica, estén legitimados de una manera o de otra a utilizar la marca, incluyendo no sólo a los licenciatarios o terceros autorizados, sino también a todos aquellos distribuidores, servicios técnicos autorizados o comercios que comercialicen los productos o servicios contraseñados con la marca. En tal caso, los terceros estarán actuando de manera lícita, con el fin de ofrecer sus propias prestaciones en un mercado concreto, el comercio online.

Sensu contrario, aquellos competidores que ni estén autorizados, ni comercialicen, ni distribuyan productos o servicios contraseñados con la marca estarán aprovechándose indebidamente del esfuerzo realizado por el titular de la marca a diferentes niveles. Entre otros, el esfuerzo realizado por el titular de la marca para posicionar sus productos tanto en el mercado como en internet, el esfuerzo realizado para ofrecer unos productos o servicios de calidad cuando la decisión de compra primigenia venía motivada por la satisfacción con compras anteriores o, incluso, el esfuerzo por crear una necesidad en el consumidor que sería satisfecha por el concreto producto o servicio elegido.

Tal conducta se revela idónea para influir en la “selección de oferta u oferente” o en la “contratación de un bien o servicio” del consumidor que ya había optado por una concreta marca y así lo había hecho constar al utilizar en su búsqueda online el nombre de dicha marca y no el nombre genérico del producto.

En aras de la exhaustividad hemos de señalar que, el hacer pivotar el desvalor de la conducta sobre el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, haría extensible la protección por la vía del artículo 4 LCD a todas las marcas que se estén efectivamente usando en el tráfico económico, sin necesidad de prueba de su reputación o renombre.

De tal manera, concluimos que si bien existe identidad en los hechos relevantes, lo cierto es que el desvalor de la conducta no queda plenamente recogido ni en la LM ni en los tipos especiales de la LCD, y por tanto, la divergencia en las “razones relevantes”, en palabras del Tribunal Supremo, debería permitir enjuiciar la conducta como aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, de conformidad con la cláusula general del artículo 4 LCD y la jurisprudencia que lo aplica, sin que, por las razones aquí expuestas, se produzca una contradicción sistemática entre el resultado de la aplicación de la LM y la LCD.


(1) R. García Pérez, “El Ámbito objetivo de la Ley de Competencia Desleal”. 2007. DN, núm.200, p.7

(2) Massaguer, J. Comentario a la Ley De Competencia Desleal. 1999. Civitas  p.152

(3) Por todos Tato, A. “La Reforma de La Ley de Competencia Desleal”. 2010. La Ley  p 72

(4) Suñol Lucea A. “La aplicación de la cláusula general prohibitiva de actos de competencia desleal a los actos de obstaculización”. 2003. Aranzadi Civil- Mercantil

(5) Gómez Segade José Antonio “La Nueva Cláusula General En La LCD”, El Do Mercantil En Los Umbrales Del Siglo XXI: Libro Homenaje al Prof: Fernández Novoa. 2010. Marcial Pons

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