Este artículo ha sido preparado por Carlos Muñoz Ferrandis , alumno del Magister Lvcentinvs

Alguna vez en la vida nos ha llegado el momento estando de viaje de ir a una tienda de souvenirs y gastarnos el dinerillo que nos queda en una figurita insignia de la ciudad o el “mítico” imán de nevera. Esta vez le ha tocado al Tribunal Supremo español (TS) darse una vuelta por la tierra del trencadís, irse de compras y regalarle un buen souvenir al recurrente que se lo guardará bien guardadito durante un tiempo.

Recién salida del horno y oliendo bien, esta sentencia al estilo gaudiano del Tribunal Supremo da unas merecidas pinceladas a la figura del usuario informado, al carácter singular y a la imitación desleal.

Pongámonos en situación: tenemos en escena a un demandante (empresa especializada en la fabricación de figuras de cerámica artesanales) que plantea una demanda ante un competidor por infracción de diseños, de marcas y por competencia desleal. En primera instancia ( Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona) la demandante gana la batalla ¿Pero ganará la guerra? Va a ser que no. Se interpone recurso de apelación por parte de la demandada y, mala suerte para el demandante, este viene a caer ante las puertas de  la guardia pretoriana en materia de PI en España (la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona) la cual admite el recurso de la demandada anulando las marcas de la demandante y negando dicha infracción de los diseños de esta última. El demandante decide jugar su última carta y plantear recurso de casación (a ver si el Supremo le compra un par de sus figuritas). Pero el Supremo ni le compra los argumentos ni le compra las figuritas…

La sentencia se divide en tres frentes: el usuario informado, el  carácter singular y finalmente el de la imitación desleal.

Round 1: Usuario informado

Según el demandante, no pueden tener consideración de “usuario informado” los comerciantes o comerciales, que por razón de empleo o relación que puedan tener con los productos, tengan un conocimiento cualificado de los diseños en cuestión. Y uno se pregunta, ¿Qué debe entenderse por “conocimiento cualificado” en relación con un empleado de una tienda de souvenirs? Es más, ¿sabe que los elefantes multicolor de cerámica que vende son objeto de protección mediante diseño industrial? Y, para más inri, ¿cabe entender entonces que sobrepasa los conocimientos del usuario informado y debe calificarse como experto en la materia? Sembremos la duda.

Partamos de la base que actualmente ni en el Reglamento nº6/2002 de Dibujos y Modelos Comunitarios  ni en la Directiva 1998/71/CE de Protección Jurídica de los Dibujos y Modelos , ni en la Ley española 20/2003 de Protección jurídica del diseño industrial  existe una definición del usuario informado.

Recordando lo que nos dijo David Stone cuando nos hizo su especial visita al Magister Lvcentinvs: “La única cosa que tenéis que tener en la cabeza con respecto al usuario informado es que es el tío que está entre el consumidor medio (paradigma marcario) y el experto en la materia (paradigma técnico de la patente) “.

¿Qué sabemos de ambos conceptos?

Por asentada jurisprudencia comunitaria (TJCE del 11 de noviembre de 1997, C-251/95 “Sabel” , y TJCE del 22 de junio de 1999, C-42/97 “Lloyd Schuhfabrik Meyer”), el consumidor medio es aquel consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz. En cuanto al experto en la materia, es aquel profesional especializado en el campo al que la invención se refiere, que trabaja a diario en dicho campo de la invención puesto que posee habilidades técnicas para ello, pero que carece de habilidades inventivas.

En dos de los casos estrella en materia de diseño de la jurisprudencia del TJUE ( Asunto C – 281/10 P, Caso PepsiCo, Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic SA del 20 de octubre de 2011, y C- 101/11 P y C-102/11 P, caso Neuman y Galdeano contra José Manuel Baena Grupo S.A del 18 de octubre de 2012), se  añade la figura del usuario informado, el cual es un usuario que presenta un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia profesional, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.

Como bien dice aquí el TS, la figura del usuario informado sirve para determinar “los ojos que miran al producto”, la alta cámara deja patente el craso error del recurrente al asimilar la figura del usuario informado a la del consumidor medio, el cual percibe el diseño como un todo sin detenerse a examinar detalles, y no con el especial cuidado del usuario informado.

Si uno se pone en la posición del abogado del demandante ¿Hubiese disparado la misma bala? El que el usuario informado se personifique caso por caso no quiere decir que en unos sea un consumidor medio y en otros un experto en la materia, siempre se tendrá que analizar dentro de los parámetros definitorios del propio paradigma, y no ir “saltando de flor en flor” según convenga más. Un humilde servidor piensa que hubiese sido más perspicaz el abogado al no usar el concepto de consumidor medio pero el de coleccionista de cerámica por ejemplo, ahí hubiesen cambiado las tornas.

Así, la Audiencia Provincial (AP) no ha incurrido en infracción legal al incluir en el concepto de usuario informado en el sector de los productos decorativos y de souvenirs a los comerciales o comerciantes que los venden, ya que cumplen con los requisitos de especial cuidado sin llegar a ser expertos con amplias competencias técnicas. ¿En tiendas especializadas de alta cerámica los comerciales o comerciantes no tienen un pie en territorio del experto en la materia? Se podría discutir…

Como bien indica el TS esto es un caso por caso, y cita la STS 627/2016 del 25 de febrero del 2016 , considerando que en el sector de las fregonas se puede considerar usuario informado tanto al comercial como al usuario.

¿El que no concurra la nota de habitualidad y cualificación supone que el consumidor no presenta especial cuidado y atención? Podría decirse que en el sector de los souvenirs es así, sin embargo si saltamos al de la decoración tengo mis dudas, y mas con empresas de alta cerámica o porcelana como lo son Lladró o Porcelanosa, aquí se hablaría de la figura del consumidor como coleccionista, este si que entraría dentro del paradigma del usuario informado.

El Supremo califica al consumidor habitual de este tipo de productos como “un turista que ocasionalmente compra un souvenir en la ciudad que visita”. Así, el consumidor habitual de este tipo de productos sería más asimilable al del riesgo de confusión de las marcas puesto que percibe el diseño como un todo sin detenerse en el detalle.

Concluye el Tribunal en este 1er Round que  no existe ningún inconveniente para que , a la vista del sector del supuesto, el usuario informado pueda ser una persona que tenga un conocimiento cualificado de los diseños en cuestión debido a su empleo o la relación que pueda tener con los productos. Se desestima el motivo.

Round 2 – Grado de libertad del autor

Por lo que parece, al recurrente no le hace mucha gracia que una de las cosas más características de la ciudad de Barcelona, como bien apunta la AP, es el arte de Gaudí, siendo lógico que las figuras que integren dicho estilo sean más demandadas como souvenirs, así, en este campo, el grado de libertad del autor se ve limitado puesto que muchos fabricantes reproducen dicho estilo y hay poco margen de iniciativa.

El recurrente se saca de la chistera, buscando reforzar su posición, la STS 343/2014 del 25 de junio 2014 defendiendo que la jurisprudencia rechaza que una tendencia general en materia de diseño pueda considerarse un factor que limite la libertad del autor, las tendencias de moda operando así en determinación de la singularidad del diseño registrado.

Sin embargo, el TS vuelve a poner los puntos sobre las “i”s. En primer lugar, la AP ya había dejado bastante claro que la impresión general de los diseños registrados por los demandados produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por cualquier otro diseño hecho accesible al público con anterioridad, en este caso haciendo alusión a los de los demandantes. Partiendo de aquí, ya no hace falta dedicar ni una palabra al grado de libertad del autor, que como bien dice el tribunal es mero “relleno” por parte del recurrente.

Habiendo terminado con ese punto, el tribunal decide aclarar la situación haciendo alusión a la misma sentencia a la que hace alusión el demandado, la cual sostiene la utilización de formas habituales en el dominio público, como lo son en este caso las de los animales, el torero, el estilo gaudiano, y los colores y técnica del trencadís, puesto que estas formas son formas usuales y conocidas por el usuario informado, al igual que las tendencias de la moda en el sector de que se trate. Las similitudes se refieren a elementos que se encuentran en el dominio público y que por tanto no pueden ser monopolizados por el demandante. Punto. Se desestima el motivo.

Round 3: Imitación desleal

Llegamos al último round , esta vez en el ring de la competencia desleal. Aquí el tribunal empieza sentando las bases del mecanismo del artículo 11 de la Ley española 3/1991 de Competencia Desleal, así, el art.11.1 expone claramente que la imitación de prestaciones no supone deslealtad ninguna a no ser que se presente situaciones en las que nos encontramos delante de un derecho exclusivo como lo puede ser un derecho de marca o diseño.

En el supuesto de hecho el recurrente alega la imitación de sus diseños y por ende de sus prestaciones y explotación empresarial.

El TS en este motivo da tres golpes maestros al argumento del recurrente. El primero establece que las similitudes existentes basándose en elementos situados en dominio público, como lo son las figuras gaudianas y los animales, no puede constituir un ilícito concurrencial.

Segundo, el golpe de gracia. El golpe es un golpe educado, así, el Supremo establece que no consta que el destinatario de dicho producto asocie los productos de la demandante a un determinado origen empresarial. En otras palabras ¿Un turista se va a parar a analizar, reconocer, o asociar si dicha figurilla, que le va a comprar a su tía la de Hamburgo, es de una empresa o de otra? Vamos hombre…

Tercero, el del remate. El riesgo de asociación en el caso de imitación de prestaciones podría evitarse por el uso de marcas, como bien establece el tribunal en algunas de sus sentencias ( STS 479/1996, de 5 de junio de 1997 ; STS 840/2002, de 20 de septiembre del 2002;  y STS 369/2004, de 17 de mayo 2004). Sin embargo, el recurrente cita una sentencia que, no le ayuda mucho, puesto que dicha sentencia lo que establece es la idea de localizar claramente la marca en el producto, lo que hace distinguir ambos productos, sin embargo este no es el caso. Se desestima el motivo.

¿La lección de hoy?

Total, después de esta lección magistral del TS, al recurrente le habrá quedado claro que ni es el vicario de Gaudí en la tierra del trencadís, ni Dios todopoderoso creador de los animales y los toreros.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.