Este artículo ha sido preparado por Rubén Cano Pérez y Carlos Muñoz, alumnos del Magister Lvcentinvs.

El Centro Internacional para la Resolución de Disputas en materia de Inversiones pone fin a la batalla legal entre Canadá y el gigante farmacéutico Eli Lilly relativa a dos de sus patentes estrella, Strattera y Zyprexa.

Después de encajar la anulación de dos de sus patentes antes los tribunales canadienses, la compañía americana se sacó de la manga un comodín digno de análisis, y así, en vez de presentar batalla ante la jurisdicción canadiense (regla básica de derecho internacional privado mediante la cual los tribunales nacionales del país donde se concede la patente tendrán jurisdicción exclusiva para conocer sobre la nulidad de las mismas) Eli Lilly, sabiendo que saldría escaldada antes los tribunales canadienses tiró de una táctica bastante innovadora, y fue ante el mecanismo de resolución de conflictos del NAFTA solicitando un arbitraje internacional para escapar a una más que probable derrota en el país de la hoja de arce. Nos encontramos ante el primer laudo arbitral que se emite en relación con Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual entendidos como inversiones.

Pero antes de bucear el profundo laberinto de los IIAs (International Investment Agreements) sentemos ciertas bases. Una de las características principales de estos tratados (en el caso del NAFTA hablamos de U.S., México, y Canadá) es que garantizan la protección de las inversiones transfronterizas de las empresas nacionales de los países participantes en este tipo de tratados. Con ello se busca optimizar la inversión extranjera y el comercio a nivel transfronterizo.

Normalmente este tipo de tratados definen lo que se entiende por “inversión”.  Así, en este caso, el NAFTA no integra de manera explícita los derechos de propiedad industrial, y más precisamente los derechos relativos a las patentes. Sin embargo, a efectos del tratado ( Art.1139 g. NAFTA) se deduce que un derecho de propiedad industrial como la patente se considera un activo intangible y, por ende, una inversión.

Tomando en consideración todo lo anterior, en 2010 y 2011, la Federal Court of Canada anuló las patentes de Zyprexa y Strattera argumentando la carencia de “utilidad” de dichas patentes cuya fuente se encuentra en la “Promise Doctrine” o ” Promesa de Utilidad” dentro de la ley de patentes canadiense.

De toda promesa nace una deuda, sin embargo, la utilidad prometida por la compañía farmacéutica no apareció y los tribunales canadienses invalidaron sucesivamente las dos patentes.

La doctrina de “la Promesa de Utilidad” encuentra su particular aplicación en el contexto de la patente farmacéutica y parte de la base que toda invención tiene su función expresada en sus reivindicaciones, y pese a que esa función no puede ser una mera especulación, si puede ser una predicción razonable. Se podría decir que la oficina de patentes canadiense es el mayor acreedor de promesas a nivel mundial…

Problemas subyacentes y fundamentos jurídicos relevantes

Pues bien, dicho lo anterior es necesario indicar que una de las características clave de los IIA es que, a diferencia de las disputas ante la OMC, el mismo habilita de manera directa al inversor para acudir al Estado en el que la inversión se realizó. Así, podemos ver como la decisión de Eli Lilly de interponer una acción contra el gobierno canadiense no es casualidad, sino que lleva aparejada toda una estrategia a sus espaldas.

Entre otras cuestiones, Eli Lily declara que la nulidad de sus patentes, cuyo fundamento reside en la conocida como “promise doctrine”, es una infracción del Capítulo de protección de inversores de NAFTA . En concreto, Eli Lilly pone de manifiesto la infracción potencial de los Arts. 1110, 1105 y 1102 de NAFTA. Dichos artículos lidian respectivamente con: a) la expropiación y compensación (Art. 1110); b) Estándares mínimos de tratamiento (Art. 1105); y c) trato nacional (Art. 1102).

Según Eli Lilly no solo se hubiera violado lo dicho anteriormente, sino que la “promise doctrine” también sería contraria a diversos postulados y tratados internacionales por no estar establecida en ningún texto legal.

La “promise doctrine” sería aquella que se utiliza por los tribunales para determinar si el componente el producto de una patente es “útil”, requisito sine qua non para que una patente sea concedida. Pues bien, en este caso se admitiría la utilidad de una patente si existe una promesa por parte de una determinada empresa en el momento de presentar la solicitud de patente, de que su producto funcionará correctamente y será diferente de los medicamentos existentes. Según Eli Lilly, esta doctrina choca frontalmente con el Art. 27(1) ADPIC y el Art. 1709(1) NAFTA, por la imposición de requisitos adicionales onerosos de utilidad que tienen el efecto de declarar la nulidad de la patente para inversiones que cumplen con las condiciones de patentabilidad. La retahíla de argumentos de la farmacéutica finaliza con la aseveración de que la política de patentes de canadiense es “discriminatorio, arbitrario, impredecible y notablemente subjetivo”.

Por consiguiente, Eli Lilly habría puesto en cuestión el sistema legal canadiense, y en especial la capacidad de implementar las flexibilidades que ADPIC, el TCP, y NAFTA dan a cada Estado para determinar sus políticas en materia de patentes y en qué circunstancias se revocan las mismas.

El Tribunal de Arbitraje principalmente afronta 4 problemas jurídicos ha de valorar para solucionar la controversia: 1) el ámbito de jurisdicción del Tribunal; 2) si es negación de la tutela judicial efectiva (denial of justice) el único motivo para responsabilidad por las medidas tomadas por los tribunales canadienses en relación con el Capítulo 11 del NAFTA; 3) Si ha existido un cambio dramático en el requisito de utilidad bajo la Ley de Patentes canadiense; y 4) si el requisito de utilidad en la Ley de Patentes canadiense se ha aplicado a las patentes de Zyprexa y Strattera de manera arbitraria y/o discriminatoria.

Lo que uno piensa cuando lee lo anterior es: “¿Promesas de utilidad? ¿Sirope de Arce? Que raros son los canadienses”

“Y el Tribunal decidió…”

Por suerte para el Gobierno de Canadá, el Centro Internacional para la Resolución de Disputas en materia de Inversiones, desestimó las pretensiones de Eli Lilly. Si nos centramos en lo sustancial de la decisión del análisis que nos ocupa, con respecto al Art. 1105.1 NAFTA se establece que “para que exista una violación de los estándares mínimos de tratamiento del derecho internacional consuetudinario es necesario un acto suficientemente flagrante e impactante…”, y niega que exista un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo 11 del NAFTA en lo términos del Arts. 1105(1) y/o 1110 del mismo.

En relación con la “promise doctrine”, dice el Tribunal que, aunque existen cambios en la evaluación del criterio de utilidad desde que se presentaron las solicitudes de patentes hasta que fueron declaradas nulas, dichos cambios no pueden tildarse como un cambio dramático. Por otro lado, a la arbitrariedad o discriminación realizada por los tribunales canadienses, la decisión concluye en que “Canadá ha reafirmado la justificación de la “promise doctrine” en una política pública legítima”.

“Last but not least”

Paradójicamente, vemos cómo en el seno de un Tratado de Libre Comercio se tratan cuestiones como la interpretación de ADPIC. Fruto de que ADPIC naciera en el fruto de la OMC, y por consiguiente con fines de liberalización comercial, vemos como los TLCs pueden convertirse en un instrumento para configurar algunos sistemas legales en materia de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial, cuyo fin último debería ser la innovación. Se ha abierto una brecha en el sistema de patentes, en la que la genuina figura de “la invención” deja de serlo como tal para convertirse en pura inversión, un mero activo intangible, pasando a segundo plano el razonamiento social que da sentido a la Propiedad Intelectual e Industrial. Esto podría conocerse como un “forum shopping mutado”, puesto que se sustrae la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales en materias que, a priori, no serían de libre disposición para ser puestas en conocimiento de tribunales de arbitraje internacional.

Las consecuencias de una histórica admisión de los motivos sostenidos por el gigante farmacéutico hubieran sido estratosféricas. En primer lugar porque países como el mismo Canadá y U.S. tendrían que hacer frente a reclamaciones derivadas de patentes que (supuestamente) se han declarado nulas. Esto no sería nada interesante para estos países, que tendrían que haber indemnizado con grandes cantidades de dinero a numerosas farmacéuticas que del sector (imaginemos por un momento lo que hubiese supuesto en el campo de las patentes de Software para U.S. y su famosa y fumigadora “Alice Doctrine”). En segundo lugar porque se hubiera puesto en tela de juicio la flexibilidad de que disponen los países firmantes de ADPIC, NAFTA o el TCP en algunos aspectos para implementar el articulado de los tratados internacionales mencionados. Y en tercer lugar porque se hubiera creado una jurisdicción paralela, a la cual aquellos inversores que creyeran como “incorrectas” las decisiones de los tribunales nacionales en materia de Propiedad Intelectual e Industrial, podrían acudir para obtener una decisión más favorable a sus intereses, quebrando el sistema que conocemos en la actualidad.

En definitiva, suponemos que a Eli Lilly, tras intentar por activa y por pasiva defender la validez de sus patentes, le ha quedado claro el valor de una promesa en Canadá.

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