Este artículo ha sido preparado por Vito Pati, alumni del Magister Lvcentinvs.

Pocos productos han entrado en el imaginario colectivo como la Vespa, el scooter italiano más famoso del mundo. Muchas generaciones de jóvenes soñaron con este vehículo, el cual llegó incluso a aparecer en películas celebérrimas y canciones de artistas muy famosos (véase nuestro artículo anterior dedicado a la marca LAMBRETTA).    

Los clubs de aficionados y las concentraciones dedicadas a la Vespa siguen aumentando, hecho que demuestra que la fama y el atractivo de este fantástico vehículo está muy lejos de disminuir.

Este artículo hace referencia al grado de protección que el Tribunal de Turín atribuyó, recientemente (la sentencia aquí), a la forma de la Vespa LX. Con el fin de apreciar al máximo el contenido de la decisión, invitamos los lectores a considerar que la Vespa no es un medio de transporte como otros, ya que su armonioso e inconfundible perfil ha llegado a transformarse en un importante icono pop para el mundo del diseño, de la decoración y del arte en general.  

Los hechos

El día 22.04.2014 las empresas chinas ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP y TAIZHOU ZHONGNENG IMPORT AND EXPORT CO habían solicitado la anulación de la marca tridimensional italiana n. 1556520, constituida por la forma de la Vespa LX, de titularidad de PIAGGIO & C. SPA. Asimismo las demandantes habían pedido que se acertase que sus scooter CITYZEN, REVIVAL y VES no infringían la marca italiana, ni la marca tridimensional europea n. 11686482 (idéntica a la italiana y siempre de titularidad de Piaggio).  

Marca tridimensional de PIAGGIO & C. SPA. Scooters de las partes actoras (desde arriba, el CITYZEN, el REVIVAL y el VEZ)
 

 

Anteriormente, Piaggio había denunciado a las dos empresas chinas por infracción de sus derechos sobre la forma de la Vespa LX, por exponer los tres modelos mencionados durante una feria en la ciudad de Milán.

Piaggio contestó a la demanda pidiendo el rechazo de la solicitud de nulidad, la condena por infracción de sus marcas, la condena por infracción de los derechos de autor existentes sobre el diseño de la Vespa LX y la condena por competencia desleal.

La solicitud de nulidad

De acuerdo con el contenido de la demanda, las marcas tridimensionales de Piaggio tenían que anularse por carecer de carácter distintivo y – escuchen bien – ¡de novedad!   

No podemos ocultar lo raro que nos resultó leer que alguien había solicitado la anulación de una marca por falta de novedad y no podemos excluir que las demandantes (y quizás también el perito y el juez) hayan hecho una ligera confusión entre los motivos de anulación de una marca tridimensional y aquellos de un diseño registrado.

Dicho esto y poniendo de manifiesto que esta parte de la sentencia nos resultó un poco “oscura”, nos limitaremos a reportar las conclusiones del Tribunal con respecto al asunto.

Las demandantes consideraban que la marca tridimensional ‘Vespa LX’ no era novedosa por haberse registrado sólo en el 2013, es decir, después de la puesta en el comercio de las supuestas motos infractoras (que ocurrió en el 2007).  

El juez consideró, en cambio, que la marca tridimensional ‘Vespa LX’, aunque como marca no registrada, existía ya antes de la puesta en comercio de los scooter de las empresas chinas y que, por lo tanto, no carecía de novedad.  

Con respeto a la ausencia de carácter distintivo (el cual sí que representa un requisito indispensable de la marca registrada) las demandantes afirmaban que, existiendo en el mercado muchos scooter con el mismo perfil de la Vespa LX, la marca tridimensional consistente en la forma de esta última se había vulgarizado.

El perito del Tribunal, sin embargo, detectó cuatros elementos que seguían confiriendo a la forma de la Vespa un importante carácter distintivo:  

  • La forma de ‘flecha’ de la parte anterior de la moto (en verde);
  • La forma de ‘Ω’ invertida ente el asiento y la parte anterior de la moto (en amarillo);  
  • La forma de ‘X’ entre el asiento y las sacas laterales de la moto (en azul);  
  • La forma ‘gotas de agua’ de las partes posteriores de la moto (en lila);

Asimismo el juez consideró que la existencia de un elevado carácter distintivo quedaba confirmada también por un estudio realizado por parte de Piaggio en el 2014, donde más del 80% de los encuestados habían puesto en relación las marcas tridimensionales de Piaggio con el vehículo Vespa.

“Dicho estudio – escribió el juez – representa sin duda una prueba relevante de la capacidad distintiva de la marca de la forma de la Vespa”.

El Tribunal rechazó también todas las otras pretensiones de las demandantes, según las cuales la marca tridimensional consistía en una forma impuesta por la naturaleza del producto, una forma necesaria para la obtención de un resultado técnico o una forma que atribuye un valor sustancial al producto.  

Consiguientemente la solicitud de nulidad se rechazó integralmente.

La infracción de marca por parte de la motos de las demandantes

Una vez establecido que la marca “Vespa LX” era perfectamente válida, el Tribunal pasó a analizar si la comercialización de las tres motos CITYZEN, REVIVAL y VES representase, efectivamente, una infracción de dicha marca.

A la luz de aquellas que eran las características principales de la forma de la Vespa LX  (la parte anterior en forma de ‘flecha’; la forma de ‘Ω’ invertida ente el asiento y la parte anterior; la forma de ‘X’ entre el asiento y las sacas laterales; la forma de ‘gotas de agua’ de las partes posteriores-laterales) el perito del Tribunal concluyó que, de las tres motos de las demandantes, sólo el modelo VES podría generar un riesgo de confusión entre los consumidores, infringiendo, por lo tanto, las marcas tridimensionales de Piaggio.

Vespa LX Modelo VES
 

 

El juez sostuvo las posiciones del perito y subrayó que no solo el modelo VES presentaba las mismas características esenciales de la Vespa LX, sino que además este modelo se solía presentar al público bajo un nombre claramente inspirado al nombre del vehículo de Piaggio (VES – Vespa), capaz de aumentar el riesgo de confusión.

Por todas estas razones el Tribunal condenó las empresas chinas por infracción de las marcas de Piaggio y por actos de competencia desleal, por aprovecharse de la notoriedad de la Vespa.

Violación del derecho de autor sobre la forma de la Vespa LX

La Vespa, como muchos lectores sabrán, ha sido y sigue siendo el vehículo más importante producido y distribuido por Piaggio. No nos sorprende, por lo tanto, que en la empresa italiana haya querido defender su producto estrella desde todas las perspectivas posibles, incluso la del derecho de autor.   

El art. 2 de la ley italiana sobre el derecho de autor otorga protección, al par de otras obras artísticas, a las obras del diseño industrial que presenten carácter creativo y valor artístico.

Piaggio presentó muchos documentos (publicaciones en revistas especializadas, premios recibidos, artículos que elogiaban el éxito del vehículo Vespa)  aptos para demonstrar que la forma de su scooter gozaba de gran carácter creativo y valor artístico.

A la luz de esta documentación, el Tribunal concluyó que, aun si inicialmente concebida como obra de diseño industrial, la forma de la Vespa había adquirido un alto valor estético-artístico, que había superado ampliamente su originario valor puramente técnico y funcional.  

Por esta razón el juez concluyó que, a la hora de producir e vender el modelo VES, las demandantes habían infringido (también) los derechos de autor de Piaggio sobre la Vespa.

Conclusiones

La sentencia condena las empresas chinas al inmediato retiro del mercado de todos los ejemplares del modelo infractor y al pago de una sanción de €1.000 por cada día de retraso.  

Los directivos de la sociedad Piaggio no han tardado en definir la decisión ‘una sentencia histórica en defensa de la Vespa’, ya que el Tribunal no solo confirmó el carácter distintivo de la forma de la Vespa, sino que también, y por primera vez, reconoció carácter artístico al scooter más famoso en el mundo.

Es aún demasiado pronto para saber si ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP y TAIZHOU ZHONGNENG IMPORT AND EXPORT CO retiraran su modelo VES del mercado o intentarán recurrir la decisión frente la Corte d’Appello.

Al respecto hay que subrayar que aunque algunos vehículos vendidos por otras empresas presenten algunos de las características que hacen la Vespa tan distintivas (como argumentado por las partes actoras), en ningún caso todos estos elementos se presentan conjuntamente en un único modelo.

En cambio, justo la circunstancia de que el modelo VES incluyese todos (o la mayoría de) los elementos más distintivos de la forma de la Vespa LX llevó el Tribunal a concluir que se tratase de una infracción de derechos de P.I., tanto bajo el punto de vista del derecho marcario cuanto bajo el punto de vista del derecho de autor.    

Nos despedimos con un dato interesante: durante su larga carrera,  la mítica Vespa tuvo la oportunidad de trabajar, en el set, con más de 25 estrellas internacionales del cine, entre las cuales recordamos Raquel Welch, Ursula Andress, Geraldine Chaplin, Joan Collins, Jayne Mansfield, Virna Lisi, Milla Jovovich, Marcello Mastroianni, Charlton Heston, John Wayne, Henry Fonda, Gary Cooper, Anthony Perkins, Jean-Paul Belmondo, Nanni Moretti, Sting, Antonio Banderas, Matt Damon, Gérard Depardieu, Jude Law, Eddie Murphy, Owen Wilson e Nicole Kidman.

Si no se merece la máxima protección posible “alguien” de este calibre…

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