Este artículo ha sido preparado por Vito Pati, alumni del Magister Lvcentinvs.

Los que entre el 1950 y el 1970 vivían en Italia y, a las cuatro ruedas de las chulísimas FIAT 500 y 600, que preferían los vehículos de dos ruedas, no tenían mucho que pensar: o VESPA, más juvenil y divertida, o LAMBRETTA, más tecnológica y, según algunos, más elegante.

Si en la película “Quadrophenia” Sting montaba una VESPA, Pete Townshend (The Who) aparecía conduciendo una LAMBRETTA. Y si Giorgio Gaber celebraba su LAMBRETTA en la canción “Ballata del Cerutti”, Gregory Peck, en “Vacanze Romane”, circulaba por la ciudad eterna con una VESPA “Farobasso”. Y la lista podría alargarse muchísimo.

Esta introducción sirve para informar a los lectores acerca de una reciente decisión relacionada con la mítica marca LAMBRETTA (sentencia de 16 de febrero de 2017, asunto C-577/14 P, Brandconcern BV v. EUIPO), en la cual el Tribunal de Justicia Europeo tuvo la ocasión de aclarar una cuestión de gran importancia para todos los que trabajamos con las marcas: los efectos en el tiempo de la célebre sentencia IP TRANSLATOR (sentencia de 19 de junio de 2012, C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys v. EUIPO)

Scooter India Ltd era (y sigue siendo) la titular de la EUTM n. 1495100 ‘LAMBRETTA’, concedida el 6 de agosto de 2002 para, entre otros, “vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática” de la clase 12. Contra esta marca, la empresa holandesa Brandconcern BV presentó una solicitud de revocación por falta de uso, de acuerdo con el art. 51(1) y (2) RMUE.

Tanto la División de Cancelación como la Sala de Recurso de la EUIPO consideraron que la marca impugnada no había sido utilizada de forma genuina y efectiva y que por lo tanto tenía que revocarse. En particular, dado que Scooter India Ltd había presentado pruebas de uso relacionadas exclusivamente con piezas de repuesto, la Sala de Recurso había concluido que «no puede deducirse de la venta de piezas de recambio que [Scooters India] haya fabricado y vendido también algún vehículo».  

El titular de la marca revocada interpuso un recurso frente el Tribunal General en el que solicitaba la anulación de la resolución de la Oficina por infracción del art. 51(2) RMUE.

El Tribunal General estimó que la mención «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática» debía interpretarse en el sentido de que la solicitud de marca estaba destinada a proteger el nombre “LAMBRETTA” para la totalidad de los productos que figuraban en la lista alfabética de la clase 12. Así pues, consideró que, aunque las «piezas de recambio para escúteres» no estaban incluidas en la lista alfabética de los productos de la clase 12, la Sala de Recurso tendría que haber examinado el uso efectivo de esa marca con respecto a los numerosos accesorios y piezas para vehículos vendidos por la titular Scooter India Ltd.

Consiguientemente, el Tribunal General estimó el motivo de recurso y anuló la resolución impugnada

Brandconcern BV interpuso, entonces, recurso de casación frente el Tribunal de Justicia de la UE, solicitando la anulación de la sentencia del Tribunal General.

El Tribunal de Justicia subrayó, preliminarmente, que en el apartado 61 de la decisión IP Translator se había establecido que, para respetar las exigencias de claridad y de precisión impuestas por la Directiva 2008/95/CE, el solicitante de una marca que indique en su solicitud todas las indicaciones generales del título de una clase debe precisar si dicha solicitud se refiere a todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de dicha clase o sólo algunos de ellos.

Sin embargo, señaló el Tribunal, el apartado 61 de la IP Translator no se refiere a los titulares de una marca ya registrada, sino que únicamente a los solicitantes de marcas (véase el párrafo 29 de la decisión comentada).

Por consiguiente, dicho apartado 61 de la IP Translator no es aplicable a la marca “LAMBRETTA”, que fue registrada por la EUIPO en el 2002, es decir muchos años antes de que se dictara la IP Translator. El Tribunal de Justicia confirmó, por lo tanto, la decisión del Tribunal General contraria a la cancelación de la marca.

Leída a posteriori esta sentencia del Tribunal de Justicia podría parecernos obvia, así como nos parece obvio que, en general, la jurisprudencia de los tribunales europeos no puede aplicarse retroactivamente.

Sin embargo, el hecho de que tanto la División de Cancelación como la Sala de Recurso de la EUIPO habían considerado que la marca “LAMBRETTA” tenía que revocarse, por no haberse usado con respecto a todos (o una parte relevante de) los productos incluidos en la lista alfabética de la clase 12, demuestra que una clara toma de posición con respecto al ámbito temporal de aplicación de la IP Translator era necesaria. En aras de una mayor seguridad jurídica por el futuro.  

Que Scooter India Ltd goce de la victoria, con la esperanza que los históricos escúteres LAMBRETTA puedan volver, un día, a correr por nuestras carreteras, elegantes y divertidas como solo ellas podían ser (y que no se molesten los ‘vespistas’).

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