Aunque pude echarle el guante a los pocos días de que se dictase, he esperado a que se publicase en el CENDOJ la STS 94/2017 de 15 Febrero en el Asunto Orona para comentarla.

La Sentencia aborda de nuevo el tema de uso de marcas de terceros como adwords, y si bien no viene a aportar nada nuevo en materia marcaria, hecho que no fue controvertido por el recurrente en casación, sí que arroja algo de luz a propósito de su enjuiciamiento por la vía de la Competencia Desleal.

El litigio del que trae causa esta Sentencia, tuvo lugar entre las empresas Orona y Citylift, cuando la primera demandó a la segunda por infracción de marca y competencia desleal –art. 12 LCD, aprovechamiento de la reputación ajena- debido al uso que esta estaba realizando de las marcas de la actora como adword. El Juzgado de Marca Comunitaria en primera instancia desestimó ambos motivos, sin embargo, en Apelación, el Tribunal de Marca Comunitaria estimó la infracción del artículo 12 de la LCD y entendió que no procedía la acción marcaria en tanto no existía afectación a las funciones de la misma, en aplicación de la jurisprudencia nacional- véase la STS de 29 de febrero de 2016 en el asunto MASALTOS– y comunitaria – SSTJUE en los Asuntos C-323/09 “Interflora” y C-324/09 “L’Oreal”, entre otras.

Recurrida en Casación el Tribunal Supremo, tras referirse a la jurisprudencia que define la relación que rige entre la LCD y la LM – de complementariedad relativa- entiende que los “hechos relevantes” – el juicio de desvalor o la causa petendi- que motivarían una condena a la luz del artículo 12LCD no son diferentes a los que la motivarían en sede marcaria, y que condenar por ello en virtud del art.12 LCD una conducta que ha salvado el control de legalidad marcario conllevaría una contradicción sistemática.

Vaya por delante que a nuestro juicio, la construcción de la tesis de la “complementariedad relativa” es sólida y coherente, pero que su fundamento último es la mayor especialidad de la LM sobre algunas partes de la LCD, al fin y al cabo, es el principio con base en el cual ha de resolverse la antinomia.

El rechazo de una pretensión basada en la infracción del art. 12 LCD por el uso de una marca de un tercero ya lo anticipamos en nuestro blog aquí.

Si la vía por la que se opta es acudir a una acción basada en alguno de los tipos especiales de la LCD y en particular los artículos 5 (actos de engaño), 6 (actos de confusión), 7 (actos de imitación) e incluso 12 (explotación de la reputación ajena), la acción esta condenada a decaer dado que en estos supuestos se produce una identidad de causa petendi (menoscabo de las funciones de la marca) -hilando más fino “o del signo”- que conduciría a la aplicación de la Ley de Marcas, por su mayor especialidad, con el resultado por todos conocido.

Si bien no compartimos la jurisprudencia dominante en materia de marcas, ya que entendemos que el uso de adwords podría reputarse tanto uso en el tráfico económico, como afectación a las funciones de la marca, entendemos que la conclusión es coherente en tanto la literalidad y el ámbito propio del artículo 12 LCD coinciden sustancialmente con los de la Ley de Marcas, y a idéntica conclusión se debería llegar en el caso del artículo 6 LCD,  al fin y al cabo, los precitados tipos especiales no vienen sino a proteger las funciones indicadora de origen, publicitaria y condensadora de la reputación de aquellos signos que, siendo perceptibles por el consumidor y susceptibles de crear un vínculo con el origen o reputación empresarial, quedan fuera del ámbito de protección de la LM.

La Sentencia cierra una puerta más al titular de la marca para actuar contra aquel tercero que se aproveche de su esfuerzo usando su marca como adword. Sin embargo desde Lvcentinvs (y se nos está empezando a poner cara de aldea gala) estamos trabajando en una publicación en la que defendemos- coherentemente con lo que explicábamos en nuestro post anterior- que en el peor de los casos, el uso de una marca de tercero como adword podría perseguirse como una conducta de aprovechamiento del esfuerzo ajeno de conformidad con la cláusula general del artículo 4 de la LCD.

Terminamos con la canción a la que homenajea – intenta – el título de este post aquí. Stay tuned!

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