Este artículo ha sido preparado por Vito Pati, alumni del Magister Lvcentinvs.

¿Qué indica hoy el término ‘OSCAR’? ¿Se refiere exclusivamente al famoso ‘Oscar del Cine’ otorgado por Hollywood desde 1929, o representa, en cambio, un término genérico empleado para indicar el premio más importante de cualquier evento o concurso?

Ésta (entre otras) es la cuestión que la Corte di Cassazione Italiana resolvió en su decisión nº 15027 del 21/07/2016.

La Academy of Motion Arts and Sciences, titular de las marcas italiana y comunitaria ‘OSCAR’ había interpuesto una demanda de infracción y uso no autorizado contra la mercantil Media Project s.r.l., organizadora del evento titulado “Oscar_del_Calcio“, un concurso cuya finalidad era premiar a los mejores jugadores, entrenadores y árbitros del campeonato italiano de futbol.

Por medio de una demanda reconvencional, la demandada solicitó la revocación de las dos marcas ‘OSCAR’, en cuanto – argumentaba la misma – el término había perdido su carácter distintivo y se había convertido en una palabra común, genéricamente empleada para indicar el premio más importante de un concurso o competición.

La primera parte de la decisión del Tribunal Supremo Italiano aborda cuestiones procesales relativas a la inaplicabilidad de algunas normas emanadas con posterioridad respecto a la supuesta ‘vulgarización’ del término OSCAR; se trata de cuestiones que, por lo menos en esta sed, es posible dejar de lado (los más interesados podrán saciar su curiosidad leyendo las páginas de 7 a 11 de la decisión).

Es más interesante, en nuestra opinión, analizar la segunda parte de la sentencia, donde los jueces afrontan el problema de la efectiva pérdida de carácter distintivo del término.

La marca italiana cubría servicios de instrucción y espectáculo de la clase 41 y varios productos incluidos en las clases 9 y 16, mientras que la marca comunitaria (2931038)  se encuentra registrada para ‘Servicios de esparcimiento y educación, en concreto, celebración de una ceremonia de premios anual que reconocen éxitos excepcionales en la industria del cine y que incentivan la buena calidad en la industria del cine mediante la concesión de premios’ en clase 41.

Durante el juicio de segunda instancia, la Corte d’Appello di Venezia había establecido que el término ‘premio OSCAR’ gozaba de gran renombre en el ámbito cinematográfico; pero, por otro lado, había concluido que, como ya desde el 1983 los diccionarios italianos indicaban ‘OSCAR’ como nombre genérico, el mismo se había ‘vulgarizado’. Por esta razón dicho Tribunal había ordenado la revocación tanto de la marca italiana como de la comunitaria con respecto a todos los productos y servicios amparados, incluidos aquellos relacionados con el mundo del cine y del espectáculo.  

El recurrente sostenía, en cambio, que el término ‘OSCAR’ conservaba su significado primario y su carácter distintivo, por lo menos con respecto a los eventos y concursos cinematográficos y que por lo tanto la marca comunitaria no tendría que haberse revocado y la nacional tendría que haberse revocado solo parcialmente.

En efecto la decisión del Tribunal Italiano de segunda instancia no puede que resultar extraña: ésta reconoció el carácter distintivo y la notoriedad de la marca ‘OSCAR’ en el ámbito cinematográfico, pero revocó las marcas también en relación a los eventos y concursos relacionados con el cine.

La Corte di Cassazione tuvo así que evaluar si el significado ulterior que el término OSCAR había adquirido (es decir ‘primer premio’ de cualquier manifestación o concurso) había minado la capacidad distintiva que el mismo tenía en el ámbito de la manifestación destinada a la asignación de las famosas estatuillas doradas a películas, actores y directores (entre otros).     

De acuerdo con la jurisprudencia mencionada en la decisión misma, la vulgarización de la marca tiene lugar cuando una palabra se ‘despersonaliza’, es decir se convierte en denominación genérica de un producto y pierde, en la realidad lingüística de los consumidores, cualquier enlace con la empresa originariamente titular de la misma (Corte di Cassazione 11.12.1978 n. 5833, Cellofan y Corte di Cassazione 28.11.1984 n. 6180, Premam).

Dicha ‘despersonalización’ (o vulgarización o pérdida de carácter distintivo) de la marca se tiene que evaluar caso por caso, es decir en relación a cada tipo de producto o servicio designado por la misma.

A la hora de revocar la marca también para los eventos y concursos relacionados con la industria cinematográfica (clase 41), el Tribunal de segunda instancia no respetó el principio expuesto arriba, ya que es cierto que los consumidores, por lo menos en el ámbito de un determinado servicio (la organización de un concurso destinado a la asignación del primer premio de la cinematografía), siguen relacionando la marca OSCAR con la empresa titular de la misma.

Esta conclusión aplica tanto a la marca italiana, en la medida en que la misma cubría servicios de instrucción y espectáculos (clase 41), como a la marca comunitaria, registrada exclusivamente para la ‘celebración de una ceremonia de premios anual que reconocen éxitos excepcionales en la industria del cine y que incentivan la buena calidad en la industria del cine mediante la concesión de premios’ (clase 41).

A la luz del error cometido por los jueces de segunda instancia, el Tribunal Supremo Italiano acogió el recurso interpuesto por la titular de las marcas ‘OSCAR’, declarado que estas no podían considerarse vulgarizadas y por lo tanto no tenían que ser revocadas con respecto a los servicios de la clase 41 relacionados con el sector de la industria cinematográfica.

Con respecto a los productos en clase 9 (equipos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos más otros) y clase 16 (papel, cartón, artículos de papel o cartón más otros), amparados por la sola marca italiana, la Corte relevó que durante los juicios de primera y segunda instancia  no se había tratado el tema de la vulgarización del termino OSCAR en relación a estos bienes, y que por lo tanto la marca no podría revocarse tampoco con respecto a estas clases de productos.  

La Academy of Motion Arts and Sciences puede por lo tanto estar tranquila, mientras que la mercantil Media Project s.r.l. haría bien en proponer una solución amistosa del asunto. De otra forma le aconsejamos  preparase para afrontar una condena más bien salada.

1 Comentario

  1. Qe caso por Dios…me preocupa que un Juzgado pueda decir que solo porque dicha palabra esta en el Diccionario/DRAE, entonces la convierte en genérica…creo recordar que hay sentencia o sentencias que ya dicen que eso no es un criterio apropiado y por ende la DRAE ahora coloca el símbolo de registrado. En fin, hay casos que uno creería que son evidentes pero luego los jueces te sorprenden terriblemente.

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