Este artículo ha sido preparado por Hugo Alday, alumni del Magister Lvcentinvs y socio de Alhen Abogados.  

Para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, las marcas tridimensionales pueden ser sujetas a negativa de registro cuando se encuentran a criterio del examinador en los supuestos derivados de los artículos 88, 89 o 90 fracción IV de la Ley de la propiedad Industrial.

Así pues, si analizamos los artículos antes citados y que sirven para impedir el registro de las marcas que contienen formas tridimensionales que a criterio de la autoridad no son registrables por ser descriptivas, tenemos que:

Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

Artículo 90.- No serán registrables como marca:
IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

En específico, debemos entonces analizar en todas sus partes el artículo 90 fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial, para determinar si es aplicable al caso que nos ocupa o no lo es de acuerdo con los siguientes elementos:

a) No serán registrables como marca, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,

b) Que sean descriptivas de los productos o servicios que pretenden amparar;

c) Incluyendo palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, etc.

 

En este orden de ideas, dadas las características de cada marca, resulta evidente que con el criterio que actúa el IMPI, muchas veces sería imposible proteger suelas de zapatos de cualquier tipo, el estampado de llantas, muñecas, aviones, relojes, pulseras, vasos, platos, gafas de sol, billeteras, y todos los artículos que considere sean la forma convencional con la que el examinador de turno conoce un bolígrafo, lo que es un absurdo.

La marca tridimensional, como lo sería una suela de zapatos para niños, no es descriptiva en todos los casos dado que cada diseño tridimensional tiene particularidades técnicas en muchos casos, por lo que de acuerdo a lo anterior, no puede argumentarse falta de distintividad, o bien, de descriptividad de marcas tridimensionales,  tratándose de productos consistentes en tecnologías cuya naturaleza y funcionamiento no exige de alguna forma determinada, como puede ocurrir con las suelas de calzado dependen de cada tipo de calzado, del tipo de clima, del tipo de deporte de la edad de la persona y del sexo, la tecnología para escalar, para correr, para jugar futbol, para pisadas de talón o de punta, entre otras cosas.

Por ello, no puede existir una suela de zapatos que pueda considerarse descriptiva desde el punto de vista gráfico de forma general, es decir, no todas las suelas son iguales y no todas contienen la misma tecnología, pues su operatividad no depende de la manera como físicamente se decida presentarlo, pudiendo implementarse en diferentes funciones, tamaños, formas, materiales, colores o usos específicos, que precisamente serán objeto de protección de la Ley de la Propiedad Industrial, tal como señala el criterio reproducido más adelante.

En este orden de ideas, los examinadores están obligados a NO legislar, como lo hacen, y a interpretar la Ley de forma LITERAL, esto es, sin ir más allá de lo plasmado por el Legislador, para analizar si en el ejemplo de la suela de zapatos solicitada como marca tridimensional cabe en dicha fracción, dado que al no contener un nombre o denominación no describe un producto o servicio específico, ya que las suelas de zapatos son diferentes y se consideran por lo general como un elemento independiente del calzado que se trata, ya que existen suelas que pueden incorporarse en  BOTAS, TENIS, CHANCLAS, ZAPATOS DE DAMA, CHOCLOS, BOTINES CHARROS y en gran cantidad de “PRODUCTOS” en el mercado, pero no comercializarse o conocerse en el mercado como tales.

En estricto sentido, en tratándose de la suela de zapatos como ejemplo, el examinador debe irse al significado para determinar de qué se trata en la Real Academia de la Lengua Española, que define a “SUELA” como:

“1. f. Parte del calzado que toca el suelo, hecha regularmente de cuero fuerte y adobado.

2. f. Cuero vacuno curtido.

2. f. Pedazo de cuero que se pega a la punta del taco con que se juega al billar.

4. f. lenguado.

5. f. Zócalo, cuerpo inferior de un edificio u obra.

6. f. Madero que se pone debajo de un tabique para levantarlo.”

Asimismo, el examinador debe conocer bien el término “DESCRIBIR” plasmado en la fracción IV del artículo 90 de la Ley, que  de conformidad con la misma Academia se define de la siguiente forma:

“Del lat. describĕre.

Part. irreg. descrito o, Arg., Par. y Ur., descripto.

1. tr. Representar o detallar el aspecto de alguien o algo por medio del lenguaje.

2. tr. Moverse a lo largo de una línea. Los planetas describen elipses. La punta del compás describe una circunferencia.

3. tr. desus. Definir imperfectamente algo, no por sus cualidades esenciales, sino dando una idea general de sus partes o propiedades.”

En este sentido, como se observa en su definición literal una marca tridimensional de una suela de zapatos, no describe un producto o un servicio, dado que para la Real Academia de la Lengua Española “DESCRIBIR” requiere del lenguaje, con lo cual no puede considerarse descriptiva del producto y mucho menos evocativa al ser una marca TRIDIMENSIONAL.

Es necesario en este caso, resaltar el trabajo realizado por el juzgador federal en sus recientes criterios, que dan claridad a las viejas usanzas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tal como se observa:

Época: Décima Época

Registro: 2008535

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.2o.A.11 A (10a.)

Página: 2773

MARCAS DESCRIPTIVAS. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS RELATIVAS A UN BIEN, INVENCIÓN O MECANISMO PARA CUYA FABRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO SE REQUIERE DE UNA FORMA O FIGURA ESPECÍFICA.

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que no serán registrables como marca las figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, tiene como finalidad evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, impidiendo que alguno de ellos se apropie individualmente de alguna forma geométrica o figura que sea de tal naturaleza que todos los demás tengan derecho a usarla, por ser la descripción gráfica típica de algún producto o servicio determinado. Así, para que pueda estimarse actualizada la prohibición referida, es necesario que el producto o servicio en cuestión tenga una naturaleza intrínseca tal, que ciertos dibujos o formas estén indisolublemente asociados a él; es decir, que no puede ser concebido sino mediante determinadas figuras que resulten típicas, icónicas o emblemáticas, pues por su naturaleza o mecanismo de funcionamiento no admiten una representación geométrica distinta (como puede ser una esfera hablando de pelotas o balones; un círculo, tratándose de neumáticos, o un palo alargado, respecto de un bate de béisbol). Sobre tales bases, tratándose de productos consistentes en mecanismos, tecnologías o invenciones cuya naturaleza y funcionamiento no exige de alguna forma determinada (como puede ocurrir con un encendedor que sólo es un sistema de generación de fuego mediante la combinación de un combustible y una fuente de ignición, un radio de frecuencia modulada o un sistema de cómputo), no puede existir una que pueda considerarse descriptiva desde el punto de vista gráfico, pues su operatividad no depende de la manera como físicamente se decida presentarlo, pudiendo implementarse en diferentes dispositivos, tamaños, formas, materiales, colores o usos específicos, que precisamente serán objeto de protección de la Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 524/2014. Abastecimientos Plásticos y Eléctricos, S.A. de C.V. 31 de octubre de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Víctor Hugo Figueroa Carro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Ponente: María Antonieta Azuela Güitrón. Secretario: Ulises Oswaldo Rivera González.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Sobre la tesis anterior, que es la más actualizada del Poder Judicial de la Federación, rescato los siguientes elementos a considerar:

a) Tratándose de productos consistentes en mecanismos, tecnologías o invenciones cuya naturaleza y funcionamiento no exige de alguna forma determinada (las suelas de calzado dependen de cada tipo de calzado, del tipo de clima, del tipo de deporte de la edad de la persona y del sexo, entre otras coas); y

b) No puede existir una que pueda considerarse descriptiva desde el punto de vista gráfico, pues su operatividad no depende de la manera como físicamente se decida presentarlo, pudiendo implementarse en diferentes dispositivos, tamaños, formas, materiales, colores o usos específicos, que precisamente serán objeto de protección de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Por ende, no es posible encuadrar todas las marcas tridimensionales que se asemejen a una figura en el inocente de un examinador a los impedimentos de la Ley en la materia derivados de la fracción IV del artículo 90 de la ley extralimitando sus facultades.

Sostener tales acciones por parte de la autoridad sin duda vulneran el Estado de Derecho y genera responsabilidad a los servidores públicos que pretenden regular más allá de lo que la Ley les permite, al pasar por alto Principios Generales del Derecho como “donde la Ley no distingue no cabe distinguir”.

Por ello debemos estar atentos siempre al contenido de los oficios emitidos por la autoridad, dado que en su mayoría contienen incongruencias como las señaladas en este ejemplo.

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