Artículo preparado para Lvcentinvs por Jean Devaureix, alumni del Magister Lvcentinvs y abogado en PONS IP.

El pasado día 28 de abril de 2016, la Sala Séptima del Tribunal General de la Unión Europea (TG) ha dictado una sentencia que afecta a la incidencia del carácter distintivo de la marca anterior en la comparación de las marcas a los efectos del artículo 8.1 b) del Reglamento de la Marca Comunitaria (hoy, marca Europea) nº 207/2009, del Consejo.

En el caso concreto, las marcas enfrentadas eran FON (marca británica anterior nº 2421827) para productos y servicios de las clases 9, 38 y 42, y la marca comunitaria NEOFON nº 10674893 para las clases 9 y 38, básicamente, “telecomunicaciones”, y tanto la División de oposición como la Sala de recursos de la OAMI (actualmente, EUIPO) habían considerado compatibles las marcas aún reconociendo la complementariedad de los productos y la identidad de los servicios, razonando que existía un bajo nivel de semejanza pues siendo tanto FON como NEO elementos descriptivos/comunes, el elemento NEO, al estar al inicio de la denominación, introducía un factor suficientemente diferenciador entre las mismas.  

La postura del recurrente, basada en criterios del TG, se resume en lo siguiente: (i) el hecho de que la marca FON esté totalmente incluida en la marca posterior NEOFON produce una fuerte semejanza entre las marcas, (ii) el término NEO es poco distintivo al significar “nuevo” y por lo tanto pasará desapercibido al consumidor medio a pesar de encontrarse al inicio de la denominación, (iii) la sentencia del TG de fecha 29 de enero de 2013, T-283/11, NFON/FON, y por último que (iv), fonéticamente, el acento se encuentra en el término FON y no en el vocablo NEO. En definitiva, que el consumidor medio pensará que la marca aspirante es el “nuevo” servicio de FON, lo que dará lugar a un riesgo de confusión.

Pues bien, en primer lugar, el Tribunal considera que si una marca posterior incluye completamente la marca prioritaria y le añade un vocablo es una presunción de semejanza entre ellas, por lo que al estar la marca FON completamente incluida en la marca NEOFON produce, de entrada, una semejanza fonética y visual entre las marcas.

En segundo lugar, a  juicio del Tribunal, el añadido NEO no consigue desvirtuar la semejanza entre las marcas, pues a pesar de que esté al principio de la denominación NEOFON, ello no implica que el consumidor le otorgue más importancia a dicho vocablo NEO, por mucho que sea cierto que normalmente se presta más atención al elemento inicial de las marcas, ya que en este caso NEO tiene las mismas letras que FON, y no permite afirmar, como lo hace la EUIPO, que este vocablo tenga más capacidad diferenciadora que FON. El TG también razona que según la Jurisprudencia, si el elemento inicial de la denominación es un prefijo corriente, lo natural o normal es que el consumidor preste atención al elemento siguiente al prefijo, por lo que, en este caso, siendo el elemento NEO un prefijo corriente, el consumidor medio prestará más atención al vocablo FON en dicha marca NEOFON (párrafo 41 de la sentencia).

Además, el hecho de que NEO sea percibido por el consumidor como algo “nuevo” o “moderno” dará lugar a que el consumidor entienda la marca NEOFON como el nuevo “FON” (párrafo 49, final).

Por tanto, el Tribunal considera que las marcas tiene un grado medio de semejanza visual y fonética.

La Sentencia que se comenta destina un apartado especial a la semejanza conceptual, dado que en la vista celebrada el día 19 de enero de 2016 fue uno de los temas debatidos. En dicha vista el recurrente expuso que a su juicio en la sentencia FON/NFON (asunto T-283/11) se habían mezclado la comparación conceptual con el hecho de que la marca FON fuese descriptiva o no (lo que son dos cosas distintas) ya que el recurrente sostuvo en todo momento que la marca era perfectamente distintiva, ya que por ejemplo los productos protegidos por la marca nacional anterior, como “equipos de transmisión para la comunicación vía Internet, el línea o a través de una red informática”, no son teléfonos, por lo que aunque su significado sea “teléfono” para una mayoría de ciudadanos europeos (y ello produzca semejanza conceptual en el caso concreto), lo cierto es que la marca a juicio de la recurrente es distintiva porque protege productos y servicios relacionados con un sistema novedoso de negocio consistente en una red wifi compartida entre usuarios, que es el negocio que se explota en el mercado con la mencionada marca FON.

El recurrente aportó junto a la demanda una resolución de fecha 2 de marzo de 2011 de la Oficina inglesa de Marcas que declaraba distintiva la marca nacional anterior invocada por el recurrente, tras la tramitación de una acción de nulidad interpuesta por un tercero, por lo que los argumentos del recurrente estaban respaldados por una resolución favorable que declaraba la marca inglesa anterior FON distintiva para los productos y servicios que protege.

Por ello el Tribunal aclara, en el párrafo 49, que efectivamente existe una semejanza conceptual, al significar FON “teléfono” para el consumidor medio y NEOFON “nuevo teléfono”, y en consecuencia el TG declara que el grado de semejanza total (fonético, gráfico y conceptual) es medio, y no débil, como sostenía la Sala de recursos de la EUIPO.

Partiendo de esta semejanza de grado medio, el TG analiza de nuevo la existencia o no de riesgo de confusión en el caso concreto.

Y es en el apartado 57 donde trata la cuestión que fue más debatida en la vista y declara que “debe ser reconocido un cierto grado de carácter distintivo de una marca nacional invocada en apoyo de una oposición a un registro de marca comunitaria”, ya que como no es posible cuestionar su validez en un procedimiento de oposición a una solicitud de marca comunitaria, es necesario otorgarle un cierto carácter distintivo a la marca anterior, sin que pueda argumentarse que una marca anterior es descriptiva para desestimar por este solo motivo una oposición que se sigue ante la EUIPO.

A este respecto, en el apartado 59, la sentencia que comentamos trata sobre la sentencia del TG en el caso NFON/FON T-283/2011. El Tribunal afirma que la EUIPO interpreta erróneamente dicha sentencia, al entender que en la misma se dice que la marca FON es descriptiva, ya que contrariamente a ello, en dicha sentencia “NFON”” el TG había establecido que la marca era alusiva a los productos y servicios, y que era débil, pero no que tuviese “una ausencia total de carácter distintivo”.

Y siguiendo esa misma línea, el Tribunal alcanza la conclusión de que “así, aun cuando estemos en presencia de una marca anterior con carácter distintivo débil, puede existir riesgo de confusión, especialmente, en razón de una semejanza entre los signos o de los productos y servicios protegidos”.

En el apartado 64 de la Sentencia, el TG hace un importante pronunciamiento sobre el valor que se ha de otorgar al carácter distintivo de la marca anterior a los efectos del riesgo de confusión, al establecer que es un elemento más entre otros factores de los que intervienen en el análisis de dicho riesgo de confusión, por lo que no se puede aceptar la tesis de la EUIPO de otorgarle una protección limitada a una marca nacional anterior con base en un supuesto carácter débil de dicha marca anterior.

En el caso concreto, la Sentencia menciona expresamente los otros factores a tener en cuenta, como lo es que el término que acompaña a FON en la marca aspirante es un prefijo común, que no resulta en absoluto distintivo, y que el hecho de que NEO signifique “nuevo” para la mayoría de los consumidores medios de la Unión Europea refuerza la idea de la existencia de un riesgo de confusión, al pensar éstos erróneamente que NEOFON es el nuevo servicio de la marca FON.

En conclusión, desde el dictado de esta sentencia, es claro que el carácter distintivo de la marca anterior y su incidencia a los efectos de la comparación de marcas que impone el artículo 8.1.b) RMC se ha de analizar en sede de riesgo de confusión, y no al comparar las marcas, sin que además pueda ser el único factor a tener en cuenta al valorar dicho riesgo de confusión, sino que es uno más entre los concurrentes en el caso concreto.

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