Artículo preparado para Lvcentinvs por Ernesto Cebollero, alumni del Magister Lvcentinvs y abogada en Salvador Ferrandis & Partners.

Amplia es la casuística a la que da lugar la propiedad industrial. No obstante no habíamos tenido ocasión, al menos en el ámbito marcario, de comentar una sentencia que tratara sobre el que ha sido calificado en ocasiones como uno de los diez mejores inventos españoles de la historia, la fregona, y en concreto sobre una de sus partes, el mocho.

No obstante y como según dicen, para todo hay una primera vez, el objeto de este post no es otro que el de analizar una curiosa e interesante (a partes iguales) resolución dictada recientemente por nuestro Tribunal Supremo que decide sobre un conflicto “entre fregonas” (entre la representación bidimensional de un mocho y un mocho como tal, para ser más exactos). Nos referimos en concreto a la Sentencia del Alto Tribunal de fecha 25 de febrero de 2016.

Los hechos que subyacen a la misma son los siguientes. MERY Y CELIM, S.A. y ROBEST, S.L., demandaron a BETIS TEXTIL, S.A. alegando que el mocho de fregona fabricado y comercializado por la segunda bajo el nombre “GENIAL COLOR” (se incluye imagen más abajo a la derecha), infringía la marca de la Unión Europea número 006895651, la marca Española número 2684864 y el Diseño Español registrado núm. 502523-01 (los 3 con la representación que consta abajo a la izquierda) de su titularidad, además de constituir actos de competencia desleal.

Marca de la Unión Europea núm. 006895651 Marca Española núm. 2684864 y Diseño Español registrado núm. 502523-01
Marca de la Unión Europea núm. 006895651
Marca Española núm. 2684864 y
Diseño Español registrado núm. 502523-01
Producto cuestionado fregona “GENIAL COLOR”
Producto cuestionado fregona “GENIAL COLOR”

Antes de entrar en materia, decir que nos limitaremos a comentar la parte de la Sentencia que trata sobre marcas, en tanto que nos parece la más interesante.

Lo primero que llama la atención es que tanto a nivel de la OEPM como de la EUIPO se haya aceptado el registro de sendas marcas figurativas (ya adelantamos que lo son según la interpretación que en esta ocasión da el Tribunal Supremo) consistentes en la forma de un mocho de fregona, es decir de un instrumento de limpieza, para entre otros productos “material de limpieza” en la clase 21 del Nomenclátor Internacional.

En nuestra opinión, ambas solicitudes deberían de haber sido rechazadas en relación a dichos productos al carecer de carácter distintivo en tanto que se limitan a reproducir la imagen de un instrumento de limpieza, que no difiere de manera significativa de la norma o usos de ese sector, hecho que como decimos determinaría la imposibilidad de su registro en aplicación de la doctrina existente en la materia y que la propia sentencia cita “sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b) (…) reglas que son aplicables únicamente a los signos, tanto tridimensionales como figurativos, que consisten en la forma del producto y, por tanto, constituyen unos requisitos específicos que estos signos deben reunir para lograr su registro como marcas.”

En lo que respecta al fondo del asunto, tanto en primera instancia como en apelación, las pretensiones de la actora fueron desestimadas, concluyéndose que no existía infracción de marca (tampoco de diseño ni actos de competencia desleal) siendo ambos pronunciamientos confirmados en casación.

A la hora de estructurar su alegato la sentencia parte de la premisa de que, como hemos anticipado líneas más arriba, las marcas prioritarias son figurativas. Ello se debe, según se dice, a que en los certificados de registro en ambos casos no solo no se especifica que sean tridimensionales sino que se afirma que se trata de signos figurativos “en la inscripción de la marca no solo no consta su carácter tridimensional sino que al contrario se indica que se trata de un signo gráfico”.  

Al margen de que el argumento nos parezca más o menos razonable, es destacable como mero apunte, que lo que ahora se dice para justificar el carácter figurativo de sendas marcas fue obviado en casos anteriores en los que se afirmó justo lo contrario, esto es, que la marca analizada, consistente -como las que ahora nos ocupan- en la representación bidimensional de la forma de un objeto, era tridimensional. Véase en este sentido la Sentencia Tribunal Supremo núm. 1028/2008 de 22 noviembre. RJ 2009\413 caso “Boli BIC/ZAS” donde se afirmó que la marca Española número 1.935.054 de la actora era tridimensional, aunque en el SITADEX de la misma se dice claramente que se trata de una marca “mixta”.

Marca Española número 1.935.054
Marca Española número 1.935.054

Pues bien, fijada la naturaleza de los derechos prioritarios, el Tribunal compara los signos enfrentados  y concluye que no habría confusión alguna entre los mismos.

Podría considerarse que la conclusión a la que llega la sentencia, sería una muestra de que no puede existir riesgo de confusión entre una marca figurativa y una tridimensional. O dicho con otras palabras, de que la pretensión del titular registral de atacar en base a una marca figurativa un uso materializado en un producto tridimensional, no sería en ningún caso legítima al escapar a su ius prohiendi dada la naturaleza meramente grafica de sus derechos.

No obstante, en opinión de este autor lo anterior es cuando menos cuestionable. El riesgo de confusión no puede limitarse por el hecho de que el signo prioritario sea figurativo y el potencialmente infractor tridimensional. Es decir no cabe excluir automáticamente que una marca gráfica se pueda oponer válidamente a un uso infractor constituido por una forma en tres dimensiones.

Si atendemos al literal del Reglamento 207/2009 sobre la Marca de la Unión Europea observamos que a la hora de definir el ámbito de exclusión de los titulares, el artículo 9.1.b) (que tiene su análogo en el 34.2.b) de la Ley 17/2001 de Marcas) dice lo siguiente: “El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: (…) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar(…)si existe un riesgo de confusión por parte del público”.

Es decir, la posibilidad de oponerse a usos ajenos, en sede de los citados artículos, depende única y exclusivamente de la existencia de un riesgo de confusión, por el uso no autorizado de cualquier signo.

Así las cosas, entendemos que puede perfectamente existir incompatibilidad entre una marca figurativa y un uso tridimensional, siempre y cuando se den los requisitos necesarios para ello, esto es, simplificando la cuestión, que haya semejanza tanto a nivel de signos como de productos y servicios y que exista un posible error en relación con el origen empresarial de los mencionados productos o servicios.

Ello no es óbice, para que en este caso concreto, dadas las circunstancias concurrentes, se pueda considerar que no existe incompatibilidad alguna.

Y es que, añade el Tribunal, la forma del mocho carecería de cualquier tipo de distintividad y como tal no sería percibida como un indicador del origen empresarial “(…) la forma del mocho de fregona, puesto que esa forma es la impuesta por la naturaleza del producto y no identifica el origen empresarial del mismo, por lo que carece de cualquier distintividad.”.

Por ello, a la hora de llevar a cabo el análisis de confusión lo que en último caso habría que comparar no son las marcas registradas con la forma del mocho comercializado por la demandada (ya que el consumidor no percibirá en el mismo ninguna indicación de origen) sino aquéllas con el envoltorio de plástico que recubre el mocho controvertido, en tanto que es éste último el elemento que en el producto cuestionado se usa como marca y como tal identifica el origen empresarial del mismo “ha de tomarse en consideración la naturaleza del producto y la forma en que se comercializa por Betis Textil, porque sirve para determinar cuál es el signo que, cara a los consumidores, contiene los mensajes propios de la marca, con el que ha de compararse la marca registrada por la demandante”.

En términos más gráficos, lo que en última instancia debe compararse sería lo siguiente:

                         

Marca de la Unión Europea núm. 006895651 Marca Española núm. 2684864 y Diseño Español registrado núm. 502523-01

4

Siendo así, evidentemente no existiría riesgo de confusión alguno entre los signos en cuestión.

Concluyendo con lo dicho. Al margen de la cuestión de la compatibilidad entre un signo bidimensional y uno tridimensional (cuestión en la que la argumentación de la Sala nos  parece cuestionable) la decisión termina de justificar la inexistencia de infracción en el hecho de que el producto infractor no sería percibida como marca.  La sentencia es un claro ejemplo de que registrar un derecho y poder hacerlo efectivo contra usos ajenos son cuestiones completamente diferentes. Si bien es cierto que en según qué casos (cuando no hay notoriedad) lo primero es condición necesaria para lo segundo, en modo alguno es condición suficiente.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.