** Artículo preparado por José Antonio López, Socio Director de López Giménez Torres Abogados, alumni del Magister Lvcentinvs y miembro de la AAAML.

El pasado 11 de abril de 2016 fue notificada a las partes la sentencia en el asunto que enfrenta a PARFUMS CHRISTIAN DIOR S.A., LOEWE S.A. y otros contra PERFUMERÍA INTERNACIONAL S.L. y otros (Sentencia 106/2016).

Lo primero que hay que decir es que la Sentencia de referencia aún no es firme, y que el asunto no es en absoluto baladí, ya que los mayoristas demandados habían sido condenados en primera instancia a pagar en concepto de indemnización por infracción de marcas registradas cientos de miles de euros, más intereses y costas, en una Sentencia que ponía en un brete su buen nombre y hasta un modelo general de negocio en el sector de la perfumería mayorista.

Pues bien, en una extensa y fundamentada Sentencia, la AP de Madrid les ha dado la razón y, sobre la base de la doctrina jurídica del agotamiento del derecho de marca, ha revocado la Sentencia de primera instancia, estimando la apelación, y desestimando en definitiva la demanda respecto a la apelante, con imposición de costas a los demandantes en la primera instancia.

Entrando ya en el fondo del asunto, y centrándonos en la doctrina del agotamiento del derecho de marca, esta Sentencia comienza por recordar que el agotamiento del derecho de marca se encuentra recogido en el art. 36.1 de la Ley de Marcas: “el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento“.

Por tanto, una vez percibido un beneficio económico por parte del titular del derecho de marca con la primera comercialización (dentro siempre del EEE), ya no puedo controlar ni lucrarse indebidamente con posteriores re-comercializaciones de sus productos, previamente comercializados ya con su consentimiento, lo cual es una consecuencia ineludible del mercado único dentro del EEE.

Como dice la Sentencia que analizamos: “de ese modo, queda armonizada la protección del derecho de marca con la tutela de los intereses relacionados con la libre competencia o con la libre circulación de mercancías“.

Sin embargo, el alcance del agotamiento del derecho de marca está limitado para preservar otros derechos inherentes a la marca registrada. También lo recuerda nuestra Sentencia, con remisión al artículo 36.2 LM: “El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización“.

En nuestro caso, LOEWE S.A, PERFUMES CHRISTIAN DIOR S.A. y otros alegaban que concurría los motivos legítimos previstos en este artículo 36.2 LM porque existe una red de venta selectiva para la distribución de sus productos marcados. Este argumento es en principio atendible para preservar el prestigio y el valor de las marcas registradas, y nuestra Sentencia se remite aquí para justificarlo a otra Sentencia de la AP de Alicante (Tribunal de Marca Comunitaria, ahora de Marca de la UE, de 14 de octubre de 2008).

Pero la Sentencia que analizamos precisa que, frente a la alegación de los demandantes, “ha de señalarse que el argumento fundamental que supone la excepción al principio del agotamiento del derecho de marca no se basa en la inexistencia de un contrato que vincule al distribuidor con la red selectiva de la que es cabecera el titular de la marca. La inexistencia de tal contrato no es más que un indicio de que la actuación de tal distribuidor pudiera no estar amparada en las condiciones fijadas para aquella red selectiva de distribución. Es el conjunto de elementos de hecho que rodea la efectiva comercialización de los productos marcados (…) lo que otorga operatividad a la excepción del art. 36.2 LM“.

Por tanto, hay que atender a la comercialización en sí para decidir acerca de si perjudica o no al titular del derecho registrado, y le da por ello derecho a oponerse excepcionalmente a la re-comercialización de sus productos. Los criterios atendibles, quedan reflejados en la Sentencia objeto de análisis: “presentación del producto, estado del local, sistema de publicidad, estructura de disposición de productos, espacio compartido de venta de otras clases de productos, imagen de los dependientes… por ser factores que eventualmente pueden afectar al prestigio de la marca, pero no en sí mismo la falta de un contrato que vincule al distribuidor con el titular de la marca“.

La Sentencia estima la apelación, por tanto y en primer lugar, por no haberse probado que la actuación en el mercado de PERFUMERÍA INTERNACIONAL, S.L. haya afectado negativamente al prestigio de las marcas registradas. Es más, constaba cierta prueba de que no todos los distribuidores de la red comercial de algunos de los titulares de marca demandantes cumplían con los estándares supuestamente exigidos por esos mismos titulares.

Pero también ha resultado exitosa otra de las alegaciones en las que se insistió en el recurso de apelación, dado que la apelante tiene la condición de mayorista de perfumería, y por tanto no puede acabar respondiendo por hechos de otro, y concretamente de las manipulaciones efectuadas después por comerciantes minoristas que sean de su exclusiva responsabilidad.

La Sentencia en análisis recoge la argumentación al respecto de la siguiente manera: “tal ámbito de la cadena de distribución no resulta accesible al público en general, ni influye en la conformación de la conciencia de marca que este público tiene. Dichos almacenistas y suministradores no resultan afectados en modo alguno por la estrategia de presentación de los productos determinada por el titular de la marca especialmente prestigiada, ya que dicho esfuerzo del titular de la marca se refiere al escalón último de la distribución, la de la venta al consumidor final, donde se produce el impacto de la marca especialmente prestigiada en dicho mercado.

Así las cosas, recordamos que esta Sentencia no es firme y puede ser recurrida.

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