** Artículo preparado por José Antonio López, Socio Director de López Giménez Torres Abogados, alumni del Magister Lvcentinvs y miembro de la AAAML.

INDITEX S.A. consiguió en primera instancia que se condenara a otra mercantil por uso no consentido de su marca enseña ZARA. En concreto, la demandada ofrecía a través de diversas páginas web y mediante el envío de correos electrónicos que aparentaban ser una promoción de la cadena ZARA, la posibilidad de obtener un bono de 300 euros para gastar en tiendas de la cadena. Una vez se hacía click en el anuncio, en letra pequeña se informaba que para participar en un sorteo cuyo premio era el bono, era necesario suscribirse  al menos un mes a un servicio que implicaba recibir mensajes SMS bajo precio con contenido multimedia. De esa manera, se ha declarado un aprovechamiento sin justa causa del renombre de las marcas nacionales ZARA, con infracción del artículo 34.2.c de la vigente Ley de Marcas (LM).

La Sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda, y en concreto las acciones declarativa de infracción, prohibición de uso de la marca ZARA, y la indemnizatoria, rechazando la publicación de la propia Sentencia.

El problema para INDITEX S.A. es que el montante de la indemnización conferida en esa primera instancia fue de unos exiguos 91,97 euros. De ahí, seguramente, que la parte demandante apelara la Sentencia y en cambio la demandada la aceptara.

En los posts que publica quien suscribe, se procura siempre dar una visión lo más práctica posible de las novedades jurisprudenciales, que pueda resultar útil en su desempeño profesional tanto al profesional de la empresa como a los profesionales jurídicos. Por ello, nos vamos a centrar en la causa por la que la indemnización en este asunto alcanzó un importe ridículo, y bien pudo ser eventualmente esa causa un planteamiento jurídico defectuoso de la demanda inicial, ya que:

1.- Por un lado, se pretendía que se indemnizara también por infracción de marcas comunitarias, generando con ello una falta de competencia objetiva, puesto que esa petición sólo es posible plantearla ante los Tribunales españoles de la Marca de la UE, con sede en Alicante. Como es sabido, en Alicante sí que hubiera sido posible acumular acciones por infracción de marcas nacionales, pero no al revés. Y en este caso concreto, además, se alegó inicialmente que se había producido infracción también en algún otro país comunitario, como es el caso de Polonia. Acción ésta que difícilmente iba a poder prosperar, desde el momento en el que fue planteada ante un Juzgado Mercantil de la capital de España, que limitó con buen criterio su competencia al conocimiento de la potencial infracción de marcas nacionales españolas.

2.- Por otro lado, a pesar de haberse aportado un informe pericial contable para apoyar la obtención de una indemnización por causa del desprestigio sufrido por la marca, la parte demandante no interesó durante la tramitación del procedimiento información alguna de la demandada para efectuar el cálculo de la indemnización, por lo que sólo pudo probarse el importe del daño en base al informe pericial de parte presentado por la demandada, y además la AP de Madrid rechaza la aplicación subsidiaria de la regla del 1% del valor de la marca infringida, por carecer de base legal y ser un porcentaje “completamente aleatorio”.

En palabras de la Sentencia que analizamos: “El daño al prestigio de la marca debe ser cumplidamente acreditado. Que el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tenga, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, no permite tomar ese porcentaje para aplicarlo al valor de la marca y tener así por acreditado el perjuicio causado al valor de la marca como consecuencia de la infracción (…). En definitiva, no existe dato objetivo alguno que permita calcular el daño al prestigio de la marca aplicando un determinado porcentaje del valor de la marca, lo que, además no guarda relación con las concretas conductas infractoras del signo de la demandante”.

3.- La demandante configuró en la demanda inicial el canon de entrada valorado en 80.000 euros como alternativo al royalty sobre ventas por lo que, pese a ser compatibles, ya no pueden acumularse. Y el royalty sobre las ventas dio como resultado los 91,97 euros que fue condenada a abonar la empresa demandada.

Dice la Sentencia: “En las páginas 45 a 47 de la demanda se explica que se opta por el criterio de la regalía hipotética  y que, conforme al informe pericial aportado, dicha regalía se cifraba en un 9,03% sobre la facturación neta realizada por la demandada con las suscripciones conseguidas en la promoción del bono de compras en tiendas ZARA (…) No cabe duda de que en la demanda se asume el criterio de su propio perito, entre otras razones, porque sería absurdo que no lo hiciera y, en todo caso, porque de otra forma no podría entenderse cumplida la exigencia del art. 219.1 LEC (…) Tampoco podemos participar de la crítica que efectúa el apelante a la Sentencia apelada, a pesar del ridículo importe indemnizatorio resultante, cuando la parte actora no propuso prueba alguna para calcular la indemnización conforme al método por ella propuesto (…) lo que hubiera exigido, al menos, que la actora interesara de la demandada la exhibición de la documentación que estimase necesaria, lo que si bien se solicitó en la demanda por medio de otrosí, nunca fue acordado por el Juzgado ni la parte consideró oportuno reiterarlo ante el silencio del órgano judicial , limitándose la actora en la audiencia previa a proponer la documental ya aportada y la pericial con objeto de que su perito se ratificase en el informe aportado. En consecuencia, debe estarse a las ventas netas que resulten del informe pericial de la parte demandada y que han sido tomadas en consideración en la Sentencia apelada”.

Aviso a navegantes, por tanto. Y es que los profesionales jurídicos no deben olvidar nunca que incluso cuando el daño se presuma, o se pueda probar, habrá que probar también, y además, el importe exacto de ese daño, si se quiere que se condene a la otra parte a indemnizar con una suculenta cantidad a nuestro cliente, ya que de otro modo quedaremos a expensas de la valoración interesada por el demandado.

Finalizaremos aclarando que la Sentencia aquí estudiada es recurrible en casación y que, habiendo ratificado por los motivos expuestos la indemnización exigua a favor de INDITEX S.A., y a falta de otra manera de compensar a la demandante, la Sentencia finaliza admitiendo la apelación al menos respecto a la publicación de la Sentencia, y reconociendo que de ese modo que esa estimación parcial resulta ser “una reparación in natura ante la mínima indemnización otorgada, en atención al carácter renombrado del signo infringido“.

1 Comentario

  1. Interesante sentencia, tanto por el ilícito en sí, como por la pretendida ampliación de la demanda y el tema de daños.

    Respecto a la cuestión de usar un doble criterio indemnizatorio de manera acumulada siempre me queda la duda de hasta donde se “puede estirar el chicle”. Entiendo en principio que cabe la posibilidad, y así se refleja en bastante jurisprudencia. No obstante también he oído en repetidas ocasiones a varios jueces “quejarse” de este tipo de planteamientos (“pido daños y perjuicios en base al criterio A y el B, practicada la prueba en base a ambos medios me quedo con la cantidad que sea mayor”), cosa que puedo llegar a entender, en parte, desde su punto de vista.

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