La semana pasada tuvo lugar en Alicante el Transnational IP Seminar, y nuestra particular IP Insider, Gina Navarro Pérez, en su recientemente adquirida condición de Alumni, nos cuenta cómo se desarrolló.

Nadie mejor que el profesor Manuel Desantes Real podría habernos dado una calurosa bienvenida a un sinfín de ideas en el Transnational IP Seminar 2016. Inaugurando este evento, nos abrió todas las fronteras relacionadas con los principales derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, haciéndonos poner en duda lo que sabemos con certeza y dejándonos con ganas de lo mucho que nos queda por aprender.

A lo largo de estos días y de la mano de grandes especialistas en este ámbito, como Christof Karl y Michael Kobler -abogados de la firma europea Bardehle Pagenberg-, o Andy Culbert -consejero general de Microsoft-, además de un largo etcétera de profesionales, hemos podido apreciar las diferencias existentes entre la protección y la infracción de patentes, diseños y marcas en Estados Unidos y en Europa, así como las distintas formas de proceder en los juicios americanos y europeos.

Pero no todo han sido litigios, jueces y abogados. También ha sido tratado el tema de la mediación y de sus ventajas ante los inconvenientes que presentan los juicios multinacionales: altos costes, diferentes idiomas, procedimiento dilatado en el tiempo, etc. Para ello, hemos tenido la oportunidad de contar con la participación de Théophile Margellos -Presidente de las Salas de Recursos de la EUIPO y mediador-, Sven Stürmann -Asesor Jurídico del Departamento de Operaciones de la EUIPO y mediador., Richard MacBride -abogado y mediador en California-, y Lydia Esteve -mediadora y directora de UAIPIT-.

Antes de entrar en materia, cabe destacar que determinados alumnos tuvieron el privilegio de ser seleccionados por la Universidad de Washington, Waseda, Dresden, Roma Tre, la Sapienza, Center for International Intellectual Property Studies (CEIPI) y por el Magister Lvcentinvs, para ser partícipes de este Congreso de la mejor manera posible. Y es que los estudiantes, tras las presentaciones dadas por los ponentes, se reunieron en diferentes grupos, cada uno de ellos liderado por abogados con una amplia experiencia en la materia, pudiendo así poner en práctica lo aprendido en las ponencias impartidas, prepararando los argumentos de defensa y de ataque para la celebración del Mock Trial y de la Mediation Mock, que tuvieron lugar el día 24 de marzo en la majestuosa sede de la EUIPO, ex OAMI.

Y para que podáis seguir correctamente el hilo de este artículo, os haré una pequeña reseña de los antecedentes de hecho, que han sido los mismos para el Mock Trial alemán, el estadounidense, y para la Mediation Mock, pudiendo ver las diferentes líneas de defensas alegadas y los ataques empleados por los alumnos, así como las distintas resoluciones a las que se ha llegado en cada caso:

Los demandantes presentan una acción por infracción de marca y de diseño, mientras que los demandados alegan la no infracción e interponen una demanda de nulidad de dicha marca y diseño.

Empresa Husky -demandantes-:

 

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Empresa Dragon -demandados-:

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Mock Trial en Alemania

En primer lugar, el Juez pasa a analizar la validez del diseño, cediendo la palabra a Dragon, que comienza alegando lo siguiente:

  • Tratando de destruir la novedad del diseño de Husky y de demostrar la falta de carácter singular del mismo, afirma que Dragon 1 constituye estado de la técnica anterior respecto del diseño registrado de Husky. A continuación, manifiesta que al haber un amplio grado de libertad del autor -pudiendo el demandante haber diseñado una esfera circular-, la impresión general ha de ser claramente diferente entre los correspondientes diseños, siendo en este caso idéntica.
  • Intentando demostrar la no infracción, alega la absoluta simetría y armonía de la que goza Dragon 2, lo que produce una impresión general diferente en el usuario informado respecto del diseño registrado de Husky.

A continuación, es el demandante quien tiene la palabra, y basa su línea de defensa en probar la concurrencia de los dos requisitos que debe reunir todo diseño para ser susceptible de registro y de protección:

  • La novedad y el carácter singular, afirmando que su diseño registrado es nuevo, ya que ningún otro diseño idéntico -haciendo referencia al supuesto prior art de Dragon 1- ha sido accesible al público, y estableciendo que la impresión general que su diseño produce en el usuario informado difiere totalmente de la impresión general producida por el antedicho prior art.

Expuestos los argumentos de ambas partes, el Juez concede la palabra de nuevo a Dragon, para tratar el tema de la validez de la marca, alegando el demandado los siguientes extremos:

  • Falta de carácter distintivo inherente.
  • Disponibilidad de los colores: no se puede restringir el uso del color amarillo, ya que sería contrario a la libre competencia, gozando el demandante de una posición de monopolio sobre dicho color.
  • No adquisición de secondary meaning -distintividad sobrevenida-, ya que solo se ha venido comercializado un año en el mercado.

Siendo el turno de Husky, el demandante defiende la validez de su marca afirmando los subsiguientes puntos:

  • No se trata de una marca de color, sino de una marca de posición, siendo el amarillo un color poco común para los relojes, colocado en un lugar característico, que cumple perfectamente la función primordial de la marca: denota el origen empresarial de la mercantil Husky. Se aportan encuestas de las que se deriva que el 85% de los consumidores medios identifica dicho reloj con la empresa Husky. En este punto, Dragon se opone alegando que las encuestas no fueron aportadas como prueba en el momento procesal oportuno, debiendo desestimarse.
  • Adquisición de secondary meaning: debido al uso que se ha venido realizando del reloj amarillo en el mercado, los consumidores lo vinculan como originario de la mercantil Husky.
  • Corresponde la prueba de la falta del carácter distintivo al demandado, extremo que no ha sido suficientemente probado.
  • Alega el uso de su marca en la Unión Europea, probando con cifras el número de sus ventas globales en dicho territorio, y concretamente, en Alemania. En este extremo, Dragon se opone manifestando que dicha prueba no había sido entregada en el momento procesal oportuno, y por tanto, no podía ser discutida.

Efectivamente, el Juez expone que no puede entrar a valorar la prueba relativa a las encuestas realizadas ni la prueba referida al uso de la marca por los motivos antedichos.

Tras deliberar, el Juez Matthias Zigann, presidente del Tribunal Regional de Múnich I, declara la validez del diseño y de la marca, estimando que el color amarillo supone una combinación distintiva y característica que ha adquirido secondary meaning debido a su uso y a su comercialización en el mercado, alegando que hay infracción de ambos derechos de Propiedad Industrial por parte de la compañía Dragon.

Mock Trial en EEUU

A diferencia de cómo discurre el juicio en Alemania, donde los abogados basan todos sus argumentos en preceptos legales, en el juicio de Estados Unidos, los letrados hacen una introducción apasionante del caso, tratando de persuadir y convencer al Jurado de los hechos y apoyando sus argumentos legales en jurisprudencia, en lugar de basarlos en artículos y disposiciones comunitarias.

Comienza el demandante con una presentación apoteósica de los hechos, hablando de lo revolucionario y competitivo que es el mercado de Husky y de los recursos adoptados para proteger las marcas y los diseños de la compañía. A continuación, cita a los testigos que van a tomar parte en el juicio: el director ejecutivo de la empresa y la diseñadora de los distintos aparatos electrónicos.

A continuación, es el turno del demandado, que centra en mayor medida la introducción del caso en su principal línea de defensa, alegando la falta de novedad del diseño de Husky, debido al prior art que constituye Dragon 1, así como la nulidad de su marca por la carencia de distintividad que presenta el color amarillo. Igualmente, nombra a las dos personas que van a testificar: el director ejecutivo de la empresa y la experta en el impacto que las marcas y los diseños de aparatos electrónicos producen en el comportamiento económico de los consumidores.

Resuenan los tambores y comienza el tan ansiado interrogatorio, donde los abogados de ambas parten realizan un rol excelente, tratando de debilitar el testimonio contrario y consiguiendo llevar a los testigos a numerosas contradicciones. Debido a que la línea de defensa es muy similar a los argumentos esgrimidos en el juicio alemán, nos limitamos a tratar las incoherencias en las que algunos de los testigos incurrieron debido a la presión de los abogados de la parte contraria:

  • En primer lugar, el director ejecutivo de Husky, después de un caluroso interrogatorio, termina afirmando que los consumidores medios de ambos relojes son diferentes, ya que tanto la tecnología de los mismos -smartwatch y digitalwatch- como los precios son distintos. A continuación, es la diseñadora de la citada empresa quien se contradice alegando no haber visto el diseño de Dragon 1 con anterioridad, pero si reconociendo su existencia en el mercado durante los 10 años en los que se ha venido comercializando dicho reloj.
  • En segundo lugar, el director ejecutivo de Dragon, tras un intenso interrogatorio, es en la última pregunta en la que afirma erróneamente que ambos relojes producen la misma impresión general en el usuario informado, haciendo ver, por tanto, la existencia de la infracción que se imputa a dicha mercantil. Si bien es cierto que seguidamente corrige lo anterior, añadiendo que la impresión general similar a la que hace alusión, va referida a la funcionalidad de ambos relojes, y no así a su diseño.

Después de las testificales, alguna que otra moción para excluir pruebas que no se podían aportar en el juicio y los argumentos finales de ambas partes, el Jurado abandona la sala, y tras una entusiasta discusión, pasa a deliberar lo siguiente:

  • Validez del diseño de Husky e infracción del mismo por parte de la mercantil Dragon.
  • No infracción de la marca de Husky, no distintividad de la misma y no suficientemente notoria para gozar de protección frente al riesgo de dilución.

El ilustrísimo Juez Randall Rader estima, a posteriori, que su decisión coincide de forma plena con la esgrimida por el Jurado.

Mediation Mock

Una vez demostrada la complejidad que supone en determinadas ocasiones celebrar un juicio que concierne derechos de Propiedad Industrial y, tras comprobar como, partiendo de los mismos hechos, es posible llegar a soluciones totalmente diversas en distintos territorios, tiene lugar el role play de la Mediation Mock, en la que, tras varios enfrentamientos entre las partes y sus abogados, se consiguen alcanzar los siguientes acuerdos:

  • Husky concede licencias de su software a Dragon, debido a la escasa funcionalidad técnica de sus relojes, siempre que se indique que la mencionada empresa es la proveedora de dichas licencias.
  • Siendo el propósito de Husky entrar a comercializar en mayor medida y con más facilidad en Europa, Dragon le ofrece a sus distribuidores en dicho territorio.
  • La mercantil Dragon se compromete a no comerciar por más tiempo sus relojes en color amarillo.

Conclusión

Después de haber tenido la oportunidad de asistir como oyente a las magníficas ponencias que han tenido lugar estos días, así como de participar como Jurado en el Mock Trial americano, puedo asegurar de primera mano la experiencia tan enriquecedora que supone este Congreso, tanto para los estudiantes, ya que ponen en práctica lo aprendido de una forma completamente ilustrativa y divertida, como para los ponentes y jueces, que pueden compartir sus vivencias y experiencias con abogados deseosos de adentrarse en el apasionado mundo de la Propiedad Industrial e Intelectual.

En palabras de Lydia Esteve, tanto los organizadores del evento, como los distintos asistentes, quedaron ampliamente satisfechos con la concurrencia del Seminario y con la organización del mismo, afirmando con rotundidad que fue todo un éxito.

Asimismo, Toshiko Takenaka, profesora de la Universidad de Washington, con quien tuve el placer de compartir varios momentos, me hizo llegar su opinión acerca de la oportunidad de aprendizaje que este Congreso otorga a sus asistentes y lo maravilloso que es que estudiantes de diferentes orígenes puedan trabajar juntos y discutir los diferentes aspectos de la Propiedad Industrial. Con cierta aflicción, me confesó que el año que viene no estará a cargo de la celebración del Transnational IP Seminar, pudiendo éste ser el último Congreso debido a problemas de presupuesto. Si bien es cierto que, al no tratarse de una afirmación rotunda, los amantes de la Propiedad Industrial e Intelectual esperamos con anhelo la confirmación de las próximas fechas para poder asistir al siguiente Transnational IP Seminar.

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