Prometo que cuando empecé a escribir este post, la idea era hacer una reseña jurisprudencial de la Sentencia del Tribunal Supremo 620/2016 de 26 de febrero de 2016 en el asunto «Masaltos» , pero el cuerpo me pide pasar de puntillas sobre las conclusiones y centrarme en las alternativas que le quedan entonces a los titulares de marcas que ven como los competidores utilizan sus marcas como adworks o keywords.

Acerca de la Sentencia

La conclusión (ATENCIÓN SPOILER) viene a refrendar lo dicho por el Tribunal de Justicia de la UE con respecto al uso de marcas de terceros como Adwords, que será admisible siempre y cuando:

– No menoscabe las funciones de la marca

– Resulte claro para el usuario medio que los productos no proceden del titular de la marca ni de una empresa vinculada (podría subsumirse en el primero en tanto es una afectación directa a la función de indicadora de origen)

Todo ello con cita expresa de la jurisprudencia del TJUE en tal sentido, entre otras STJUE en el asunto C-323/09 “Interflora” y C-324/09 “L’Oreal”, reseña de Gil aquí.

Quien se haya quedado con ganas de más puede acudir a la reseña de la STS que publican nuestros amigos de Elzaburu aquí.

A título anecdótico recomiendo la lectura del Cuarto motivo en el que el TS afea al recurrente que invoque la infracción del art. 1104 y el estándar jurídico de la “diligencia de un buen padre de familia” en el marco de unas relaciones mercantiles.

Por ultimo, es curioso que solo siete días antes el TS se haya pronunciado en un caso referido a la misma marca “Masaltos” en Sentencia del Tribunal Supremo 516/2016 de 19 de febrero de 2016 que trae causa de una Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9 cuyas conclusiones con respecto a los Adwords son totalmente contrarias.

Desafortunadamente, en este caso la naturaleza infractora de tal uso no fue controvertida por la demandada, dado que el caso comprendía también otros tipos de uso, y el TS no se pronuncia al respecto. Sí resulta de interés la lectura del primer motivo de Casación, referido a las regalías hipotéticas y los daños “ex re ipsa”.

Competencia desleal y adwords

Asentado queda que la acción marcaria no es idónea para protegerse en aquellos supuestos en los que las funciones de la marca no quedan afectadas. Entonces ¿que alternativas les quedan a los titulares de la marca?.

Es de obligada cita (y lectura) el post Competencia desleal, Adwords y Google Ireland Ltd. de otro célebre Lvcentino, Ángel Díez Bajo pero aquí me propongo dar otra vuelta de tuerca sobre la base de sus conclusiones.

Dos, son, a mi juicio, los principales problemas que plantea el ejercicio de una acción de Competencia Desleal contra el uso de una marca como Adwork. El primero es la relación, a priori de especialidad, que rige entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal, como correctamente señala Ángel, el segundo es el encaje que debería tener tal conducta en los artículos de la LCD.

Ambos problemas están, a mi juicio, más relacionados de lo que a priori podría parecer.

Relación entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal

Sin querer entrar de manera exhaustiva en el fondo de la cuestión, tanto la doctrina como la jurisprudencia han ido gradualmente modificando la postura con respecto a la relación entre la LCD y la LM.

Lo que tradicionalmente se consideraba un concurso de leyes que se resolvía en favor de la mayor especialidad de la Ley de Marcas, parte de la doctrina lo empieza a entender como un concurso de acciones en determinados casos, atendiendo a la causa de pedir en el caso concreto.

Dicha solución es más coherente con los intereses que cada una de las leyes protege.

La acción de Competencia Desleal

Entonces, ¿qué opciones le quedan al titular de la marca?.

Si la vía por la que se opta es acudir a una acción basada en alguno de los tipos especiales de la LCD y en particular los artículos 5 (actos de engaño), 6 (actos de confusión), 7 (actos de imitación) e incluso 12 (explotación de la reputación ajena), la acción esta condenada a decaer dado que en estos supuestos se produce una identidad de causa petendi (menoscabo de las funciones de la marca) que conduciría a la aplicación de la Ley de Marcas, por su mayor especialidad, con el resultado por todos conocido.

Sin embargo, si asumimos la tesis de que el uso de una marca como Adword no afecta a las funciones de la marca, sino que puede implicar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, nos encontraríamos ante un caso paradigmático de “conducta parasitaria”, que ha sido de manera reiterada considerado subsumible dentro de la cláusula general (art 4) de la Ley de Competencia Desleal, entre otras por la STS 395/2013 de 19 de junio de 2013.

En otras palabras, el desvalor de la conducta no residiría en el daño a las funciones de la marca, sino en el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno consistente en la promoción y posicionamiento de los productos en el mercado y en particular en internet.

Siendo una conducta realizada en el mercado y con fines concurrenciales, ninguna duda cabe que el uso de una marca de tercero como Adword podría ser considerado, prima facie, un acto objetivamente contrario a las exigencias de buena fe, subsumible en el tipo general del artículo 4 de la LCD.

Sería responsabilidad del Juez determinar, en cada caso, si tal uso es compatible con el modelo de competencia económica basado en el “mérito o bondad (…) de las propias prestaciones” en palabras de la anteriormente citada STS.

Hasta la fecha, no tengo conocimiento de que nadie haya acudido a la cláusula general de la LCD para atacar el uso de Adworks, por lo que si alguien en nuestra audiencia conoce algún caso y su devenir, agradeceremos la información.

11 Comentarios

  1. Vicente!!!

    La STS MASALTOS se limita a aplicar la doctrina de la STJUE INTERFLORA. Es decir que los titulares de marcas siguen disponiendo de las acciones de la Ley de marcas siempre que los infractores realicen un «uso en el tráfico mercantil» que genere «riesgo confusión». Aquí lo explico ámpliamente: http://www.angeldiezbajo.com/la-publicidad-en-internet/

    Por cierto, has visto perfectamente cómo hay contradicción entre la STS MASALTOS y la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 9, cuya apelación se ha resuelto esta semana (nada destacable, el magistrado ponente es de refuerzo y no ha aportado absolutamente nada). Así que pronto entrará otra casación a este respecto, la nuestra. Adelanto el tema crucial: aquel que solicite un término como marca ante la OEPM y a quien ésta se lo rechace por generar riesgo de confusión con una marca anterior, no tiene más que acudir a Adwords, y seleccionar ese término que la OEPM le rechazó, como keyword para anunciarse en internet.

    • Ángel, gracias por tu comentario.

      En este post me centro en aquellas acciones que le quedan al titular de marca en los casos en los que se entienda que no hay afectación a las funciones de la marca en atención a la jurisprudencia (incluyendo por tanto el riesgo de confusión).

      En cuanto a tu post, incluyes dos puntos que son dignos de estudio detenido. El primero es dónde queda la responsabilidad de Google en estos casos.

      El segundo es si la aplicación del estándar de la realización “en el mercado con fines concurrenciales” como ámbito objetivo de la LCD podría llevarnos a una conclusión distinta a si aplicamos el “uso en el tráfico económico” que define la LM, tanto en lo referido a la responsabilidad de Google, como acertadamente apunta la Sentencia de la AP, como en lo concerniente a la responsabilidad de terceros.

      En cualquier caso, tenemos mucho que discutir (y escribir).

  2. La STS a mi criterio aplica incorrectamente el «principio de analogía», es decir, L Oreal, Louis Vutton, eBay, Interflora, etc. son marcas de Renombre, en las que no puede existir riesgo de confusión con otras marcas que usen las mismas en sus anuncios publicitarios. Sin embargo el caso de MASALTOS y MASALTOS.COM no es una marca de renombre, por lo que a mi criterio el TS no debería haber aplicado la analogía, pues las propias sentencias comunitarias dictan que no existe riesgo de confusión precisamente por ser marcas de Renombre.
    Tampoco olvidemos que las sentencias comunitarias aunque no reconocen la infracción de marcas de renombre, dejan la puerta abierta a que si que puede existir competencia desleal en cada caso que se juzgue.

    Por otro lado hay que recordar que tribunal comunitario, en los casos L Oreal, Louis Vutton, eBay, Interflora, etc. se ha olvidado por completo del Articulo 16.1 del ACUERDO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. ACUERDO SOBRE ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) que viene a establecer que cuando un tercero usa una marca y además es un se debe presumir que «existe probabilidad de confusión» cosa que el Tribunal Comunitario, pasa por alto como también pasa por alto que el uso de la marca no lo realiza un simple tercero, si no directamente un competidor de la marca.

  3. Perdón si no se entiende mucho lo que he escrito en el segundo párrafo de mi comentario anterior, pues he tenido un error tipográfico que no he percibido hasta ver publicado el comentario, sin posibilidad de editarlo.

    En el segundo párrafo quiero decir, que un uso de marca realizado precisamente por un «competidor» no es comparable al uso de buena fé que realiza un «consumidor». Un uso de marca como el que hace cualquier persona consumidora es con objeto de referenciar, dar indicaciones, describir o hablar de una marca en concreto que este se ha comprado, está usando, conoce o quiere conocer o quiere usar, mientras que el uso que realiza un «competidor» sobre una marca ajena, es un uso con una clara intencionalidad de aprovechar la reputación del nombre de la marca ajena (en el caso de MASALTOS es así), también la intención del competidor puede ser la de menoscabar la marca ajena para resaltar la suya ¿a alguien se le ocurre para que otra causa querría usar un competidor la marca ajena?. Por eso se establece el Art. 16.1 del acuerdo internacional ADPIC, que ni el tribunal comunitario ni el TS tienen en cuenta, pues en todas las sentencias comunitarias y en nuestra STS del caso MASALTOS no se distingue claramente «uso de marca» respecto si lo que se juzga es el uso de la marca ajena por el «competidor» o el «consumidor», donde está claro que el consumidor nunca hará un uso de mala fé, pero ¿el competidor también usa la marca ajena de buena fé? ¿Nos está dando a entender el Tribunal Supremo con su sentencia del caso Masaltos, que un competidor usa la marca ajena sin Mala Fe?

  4. Os agradezco enormemente la entrada en el blog y los comentarios, porque son muy inspiradores.
    La verdad es que la STS ha causado cierto revuelo, sobre todo porque la semana antes el propio TS confirmó la SAP de Madrid, que trae causa de la del Mercantil 9 que cita Angel. Así que el TS ha dicho dos cosas diferentes en dos semanas.
    Creo que el TS ha tenido la oportunidad de establecer Jurisprudencia y aclarar, de una vez por todas, este supuesto de uso de marcas como keywords (sorprendentemente el metatagging sí es ilegal pero el uso de marcas ajenas en keyword advertising no). Pero el TS ha tirado por la calle de enmedio y ha dicho que será o no legal dependiendo del caso. En este caso, la sentencia no dice que el uso de marcas es legal, como dicen algunos medios de comunicación. Lo que dice la STS esa que el uso concreto que hizo el competidor no es ilegal.
    Cosa que me sorprende porque la STS empieza diciendo que sí es ilegal, pero no permite el uso del Ius Prohibendi porque no vulnera las funciones de indiciación de origen de la marca y de publicidad.
    ¿De verdad que un competidor tuyo, que vende incluso tus mismas marcas y tu mismo producto al mismo tipo de público objetivo, no vulnera la función de origen de marca? Yo creo que sí.
    Otra cosa que me sorprende es que el TJUE dijo una vez que estas conductas no vulneran la funcion publicitaria y es algo que los jueces dan por sentado y nadie discute. ¿De verdad que utilizar una marca ajena en publicidad no vulnera la función publicitaria? ¿Hay algún acto más mercantil y comercial en las marcas que hacer publicidad? He explicado este argumento en varios juzgados diferentes, y aunque he ganado varios de estos casos, todos los jueces rechazan este motivo porque lo dice el TJUE.
    Y no hablemos ya de la función de la inversión, que nadie sabe muy bien lo que es (espero que se me entienda el sarscasmo).
    Parece que el TS dice que es válido el uso de una marca ajena cuando no se use la marca como marca, algo que yo creo que es imposible.
    También me sorprende haber perdido este pleito en Alicante contra un competidor directo y haberle ganado a ese mismo competidor, por los mismos hechos pero con diferentes marcas, en Granada. Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada (Rollo de Apelación 157/14), sentencia de 9 de mayo de 2014.
    Tanto esa sentencia como la SAP de Granada de 14 de marzo de 2014, estimaron la vulneración de marcas al haberse utilizado como palabras clave.
    Ocurre igual con la del Mercantil 9 que citó Angel Díez, y con una que conseguimos en Bruselas, (Sentencia del Tribunal de Comercio de Bruselas de 19 de junio de 2012).
    Son 4 sentencias que tienen como actor a Masaltos.com y que han sido estimadas, siempre por vulneración de marca.
    El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante tiene otro criterio. El nº 2 estimó en dos ocasiones la existencia de vulneración. La AP de Alicante se posicionó en el criterio del Mercantil 1, aun cuando me concedió la medida cautelar del cese del uso de las marcas como palabra clave en este asunto que acabo de perder en el TS (AAP Alicante de 8 de marzo de 2013).
    ¿Cuáles son las vías a utilizar? Pues todas.
    Desde mi punto de vista siguen habiendo que ir por vulneración marcaria.
    De forma complementaria o subsidiaria, por Competencia Desleal (arts. 4, 6 y 12)
    A mayor abundamiento, como decimos los abogados, Ley General de Publicidad, ya que la publicidad es ilícita por parasitaria y por adhesiva.
    Otro dato a tener en cuenta es el Juzgado competente.
    Existe muy poca jurisprudencia en España, así que lo más razonable es intentar que sea competente alguno que se haya pronunciado previamente y evitar otros Juzgados que, bien porque han desestimado ya varias demandas, bien porque no tiene conocimiento de este tipo de supuestos, puedan no darnos la razón.
    De todas formas, lo que me gusta de esta STS es que no dice que se puede utilizar una marca libremente, sino que ha sido ese uso concreto el que no es ilegal, puesto que cita mis otras sentencias y les da total validez.
    Para lo que sea, ya sabéis donde estoy.
    Un placer escribir aquí.

  5. La inseguridad jurídica de dichas dos sentencias contradictorias, respecto al uso de marcas en Google por competidores, está servida.

    Ya comenté en mi blog algunas de las setencias comunitarias que TS ha tomado como referencia respecto al uso de marcas en google (http://perito.biz/usar-marcas-google/), al repecto cabe recordar que el tribunal comunitario no se pronuncia sobre «Competencia desleal» y solo se pronucia sobre la (Infracción de Marca) y su riesgo del confusión con el uso de «marcas de renombre».

    En resumen, los tribunales comunitarios vinieron a decir que no se puede considerar una (Infracción de Marca) el uso de marcas de renombre, pues con marcas de renombre un consumidor no se puede confundir al no existir ese «riesgo de confusión», pues nadie puede confundir una marca de renombre muy conocida, y por tampoco puede existir la «infracción de marca».

    En el caso de «Masaltos» a mi criterio no es de aplicación el «principio de analogía» que aplicado el TS a los casos comunitarios del TJUE en cuanto a la infracción de marca, por no ser la marca juzgada «masaltos» una marca de renombre como las juzgadas en los casos comunitarios, y por tanto no podemos afirmar que no existe el riesgo el confusión.

    Siempre existe la presunción de «riesgo de confusión» tal y como establece el Art. 16.1 del Acuerdo Internacional ADPIC.

    Es imposible considerar de «Buena Fé» el uso de la marca registrada por un competidor ajeno.

    A mi criterio solo se pueden realizar dos tipos de uso de la marca registrada:

    1. Usos de «Buena Fe», realizados por un consumidor, titulares, colaboradores, informadores y distribuidores de Marca (Art. 37.b de la LM)
    2. Usos de «Mala Fe», realizados por un competidores directos a esa marca.

  6. Estimados Antonio y Pedro,

    Muchas gracias por vuestros comentarios, el objetivo de todos los que hacemos el blog es que sea una herramienta viva y un espacio de debate.

    En general el tema desde un punto de vista marcario presenta varias inconsistencias tanto en la Jurisprudencia europea como en la nacional, entre otras las que poneis vosotros de manifiesto.

    Coincido con Antonio en que se realiza un deficiente análisis de la afectación a las funciones de la marca y que un análisis un poco más detenido debería llevar a una conclusión diferente tanto con respecto a la función de inversión como a la publicitaria (aunque en este caso el vínculo lo haga un algoritmo).

    Asumido lo anterior, está claro que debería ser de aplicación el artículo 16.1 ADPIC y toda la Jurisprudencia referida a los supuestos de doble identidad, como señala Pedro, sin que el hecho de que la marca sea renombrada pueda obstaculizar este extremo.

    Dicha solución, tristemente, recuerda mucho a la que hemos tenido (y seguimos teniendo) en ciertos casos en la vía penal, en la cual el renombre de la marca en muchos casos perjudica al titular. Ya sabeis, aquello de «es imposible que el comprador asuma que está comprando un producto proveniente del titular…»

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