Llevábamos varios meses sin hincarle el diente a la jurisprudencia patria, dado que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado últimamente en demasiados casos relacionados con Propiedad Intelectual de relevancia, pero las SSTS de PI, como las desgracias y los goles de la MSN (aquí), nunca vienen solas.

En las últimas semanas se han dictado tres Sentencias de interés para nuestros lectores: la presente Sentencia del Tribunal Supremo 34/2016 de 4 de febrero de 2016 en el asunto “Cointreau” que viene a asentar los criterios jurisprudenciales del TJUE con respecto a la distintividad adquirida y el uso de la marca, la anecdótica STS de 7 de marzo de 2016 en el asunto Champín y finalmente la Sentencia del Tribunal Supremo 620/2016 de 26 de febrero de 2016 en el asunto “Masaltos”, cuyo resumen e implicaciones podéis ver aquí.

Hechos

Cointreau es titular de la marca internacional 553.499, con efectos en España en clases 32 y 33.

Imagen 1

Vidrierias Masip y Destilerías La Vallesana fabrican y comercializan y comercializan, respectivamente, envases altamente similares al objeto de la precitada marca internacional.

Cointreau demanda solicitando la declaración de infracción, cesación de las conductas infractoras, retirada del tráfico de los productos infractores y aquellos elementos publicitarios que los incluyen, la destrucción de tales objetos, indemnización de daños y perjuicios y publicación de la condena.

Primera y segunda instancia

Tras un sobreseimiento por cosa juzgada y la posterior acumulación de autos de otro procedimiento, el Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona declaró la nulidad de la marca por constituir forma usual y estandarizada en el comercio para productos en clases 32 y 33. (art 5.1.d Ley de Marcas).

La sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, revocó la Sentencia de primera instancia:

– Estimando la caducidad de la marca internacional para la clase 32,

– Estimando asimismo la existencia de infracción por parte de las demandadas, condenándolas a “cesar en la realización de los actos infractores; a abstenerse de actos de comercio que impliquen el uso del signo distintivo de COINTREAU; a retirar del tráfico económico los envases que infringen (…) y los catálogos y demás elementos publicitarios en los que aquéllos aparezcan y a destruir los envases en cuestión que tuvieran en stock y los retirados del tráfico” ,

– Desestimando las restantes pretensiones de ambas partes, y;

– Sin expresa imposición de costas.

Las demandadas interpusieron Recurso Extraordinario por Infracción Procesal, basados en cuatro motivos y Recurso de Casación, con base en dos, siendo admitidos por el Tribunal Supremo.

Sentencia del Tribunal Supremo

Recurso Extraordinario por Infracción Procesal

– Primer motivo, cosa juzgada: concurriendo identidad subjetiva, el TS hace decaer el motivo por falta de identidad objetiva, en tanto en el litigio anterior, la actora no ejerció acción alguna en base a la marca internacional 553.499.

– Segundo motivo, vulneración de derechos fundamentales: el TS rechaza de plano el argumento de que el órgano de instancia basó sus conclusiones en que la marca controvertida era de naturaleza tridimensional y no gráfica, al entender que es una cuestión que no fue controvertida por las propias demandadas recurrentes en instancia.

– Tercer motivo, vulneración de derechos fundamentales: entienden las recurrentes que el órgano de apelación incurrió en error en valoración de la prueba, al valorar erróneamente la prueba de la distintividad del signo, referida a la marca comunitaria nº 697.656. El Alto Tribunal rechaza el motivo en tanto la Audiencia expresamente pone de manifiesto la diferencia y descarta que tal circunstancia interfiera en el reconocimiento de la marca.

– Cuarto motivo, vulneración de derechos fundamentales: también entienden las recurrentes que al valorar la precitada prueba el órgano de instancia incurrió en irracionalidad o arbitrariedad, argumento también rechazado por el Supremo por entender que el examen y el razonamiento del órgano de apelación queda suficientemente reflejado en la Sentencia.

 Recurso de casación

– Primer motivo, infracción del 5.1.d) LM prohibición de registro de signos habituales o genéricos: alegan las demandadas que la sentencia recurrida no “no valora la presencia en el mercado de la botella litigiosa como envase usual o habitual para la presentación de licores de distintas procedencias”.

Artículo 5 Prohibiciones absolutas

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

(…)

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

Entiende el Tribunal Supremo que en el caso de las marcas tridimensionales la valoración de las prohibiciones de registro ha de hacerse de manera diferente y que por tanto, la aplicabilidad del artículo 5.1.d) a estas exige que la forma sea ontológicamente identificativa de la categoría de productos desde su propia existencia como tales.

A mayor abundamiento, en el presente caso, considera el Alto Tribunal que el signo ha adquirido carácter distintivo por su uso en el mercado.

– Segundo motivo, infracción del artículo 39.1 LM uso de la marca: En suma las recurrentes alegan que la parte actora no ha acreditado el uso de la marca objeto de litigio, sino de su marca comunitaria, que difiere de la primera en el nombre en relieve y la etiqueta.

Imagen 2

El TS, afirma que la propia literalidad del artículo 39.2 LM admite el uso de la marca conjuntamente con elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca. Asimismo y con expresa cita de la STJUE en el Asunto C-12/12 “Colloseum Holding” y otras, ratifica la jurisprudencia comunitaria (europea) que afirma que el uso de una marca es posible a través del uso de otra marca.

 Y así es como, gracias a la magia de la preclusión de alegaciones, el TS ha terminando supliendo con su interpretación las deficiencias que presenta el artículo 5.1.d) LM al aplicarse a las marcas tridimensionales, siendo la marca objeto del litigio una marca de naturaleza gráfica.

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