Artículo preparado para Lvcentinvs por Katarzyna Gibas, alumni del Magister Lvcentinvs y abogada en Salvador Ferrandis & Partners. Una versión en ingles del artículo se puede encontrar en el blog “SFP – News and Views” .

Las rayas o franjas en los zapatos y otro tipo de prendas han sido, durante mucho tiempo, uno de los diseños más populares que intenta convertirse en marca registrada, a pesar de la falta de coherencia de la OAMI en decidir qué signo traspasa el umbral del carácter distintivo mínimo y la reticencia del Tribunal General a aceptar marcas de este tipo, salvo en casos en los que el titular pueda demonstrar que la marca haya adquirido distintividad debido a su uso.

Uno de los fracasos recientes de la industria en registrar como marca rayas en la parte lateral de un zapato ha sido la solicitud de protección en la Unión Europea del registro internacional nº 932758 presentada por K-Swiss en la clase 25 y consistente en el siguiente signo:

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La Sentencia del Tribunal General de 4 de diciembre de 2015, T-3/15, “K-Swiss Inc. v OAMI”, confirmó una decisión anterior de la OAMI que establece que el anterior signo carece de carácter distintivo, de acuerdo con el artículo 7(1)(b) del Reglamento 207/2009 sobre marca comunitaria (RMC).

El Tribunal indicó que el signo en cuestión consiste en una simple yuxtaposición de cinco franjas paralelas e inclinadas, el tamaño de las cuales varía para ajustarse al tamaño de la parte lateral del zapato y, como tal, es banal siendo “improbable que adquiera carácter distintivo simplemente porque está situado en la parte lateral del zapato”.

Respecto a la posición especial de la marca en el zapato, el Tribunal señaló que es una práctica común entre los fabricantes de los zapatos utilizar diseños simples en la parte lateral de los mismos y que la colocación del signo en cuestión en este elemento particular del producto probablemente no atraerá la atención del público relevante. Como consecuencia, el signo en cuestión, colocado sobre la parte lateral del zapato, no puede ser, en la opinión del Tribunal, “inmediatamente considerado como una indicación del origen empresarial de los productos de los que se trate”.

Asimismo, el Tribunal entendió que no hay información ni prueba suficiente que permita determinar que “el consumidor medio ha aprendido a establecer un vínculo automático entre el signo colocado sobre la parte lateral del zapato y un fabricante determinado y que este consumidor necesariamente percibirá, por tanto, cualquier forma geométrica colocada sobre la parte lateral de un zapato deportivo como una marca”.

La anterior conclusión fue alcanzada a pesar del argumento de K-SWISS de que los vendedores muestran en sus tiendas las partes laterales de los zapatos en los que aparecen las marcas y a pesar de que Adidas ha logrado, de hecho, educar a los consumidores a prestar una atención especial a los diseños situados en las partes laterales de los zapatos y reconocerlos como signos de un origen empresarial concreto, siendo este un hecho bien conocido.

Pero ¿qué ocurriría si un signo de características similares estuviese colocado sobre una parte distinta, más sorprendente, del zapato? Sería una solución al problema?

No lo fue para KEDS LLC a la que nuestra firma representó ante la OAMI durante el procedimiento de solicitud de registro de la marca comunitaria nº 011196003 representada abajo:

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El anterior signo de dos franjas fue rechazado por la Sala de Recursos en su decisión de 20 de enero de 2014 (Caso R 798/2013-2) a pesar del hecho de que estuvo colocado sobre la suela del zapato, lo cual fue un lugar todo menos común, de acuerdo con la extensa prueba aportada por el solicitante con el fin de demostrar que ningún otro fabricante en el mercado identifica sus productos colocando diseños de rayas sobre la parte delantera de la suela del zapato.

En otra decisión, una franja de cuatro rayas con forma de diamante, colocada justo encima de la suela, tal y como se muestra en la imagen reproducida más abajo, no fue considerada por la Oficina como una “característica lo suficientemente destacable como para ser percibida y memorizada como una indicación de origen empresarial”. Como resultado, la solicitud de marca comunitaria nº 008578114 presentada por K-SWISS fue rechazada:

3La insistencia de K-SWISS en solicitar diversas marcas de posición para zapatos podría haber sido alentada por la decisión de de 3 de junio de 2003 (Caso R 813/2002-1) en la que la Sala de Recursos admitió que el signo consistente en una combinación de 2 rayas oscuras paralelas con una longitud de aproximadamente un cuarto de la parte delantera del zapato y la ausencia de cualquier otro elemento o cualquier otra raya en el resto del zapato, le permite al consumidor a percibir la marca como una indicación de origen y guiarse por la misma a la hora de adquirir los zapatos en el futuro. Como consecuencia, la marca reunía el mínimo de carácter distintivo exigido para el registro conforme al artículo 7(1)(b) RMC.

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Un enfoque más flexible fue también adoptado por la Oficina durante el examen de la siguiente marca comunitaria nº 014258883, aceptada tan sólo el pasado noviembre de 2015:

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La descripción facilitada por el titular dice siguiente: “Marca de posición que consiste en una representación gráfica de fantasía situada en los laterales del calzado. La configuración del calzado mostrado con líneas de puntos no forma parte de la marca, y se muestra únicamente con fines de colocación”. Esperemos que la marca no haya sido aceptada debido a que las palabras “franjas paralelas” han sido sustituidas por la palabra “fantasía”.

Los anteriores ejemplos demuestran una preocupante falta de coherencia en la práctica de la OAMI y lo realmente difícil que es para los usuarios del sistema comunitario discernir si es el especial diseño de las rayas o su especial posición en el zapato lo que convierte un signo en más o menos registrable.

El Tribunal General parece inclinarse por lo primero cuando dice, en la decisión aquí comentada, que “aceptar que todas las formas geométricas, incluso las más simples, tienen carácter distintivo porque están colocadas en los laterales de los zapatos deportivos les permitiría a algunos fabricantes apropiarse de las formas simples, y sobre todo decorativas, que deben permanecer disponibles para el resto de los operadores en el mercado, con excepción de las situaciones en los que el carácter distintivo del signo ha sido adquirido debido a su uso en el mercado”.

Lo que está claro es que hay una línea muy delgada entre lo que se considera un “elemento decorativo banal” y un signo que alcanza el grado mínimo de distintividad exigido por la normativa.

En caso de duda, será el grado de intensidad de uso de un signo en el mercado que decidirá en última instancia sobre su admisibilidad al registro, de acuerdo con las siguientes conclusiones del Tribunal que, dicho sea de paso, ofrecen más bien poca consolación a aquellos propietarios de marcas que desean adquirir derechos exclusivos y prioritarios lo antes posible:

“Por otro lado, es posible que, incluso si algunas formas geométricas simples situadas en el lateral del zapato permiten al consumidor medio establecer un vínculo entre el producto que incorpora dichas formas y un fabricante específico, el valor distintivo de dichos signos se explica menos por su posicionamiento en el producto y más por su intenso uso en el mercado”.

Entonces, ¿qué estrategia deberían adoptar los propietarios de marcas si lo que quieren es adquirir derechos exclusivos sobre formas geométricas colocadas sobre sus productos pero prefieren evitar un procedimiento largo y costoso que podría finalizar con el rechazo de la solicitud?

Aquí unas sugerencias:

1. Olvidarse de formas consistentes en rayas paralelas o de las rayas en general

2. Considerar la posibilidad de registrar el signo como una marca nacional en los Estados Miembros de la UE, en vez de o además de una solicitud de marca comunitaria, con la esperanza de encontrarse con un enfoque menos restrictivo respecto al exigido umbral de distintividad

3. Considerar la posibilidad registrar el signo como un diseño industrial, especialmente en casos urgentes, teniendo en cuenta que a nivel europeo, no existe un examen previo de novedad o carácter singular. Una vez el diseño haya sido registrado, se puede continuar con el registro de la marca con más tranquilidad, con la posibilidad de recopilar previamente prueba suficiente acerca de la existencia de distintividad adquirida del signo debido a su uso intensivo en el mercado.

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