Tras unas semanas de retiro en parte forzoso y en parte voluntario volvemos a tomarle el pulso a la actualidad jurisprudencial del TJUE que, dicho sea de paso, no se ha prodigado mucho en este comienzo del año.

En la Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 2015 en el Asunto C-163/15 “Youssef vs Breiding” el Tribunal se pronuncia, mediante cuestión prejudicial, acerca de la oponibilidad a terceros de las licencias no inscritas.

Hechos

Breiding es el licenciatario, desde enero de 2011, de una licencia, no inscrita, sobre la marca comunitaria ARKTIS, que el señor Youssef Hassan usó a través de dos de sus empresas para comercializar, en octubre de 2009 y octubre de 2012, productos protegidos por la precitada marca, en concreto, edredones de plumas.

Tras una serie de requerimientos, el señor Hassan, accedió a firmar en febrero de 2010 un documento en el que se comprometía a abstenerse a utilizar el signo ARKTIS para ropa de cama, bajo pena de incurrir en una infracción de naturaleza contractual.

El Tribunal de Primera Instancia validó dicho acuerdo y condenó al señor Hassan a destruir los productos falsificados e indemnizar al demandante.

En fase de recurso, el señor Hassan basó su defensa en la no inscripción de la licencia en el registro y acerca del artículo 23.1 del RMC versa la cuestión prejudicial.

Cuestión prejudicial

Las cuestiones prejudiciales que se plantean son:

1. ¿El artículo 23.1 RMC impide que el licenciatario no inscrito pueda ejercer una acción por violación?, y;

2. ¿Se opone tal artículo a que el licenciatario pueda ejercitar, en virtud de representación, los derechos del titular de la marca frente al infractor?

Decisión

Acudiendo a una interpretación sistemática el TJUE argumenta que el contenido de los artículos 17, 19 y 22 RMC debe entenderse solamente referida a aquellos terceros que tengan o puedan tener derechos sobre la marca en tanto objeto de propiedad (Título II, sección 4 “La marca comunitaria como objeto de propiedad”).

Y por tanto, en un caso como el presente, “el artículo 23, apartado 1, primera frase, del Reglamento, (…) tiene por objeto proteger a quien tiene o puede tener derechos sobre una marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad. (…) (y por tanto) no se aplica a una situación como la del litigio principal en la que un tercero, al falsificar la marca, vulnera los derechos conferidos por la marca comunitaria”.

Concluyendo que el licenciatario puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia, aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro, y dejando sin responder a la segunda pregunta.

Este es un claro ejemplo de cómo en ocasiones la voluntad de reinventar la rueda lleva a conclusiones que incluso no se corresponden con la argumentación desarrollada.

Si seguimos los argumentos, la conclusión debería, al menos, incluir el matiz de excluir de tales acciones de violación a las que se ejercieran contra aquellos terceros que tengan o puedan tener derechos sobre la marca”.

Parecería más coherente acudir al viejo principio (tan viejo como el Derecho Registral) de que el registro es condición necesaria de oponibilidad a terceros de buena fe, y que por tanto en casos de mala fe (de libro) como el presente no es necesario el registro para oponer la licencia a terceros.

Pero eso sería demasiado simple. Y nos haría perder ese aura de “enfant terrible” que tenemos todos los que nos dedicamos a la PI.

Buena semana.

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