**Artículo preparado para Lvcentinvs por Tomás Barber Giner, alumni del Magister Lvcentinvs**

Como es sabido, la Unión Europea cuenta con su propio sistema sui generis de protección de denominaciones de origen (DOPs, IGPs e IGs, referidas en lo sucesivo de forma conjunta como “DOPs”), articulado en torno a cuatro reglamentos que se corresponden con las cuatro categorías de productos sobre las que, actualmente, es posible obtener protección:

1. Determinados productos alimenticios y productos agrícolas no alimenticios (actualmente, en virtud del Reglamento n° 1151/2012);

2. Vinos y vinos espumosos (actualmente, en virtud del Reglamento n° 1308/2013); y

3. Bebidas espirituosas (actualmente, en virtud del Reglamento n° 110/2008).

4. Productos vitivinícolas aromatizados (Reglamento nº 251/2014).

Sobre la agenda legislativa de la Unión está la extensión de esta protección a productos artesanales (véase la reciente resolución del Parlamento Europeo aquí). Igualmente, se está trabajando sobre un proyecto de simplificación del sistema de protección que reúna en un mismo instrumento legislativo la regulación de las DOPs de las diversas categorías de productos.

Sin embargo, antes de la implantación de este sistema sui generis de protección, muchos Estados miembros contaban con su propio sistema de protección nacional de DOPs. Por este motivo, los primeros reglamentos que articularon el sistema de protección a nivel comunitario preveían un mecanismo de transición que permitía, durante un periodo de tiempo determinado, la inscripción en los correspondientes registros comunitarios de aquellas DOPs que hasta el momento gozaban de protección nacional. Transcurrido este periodo, la protección comunitaria debía obtenerse a través de un procedimiento de registro del propio sistema comunitario, previsto en tales reglamentos (y que, dicho sea de paso, a día de hoy sigue siendo largo y complejo).

La cuestión que ha acabado planteándose ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) es si aquellas DOPs que no fueron inscritas en el periodo transitorio ni posteriormente registradas conforme al procedimiento de registro comunitario pueden subsistir, conforme a su propio régimen de protección nacional, en coexistencia con las DOPs protegidas a nivel de la Unión, y lo que es más, si su protección puede ser invocada, por ejemplo, como derecho de base anterior para oponerse al registro de una marca comunitaria.

En particular, en una cuestión prejudicial que versaba sobre el Reglamento 510/2006 (antecesor del Reglamento 1151/2012; ambos sobre DOPs de productos alimenticios y agrícolas), se preguntó al TJUE si dicho Reglamento se oponía “a la protección, prevista en el Derecho nacional o en un tratado bilateral, de denominaciones (…) cuyo registro no ha sido solicitado de conformidad con el mencionado Reglamento pero que, en principio, están incluidas en el ámbito de aplicación del mismo” (aquí, la expresión “incluidas en el ámbito de aplicación del mismo”, se refiere a que tales DOPs protegidas a nivel nacional tenían por objeto productos de la misma categoría, esto es, productos agrícolas y alimenticios). Es decir, se preguntaba si el Reglamento 510/2006 tenía “carácter exhaustivo”, usando la terminología empleada por el propio Tribunal.

La respuesta del TJUE tuvo lugar en la Sentencia de la Gran Sala de 8 de septiembre de 2009, en el asunto C‑478/07 (‘Bud’), y fue clara: el Reglamento 510/2006 revestía carácter exhaustivo, y por tanto “dicho Reglamento se opone a la aplicación de un régimen de protección (…) que atribuye a una denominación, reconocida como denominación de origen según el Derecho de un Estado miembro, una protección en otro Estado miembro en el que tal protección se reclama de un modo efectivo, cuando la referida denominación de origen no haya sido objeto de una solicitud de registro al amparo del mencionado Reglamento.

Los argumentos del TJUE para llegar a tal conclusión son convincentes. Se apoyó, en este sentido, en el sexto considerando del Reglamento nº 510/2006, en el cual se afirma la necesidad de adoptar un “enfoque comunitario” y “más uniforme” (párrafo 108 de la STJUE 08/09/2009, C‑478/07).

Asimismo, se indicó, por iniciativa del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, que el carácter exhaustivo del régimen de protección previsto en los Reglamentos nos 2081/92 y 510/2006 lo acredita asimismo el denominado “procedimiento de registro simplificado”, el régimen transitorio al sistema sui generis para la protección de las denominaciones nacionales existentes (al que nos hemos referido antes). Pues bien, según el Abogado General español y el propio TJUE, “una disposición de este tipo no tendría sentido si los Estados miembros pudiesen conservar en todo caso sus propios regímenes de protección” (párrafo 120 de la STJUE 08/09/2009, C‑478/07).

Además, la Sentencia del TJUE en el asunto C‑478/07 “Bud” niega expresamente que la finalidad del Reglamento 510/2006 sea la de establecer “junto a normas nacionales que pueden continuar existiendo, un régimen complementario de protección de las indicaciones geográficas cualificadas”, sino que su finalidad es, según el propio TJUE “prever un régimen de protección uniforme y exhaustivo para tales indicaciones” (párrafo 114 de la Sentencia).

Tras esta decisión, la OAMI entendió que el carácter exhaustivo del Reglamento nº 510/2006 (hoy sustituido y derogado por el Reglamento 1151/2012) no podía constituir una singularidad en el conjunto del sistema sui generis de protección de DOPs a nivel de la UE, y entendió que también los reglamentos de las otras categorías de productos debían considerarse exhaustivos. Además, la OAMI considera que el régimen de DOPs de la UE reemplaza a la protección nacional de dichos productos (véase aquí el apartado de las Directrices de la Oficina dedicado a las DOPs como derecho anterior en el sentido del art. 8(4) RMC).

En este contexto, la reciente Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 18 de noviembre de 2015, en el asunto T-659/14 (“Port Charlotte”) ha causado gran revuelo al afirmar, en su párrafo 44, que la protección que ofrece el Reglamento nº 491/2009 (aplicable a vinos) no tiene carácter exhaustivo.

Ciertamente, la Sentencia Port Charlotte, en su párrafo 41, admite que el artículo 118 quaterdecies, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 491/2009[1], “regula de manera uniforme y exclusiva tanto la autorización como los límites, y en su caso la prohibición de la utilización comercial de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas por el Derecho de la Unión”, a pesar de lo cual, reconoce en su párrafo 44 que la protección conferida a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas (protegidas) en virtud del Reglamento nº 491/2009, (…) puede ser completada por el Derecho nacional pertinente que confiera una protección adicional”.


[1] Cuando el TGUE se refiere a los arts. 118 (quaterdecies, quindcies, etc) del Reglamento nº 491/2009 en la Sentencia “Port Charlotte” en realidad debería referirse al Reglamento nº 1234/2007. El objeto del Reglamento nº 491/2009 es modificar el Reglamento nº 1234/2007, de modo que su contenido esencial son nuevos preceptos que pasan a incorporarse al Reglamento nº 1234/2007 –entre ellos los tantas veces citados arts. 118–. En todo caso, hoy el Reglamento nº 1234/2007 ha sido derogado y sustituido por el Reglamento nº 1308/2013. Sin embargo, a los efectos de facilitar el seguimiento de la Sentencia en este comentario a la misma, continuaremos el error del TGUE y nos referiremos al Reglamento que cita el TGUE tal y como lo hace en la Sentencia “Port Charlotte”.


En apariencia, la Sentencia “Port Charlotte” del TGUE contradice lo asentado por el TJUE en la Sentencia “Bud”, al negar el carácter exhaustivo de los reglamentos de protección de DOPs a nivel de la UE o, como mínimo, considera que el reglamento de vinos supone una excepción a dicho carácter exhaustivo (así lo han entendido, por ejemplo, nuestros amigos de IPKat en esta entrada).

Más allá de esta aparente y posible divergencia entre el TJUE y el TGUE a cuenta del término “exhaustivo”, lo cierto es que los razonamientos de una y otra sentencia no sólo no se contradicen, sino que de ellos cabe extraer algunas conclusiones conjuntas (y ello a pesar de la complejidad de esta materia):

1. No cabe reconocer la protección de aquellas DOPs que existan en estados miembros únicamente conforme a regímenes nacionales (y que no hayan sido objeto de registro conforme al sistema de protección de la UE). Este sería el caso de aquellas DOPs que, siendo anteriores al sistema de protección de la UE, no fueron registradas conforme al procedimiento simplificado (dentro del periodo transitorio) ni registradas posteriormente conforme al sistema ordinario, o bien aquellas otras que hayan sido reconocidas ex novo por un sistema nacional al margen del sistema de la UE.

En efecto, a lo que se opone el Reglamento 510/2006, según la Sentencia “Bud”, es a la protección de una denominación de origen en virtud de la legislación nacional “cuando la referida denominación de origen no haya sido objeto de una solicitud de registro al amparo del mencionado Reglamento” (párrafo 129). En consonancia con la Sentencia “Bud”, la Sentencia del TGUE en el asunto “Port Charlotte”, admite que el Derecho nacional pueda tenerse en cuenta a los efectos de completar la protección de las DOPs, siempre y cuando se trate de DOPs protegidas en virtud del reglamento de vinos (párrafo 44). Por tanto, en lo que parecen coincidir ambas sentencias es en que no cabe tener en cuenta la legislación nacional si la DOP en cuestión no se encuentra protegida también al amparo del sistema sui generis de la UE.

2. No cabe tampoco aplicar la legislación nacional, aunque sea sobre la base de una DOP registrada conforme al sistema de la UE, sobre aspectos ya regulados por los reglamentos de la UE de protección de DOPs. Especialmente, tal y como se señala en el párrafo 38 de la Sentencia “Port Charlotte” –previa cita, precisamente de la Sentencia “BUD”, lo que refuerza la concordancia entre ambas resoluciones— las condiciones precisas y el alcance de esa protección se establecen exclusivamente por el artículo 118 quaterdecies, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento. Es decir, el ámbito de protección del que gozan las DOPs es materia reservada a los reglamentos de la UE.

3. La Sentencia “Port Charlotte” concluye que, en un supuesto en el que se respeten las dos conclusiones anteriores (que se trate de DOPs protegidas según el sistema de protección propio de la UE y que las disposiciones nacionales que se invocan no se solapen con las ya reguladas por los reglamentos de la UE aplicables a la categoría de productos de la que se trate) la protección conferida a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas (protegidas) en virtud del Reglamento nº 491/2009 (…) puede ser completada por el Derecho nacional pertinente que confiera una protección adicional”. De esta última conclusión parece inferirse que la legislación nacional puede aplicarse también en lo que respecta al alcance de la protección de las DOPs siempre que amplíen, pero no restrinjan la protección que otorgan los Reglamentos de la UE, por lo que el alcance de protección según el régimen uniforme de la UE sería “de mínimos”.

La DOP objeto del litigio en el asunto “Port Charlotte” era la DOP “Oporto”. Sin embargo, la protección también se extiende a los términos <<porto>> o <<port>> dado que, en virtud de la legislación portuguesa, éstos términos se consideran equivalentes a el término protegido por la DOP. Estos términos se beneficiaron del mecanismo de protección automática para “denominaciones de vinos existentes” en el momento de la creación del sistema de protección sui generis de la UE (en virtud del art. 118 vicies del Reglamento nº 491/2009, en relación con el art. 54.4 del Reglamento nº 1493/1999 por el que se establece la organización común mercado vitivinícola). El TGUE estima que la Sala de Recurso hizo bien en reconocer tales términos pero, en virtud de lo afirmado anteriormente respecto a la posibilidad de completar la protección de las DOPs con la aplicación del Derecho nacional, le recrimina que no valorara también “las reglas pertinentes del Derecho portugués reguladoras de las denominaciones de origen «porto» y «port» y la práctica decisoria de los tribunales y de las autoridades portuguesas en ese sentido”.

En el caso concreto, además, resulta que la Sala de Recurso se encontraba en la obligación de tener en cuenta la normativa y la práctica decisoria nacional por cuanto el apelante había fundado sus pretensiones en el art. 8(4) RMC que, como es sabido, permite oponerse al registro de una marca sobre la base de un signo como una DOP si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo: (…) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior”.

Lo anterior supone un claro varapalo a la Sala de Recurso que, en el párrafo 14 de la Decisión recurrida, había afirmado tajantemente que la legislación nacional que regulara la protección de las DOPs ya no podía ser invocada (afirmación exenta de todos los matices que han sido comentados en este artículo):

The protection of appellations of origin for wines is exclusively governed by Council Regulation No 491/2009. It has become the exclusive competence of the European Union. Besides this Regulation national law protecting geographical indications can no longer be invoked”.

Por lo demás, la Sentencia “Port Charlotte” resulta de interés por el análisis que realiza sobre si la marca objeto de la controversia “Port Charlotte” invade o no el ámbito de protección del que goza la DOP “Port” (también protegida como “Porto”), previsto en el art. 118 quaterdecies del Reglamento n° 1308/2013. A este respecto, el TGUE concluye que no existe infracción y pues el Tribunal estima que el consumidor no establecerá un nexo entre el signo “PORT CHARLOTTE” y la DOP “Oporto”. Resultan particularmente interesantes los razonamientos que se exponen a continuación.

Por un lado, se sostiene que dicho signo no supone un uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido –supuesto recogido en el apartado 2, letra a), inciso i)–. En el párrafo 66 de la sentencia se concluye que no pueden constituir productos comparables –tal y como exige el precepto– un vino o un vino de licor (producto protegido por la DOP “Porto” o “Port”) y una bebida espirituosa como el whisky. A mayor abundamiento, el TGUE destaca “que las bebidas espirituosas está (sic) sujetas a un régimen de protección distinto del de los vinos y deben cumplir exigencias diferentes para poder beneficiarse de esa protección”.

Respecto a la comparación de los signos en cuestión “PORT” y “PORT CHARLOTTE”, en el párrafo 71 de la Sentencia se razona que “leído en conjunto como una unidad lógica y conceptual, será comprendido por el público pertinente como la designación de un puerto que tiene el nombre de una persona llamada Charlotte”. A ello añade el TGUE que el público “no advertirá el elemento «port» como un elemento distinto o disociable del elemento «charlotte», sino como un calificativo directamente ligado a dicho término”. Este análisis sirve para desestimar no sólo la concurrencia el supuesto de infracción del apartado 2, letra a) del art. 118 quaterdecies del Reglamento (uso directo o indirecto del término protegido en producto comparable), sino también para concluir que no existe “evocación”, supuesto de infracción previsto en el apartado 2, letra b) del mismo artículo.

Como resultado de lo anterior, el TGUE, sin modificar la Decisión recurrida de la Sala de Recursos (tal y como pedía el demandante de forma principal), anula la Decisión impugnada. Así pues, permaneceremos atentos a un posible recurso ante el TJUE (que, desde luego, sería clarificador del difuso panorama dibujado hasta ahora por la jurisprudencia comunitaria respecto al sistema de protección de las DOPs) o, en su defecto, a la nueva Decisión de la Sala de Recurso (que, previsiblemente, variaría su postura en cuanto a la toma en consideración del derecho portugués, pero no modificaría el sentido de su decisión).

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